专利申请及发明专利审查意见答复

1 专利申请及发明专利审查意见答复

一、专利

1.内容：包括发明、实用新型、外观设计

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

2.特征：

（1）独占性，即是指拥有专利可以独占市场，没有专利权人的允许，任何人都不得为生产经营目的制造、使用、销售、许诺销售、进口该专利产品或依照其专利方法生产该产品。见专利法第十一条规定：

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。(许诺销售是指马上发生的销售行为，如展示)

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

（2）时间性：发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年。发明成果只在专利保护期限内受到法律保护，期限届满或专利权中途丧失，任何人可无偿使用。

（3）地域性：一项发明在哪个国家受到法律保护，别国则不受法律保护。

（4）新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出 2 过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（注意：先申请专利，后发表论文）

（5）创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

（6）实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

3.职务发明与非职务发明（见法第6条，细则第12条）

第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。（非职务发明是指在没有利用单位物质条件，如设备、资金、未公开技术资料等的情况下完成的，发明内容与他本职工作及单位指派的科研任务无关的发明）。

细则第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造； （三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

发明人的权利：署名权、一奖两酬，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提 3 取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。

4、专利申请注意事项：类型选择；自己还是委托代理机构，代理机构目前无明确的分类；素材包括内容：A、名称、B、技术领域、C、背景技术、D、发明内容：目的、方案、有益效果E、附图说明、F、具体实施方式。详见细则第17条：

第十七条 发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容： （一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域； （二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件； （三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果； （四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明； （五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。

发明或者实用新型专利申请人应当按照前款规定的方式和顺序撰写说明书，并在说明书每一部分前面写明标题，除非其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型。

发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚，并不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语。

实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图。（撰写时要清楚完整，要使得本技术领域的技术人员看了后能实施，少出错，错了难修改，因有超范围规定）。申请受理后必须先交申请费，费用交纳见细则第93条、94条、95条。

5.专利的审查和批准

实用新型：申请—初步审查—批准授权

发明专利：申请—初步审查—公布—实质审查—批准授权 4 （1）授权条件见法第22条（即三性新颖性、创造性、实用性，不予授权见法5、25条。

第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。）

第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

（2）发明专利申请时可以同时提出实质审查请求及要求提前公布（见法第34条）

（3）发明专利要使其能被批准主要点是其创造性，需国内外检索。

6．PCT国际专利申请

PCT国际申请是申请人向国外申请专利的一种形式。PCT申请分为两个阶段：国际阶段和国家阶段。国际阶段：向各个国家申请专利的前期文献检索和初步审查工作由国际局来承担；国家阶段：由该申请指定进入的国家专利局分别进行实质性审查和批准专利工作。哪个国家批准专利即在哪个国家获得保护。提交PCT申请前，申请人一般应先申请中国专利，在中国专利申请的一年内，以中国专利申请作

为要求优先权的基础申请PCT。（从优先权日起算30个月要进入国家阶段）。

向国外申请专利：专利法第二十条 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。 5 中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

7．发明专利申请审查中所发现的一些问题：

（1）丧失新颖性：先发表论文、自己以前申请的、审查员检索到的。

（2）未充分公开，有的是为了保密，有的是认为别人都懂没有写清楚，应写得能让本领域内的技术人员能实施（审查员能看懂），也即说明书未作出清楚、完整的描述，由于修改不能超出原权利要求书和说明书所记载的范围，这一类审查意见答复特困难。

（3）不属于专利保护的客体（法第25条（二）智力活动的规则和方法）（见《专利法》对计算机软件保护）。

（4）审查过程：如果说明书写得清楚、完整，审查员又未检索到对比文献，只是文字上一些缺点则专利申请可批准。有对比文献，则与第一篇对比文献比较，相同点不同点，不同点则会用第二、三篇文献比较，如还有不同点则会是用常规技述来否定你专利申请的创造性。

二、计算机软件保护

与计算机软件有关的法律保护形式主要有商业秘密保护、《合同法》保护、《商标法》、《著作权法》保护、《专利法》保护等几种。

1．《专利法》对计算机软件保护：

计算机文档和计算机程序本身（或称“纯粹的计酸机程序”）在中国就不属于专利保护对象。《专利法》保护发明构思，《著作权法》保护表达形式。《专利审查指南》中所列出的“智力活动的规则和方法”明确包括了“计算机程序本身”。但与计算机程序相关的产业技术发明，它可以是产品的发明或是方法的发明，属于专利保护对象。与计算机程序相关的产业技术发明专利申请的审查规则：

第一步判断是否属于“智力活动的规则和方法”；第二步判断是否属于“技术方案”（三特征：“技术问题”、自然规律的“技术手段”、符合自然规律的“技术效果”）。

2．《著作权法》保护按《计算机软件保护条例》通过“计算机软件著作权登记办法” 6 第十二条 申请软件著作权登记的，可以选择以下方式之一对鉴别材料作例外交存：（一）源程序的前、后各连续的3０页，其中的机密部分用黑色宽斜线覆盖，但覆盖部分不得超过交存源程序的5０％；（二）源程序连续的前１０页，加上源程序的任何部分的连续的５０页；（三）目标程序的前、后各连续的3０页，加上源程序的任何部分的连续的２０页。文档作例外交存的，参照前款规定处理。

文献检索：

/ 国家知识产权网

上海市知识产权信息平台

三．发明专利审查意见答复

发明专利：申请——初步审查——公布——实质审查——批准授权。

1.发明专利申请进入实质审查程序后，审查员在第一次审查意见通知书中，通常给出三种结论性意见:

（1）存在形式缺陷(肯定性结论意见):审查员只提出申请文件中的形式缺陷，申请人遵循审查员的意见或建议做出修改后，可望授权；对这种类型即是指审查员进行实质审查文献检索，未检索到与申请的发明专利技术方案接近的专利文献和非专利文献，存在形式缺陷，答复简单，一般作法是按审查员要求修改，不要节外生枝的作主动补正而超范围。

（2）存在实质性缺陷和次要缺陷(不定性结论意见)：审查员是经过检索，引用对比文件，对专利申请文件的新颖性或者创造性提出质疑，要求申请人陈述该专利申请可以授权的理由，要修改权利要求书（如权利要求1技术特征全部被对比文件所公开即缺少新颖性，而权利要求2的技术特征未被公开，则修改权利要求书，将权利要求2补入到权利要求1,就解决了新颖性的问题）。

（3）没有授权前景，整个申请存在实质性缺陷(否定性结论意见)：审查员认为专利申请中没有可授权的内容，对这种类型，由于涉及专利申请撰写时的失误，比如公开不充分等，很难在实质审查程序中得到补救。又如不属于专利保护的客体（法第25条（二）智力活动的规则和方法）,在学校中以计算方法出现的专利申请较多。（因对申请文见的修改应当符合专利法第三十三条的规定《第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利