创造性审查意见答复中如何活用-预料不到的技术效果

浅谈创造性评判中“三步法”的灵活运用作者：汪安来源：《经营者》 2020年第2期汪安摘要创造性评述时，为了判断要求保护的发明相对现有技术是否显而易见，通常需要用到“三步法”。

在最接近现有技术的选择过程中，应在准确理解专利申请的发明构思的基础上，按照整体原则，从技术领域、解决技术问题、技术效果以及公开特征的多少等多个方面对现有技术进行审视。

关键词创造性评判“三步法”一、引言“三性”审查是我们审查时最常见的一种情况。

指南中明确指出，所谓发明的创造性，就是与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

突出的实质性特点就是指对所述技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是显而易见的。

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照3个步骤进行，也就是我们常说的“三步法”。

二、最接近现有技术的选择创造性评述时，为了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常需要用到“三步法”。

首先，确定最接近的现有技术；其次，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；最后，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在具体审查案子时，到底是选择技术领域最相近的作为最接近的现有技术，还是选择公开特征最多的作为最接近的现有技术，要视具体的案情而定。

案例1：最接近的现有技术的选择案情介绍：本申请涉及一种SAR（合成孔径雷达）图像中海冰运动特征的提取方法，以弥补现有技术中的提取方法效率低、精度差等缺点。

笔者通过检索，检索到了一篇文献（文献1），其公开了一种SAR图像中海冰运动特征的提取方法，但具体方法与本申请的方法不一致。

另外检索到了一篇文献（文献2），其方法步骤与本申请的基本一致，但没有公开其可以运用到SAR图像中海冰运动特征的提取中。

于是在确定选用哪篇文献作为最接近的现有技术时，笔者有点拿捏不定。

后来带教老师说，在确定最接近的现有技术时，并不一定要生搬硬套，只要看哪样的结合更有说服力，说理起来更加透彻，能更加让申请人信服，这样的结合方式都是可以的。

——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起越王轶杜国顺[1]摘要：预料不到的技术效果在创造性评判中扮演着何种角色是一个值得探讨的问题。

如何厘清预料不到的技术效果与显而易见性判断之间的关系、掌握预料不到的技术效果的认定方式以及对比实验的审查方式均对创造性评判具有重要意义。

实践中，针对上述问题在认识上的分歧直接导致创造性评判标准在专利行政和司法的不同审级中执行上的不一致，甚至评判结论大相径庭。

本文拟由铁素体系不锈钢案入手，透过该案所涉及的两审法院和复审委合议组之间观点的异同，结合国外专利审查实践，以客观公正地评价发明创造的智慧贡献为目的，探究对上述争议问题的解决之道。

关键词：创造性预料不到技术效果显而易见性“三步法”对比实验一、引言在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44％，认为其专利取得了预料不到的技术效果[2]，从而推翻了专利复审委员会和市第一中级人民法院的观点。

早前，市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性[3]。

两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判术效果的认定和针对“预料不到的技术效果”的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。

在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不理清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。

本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。

专利创造性判断中意料不到技术效果的认定作者：石必胜来源：《中国知识产权》2014年第04期《专利审查指南》在专利创造性判断相关章节规定了“判断发明创造性时需考虑的其他因素”，其中包括发明取得了预料不到的技术效果。

在专利创造性判断过程中，为什么要考虑意料不到的技术效果？什么时候考虑意料不到的技术效果？意料不到的技术效果是不是充分条件？如何认定是否取得意料不到的技术效果？本文拟结合专利授权确权审判实践对上述问题进行简要分析。

一、为什么要考虑意料不到的技术效果之所以在专利创造性判断过程中考虑是否取得意料不到的技术效果，是因为专利创造性判断应当遵守综合原则。

综合原则是指在判断发明和实用新型是否具备创造性时，不仅要考虑技术解决方案本身，而且要考虑要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。

按照专利创造性判断综合原则，发明创造的技术问题、技术手段或者技术效果中只要有一项是非显而易见，技术方案整体上都有可能是非显而易见的。

按照综合原则，在有的情况下，以本领域技术人员常见的技术手段实现了本领域技术人员意料不到的技术效果，也可能使得发明或实用新型在整体上具备创造性。

在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果，是符合专利创造性判断的综合原则的。

用途发明的创造性判断很明显地体现了前面所述的综合原则。

已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。

在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。

如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性，但如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则按照综合原则来看，这种用途发明在整体上相对于本领域技术人员是非显而易见的，具备创造性。

例如，将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该用途使得该发明在整体上是非显而易见的，因此具备创造性。

浅谈专利申请创造性审查中对于补充实验数据的审查思路摘要：对于专利申请创造性审查中申请人提交的有关证明发明产生了预料不到的技术效果的补充实验数据，审查员应当予以审查，首先初步审查补充实验数据的证据资格是否满足合法性、真实性和关联性的要求；其次重点审查补充实验数据对于申请具备创造性的证明力。

如果补充实验数据所证明的技术效果能够从原始申请文件公开的内容中得到，并且能够证明本申请要求保护的技术方案产生了预料不到的技术效果，则应当认可所述技术方案具备创造性。

关键词：补充实验数据创造性预料不到的技术效果由于生物或化学领域属于实验科学，技术效果的可预测程度较低，通常需要依赖实验证据予以证实。

因此，在生物或化学领域专利申请的创造性审查过程中，申请人经常会针对审查员发出的申请不具备创造性的审查意见，提交补充实验数据，特别是提交补充的对比实验数据，以期证明本申请由于区别技术特征的存在使得本申请相对于现有技术取得了预料不到的技术效果，从而具备专利法规定的创造性。

然而，对于这类补充实验数据在专利申请创造性审查中如何考量，现行的《专利法》和《专利专利审查（2010）》中缺乏明确的规定，因而在实际专利审查中仍然存在很大的争议，审查标准难以统一。

本文简单探讨了补充实验数据在实际专利申请创造性审查过程中应当考量的因素，并结合多个复审案例进行分析，以期给生物或化学领域的审查员提供一个可参考的审查思路，同时为专利申请人和代理人在撰写申请文件时应当公开的程度提供一定的指引。

一、我国现行的《专利审查指南》关于补充实验数据的审查规定《专利审查指南》（2010）（下文称“指南”）在第二部分第十章第3.4节第（2）项记载了判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑[1]。

国家知识产权局局令第七十四号公布了关于修改《专利审查指南》的决定，自2017年4月1日起施行。

其中，在指南第二部分第十章第3节中新增第3.5节，将第3.4节第（2）项移至第3.5节并作修改，第3.5节的内容如下：关于补交的实验数据判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量在某些技术效果难以预期的技术领域，例如医药化学领域，“预料不到的技术效果”这一创造性判断的辅助考虑因素在审查中被普遍使用。

但是，审查实践中“预料不到的技术效果”对创造性判断的影响以及如何认定“预料不到的技术效果”尚存在困惑和分歧。

“预料不到的技术效果”与非显而易见性的关系1.二者是有机统一体我国专利审查指南（下称审查指南）规定，发明是否具备创造性，通常应当根据审查基准进行审查。

当申请存在某些辅助判断因素时，例如发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得了成功，这些因素应当予以考虑，而不应轻易作出发明不具备创造性的结论。

如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。

从审查指南的上述规定可以看出，对于按照审查基准判断属于非显而易见的发明，其必然通过特定技术手段解决了特定技术问题，也因此会产生某些有益的技术效果，此时，通常不需要再专门考察发明技术效果的进步性。

而对于技术方案与已有技术接近，实质性特点不突出的发明，需要特别关注发明的技术效果，如果技术效果出乎意料的好，则能够使发明具备创造性。

可见，在创造性的判断过程中，考虑发明的技术效果有利于正确评价发明的创造性。

有学者认为，辅助判断因素考量的是发明的技术贡献，当判断者对发明技术信息和发明背景信息掌握不完全时，只能通过辅助判断因素来综合衡量创造性的高度。

辅助判断因素，一方面可以用于帮助判断者获得完整的技术信息，另一方面实际上是利益平衡的一个筹码。

笔者认同这种观点，实际上，是否产生预料不到的技术效果不应当是创造性判断的单独因素，而应通过发明实际解决的技术问题和技术启示的确定，蕴含于非显而易见性的判断过程中，或在非显而易见性的初步判断后，用作衡量发明人所做出的技术贡献与其获得的保护是否相称的辅助考虑因素。

通常而言，预料不到的技术效果体现于发明实际解决的技术问题，同时影响技术启示的强弱。

意想不到的技术效果对创造性判断的影响一项发明是否具有创造性应该综合考虑多个因素后作出总体上的评价，其中一个因素的存在并不一定足以确认或否定创造性。

在审查实践中，国内外都将效果 ( 特别是意想不到的效果 ) 作为创造性判断的一个重要因素。

审查指南第二部分第四章5.3规定：当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

此部分对发明取得的预料不到的技术效果作了解释，即发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。

这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

例如，现有技术公开了某化合物，而申请请求保护该化合物的立体异构体，则只有当该立体异构体具有预料不到的技术效果时，才认为该立体异构体具有创造性。

此处涉及的预料不到的技术效果可以是：某一对映异构体的活性出乎预料地好；或者某一对映异构体与其外消旋混合物活性相当，但毒性非常低；或者某一对映异构体具有与其外消旋混合物完全不同的活性。

作为发明具有创造性依据的预料不到的技术效果应当符合下列条件：1.该预料不到的技术效果应当是发明要求保护的技术方案所具有的。

即使说明书中记载了某种预料不到的技术效果，但如果导致该效果产生的技术特征未记载在发明要求保护的技术方案中，则不能认为发明具有预料不到的技术效果。

如，说明书记载了含有活性成分A的注射液，当注射液的pH调解至4.5-5.0时，所述溶液具有澄清且稳定的技术效果，该效果是本领域技术人员根据现有技术所意想不到的。

然而，当独立权利要求只保护含有活性成分A的注射液时，由于其保护的技术方案中未记载导致该意想不到的技术效果的技术特征——“pH调解至4.5-5.0”，因此，该权利要求保护的A的注射液因显而易见性而不具备创造性。

只有将“pH调解至4.5-5.0”这一必要技术特征补入才能使该独立权利要求具备创造性。

[[讲座5]关于创造性审查意见的答复一、引言专利法第一条明确提出：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。

根据这一理念，审查工作的核心就是要保护发明创造。

所以创造性审查是审查程序中的重点。

涉及创造性的通知书，通常争议点在于发明创造相对于最接近现有技术是否显而易见，如何抓住要点答复创造性问题，使申请人或代理人与审查员的沟通更加有效，还需要双方共同探讨。

虽然申请人或代理人在答复创造性的问题上，已经积累了丰富的经验，但还会存在一些答复意见，例如夹杂了若干与创造性意见不相关的内容，或所做的答复不符合专利法意义上的规定，如此影响了答复效果，既不利于申请的走向，又不利于审查程序的节约。

本文结合具体案情，针对若干创造性的答复案例，分类讨论其达到的答复效果，初步探讨了针对不同情况，如何针对性的撰写答复意见以取得较好的答辩效果。

答复创造性时，申请人通常的答辩方式有：未修改权利要求，仅陈述意见阐述发明相对于对比文件具有创造性；修改权利要求，同时陈述意见认为修改后的技术方案具有创造性。

如何作出有效的修改或选出最有利的陈述角度以克服创造性的缺陷，以下将结合案例进行讨论。

二、案例分析（一）忽略专利法有关创造性的规定和审查基准，创造性的答复意见没有实质意义【案例1】一种“镀镍废水排放前的快速检测”的方法其特征是：1.1、使用一种特殊试剂，使特定金属离子在溶液中进行显色反应；1.2、被测液和标准液在显色反应前均将pH值调为7.8-10.0为最佳；1.3、被测液和标准液在加入显色剂混匀后，均应尽快地连续摇动200次以上，使其完全显色；1.4、检测结果分三种：被测液显色重于0.5mg/L的标准液颜色为“不合格”；被测液颜色相当或略浅于0.5mg/L的标准液颜色为“合格档”；被测液颜色相当或浅于0.3mg/L的标准液颜色为“良好档”。

一通采用对比文件1评述创造性，对比文件1公开了反应前调整pH为10-11，与本发明保护的7.8-10.0具有公共的端点。

发明专利申请的审查意见答复技巧发明专利申请是创新者保护其发明成果并实现经济价值的重要手段。

在发明专利申请审查过程中，申请人常常会收到审查意见，并需要进行答复。

下面，将针对发明专利申请的审查意见答复技巧进行详细介绍。

仔细阅读审查意见。

在收到审查意见后，首先需要仔细阅读并理解审查意见的内容。

审查意见通常会指出发明申请中存在的问题、对相关技术的不了解或存在的疑问等。

只有充分理解审查意见，才能有针对性地进行答复。

深入分析审查意见。

对于审查意见中指出的问题，需要进行深入的分析和研究。

如果审查意见认为发明申请中已经存在相似的技术或专利，申请人需要仔细比对相关技术和专利，分析其与申请发明的差异之处，并说明自己的发明创新点。

只有通过深入分析，才能更好地进行答复，并有效驳斥审查意见中的问题。

接下来，合理、清晰地进行答复。

对于每一个审查意见，申请人应该进行有条理的答复。

答复内容应该结合专利法律法规和相关技术知识，用专业术语进行说明，以更好地解释发明创新点，理直气壮地反驳审查意见。

答复需要逻辑清晰，表达准确，尽量避免长篇大论和废话。

在进行答复时，还可以适当地引入相关的专家意见或科学试验结果，增强答复的可信度和说服力。

应该注重审查意见的关注程度和优先级。

在回复审查意见时，应该注重解决审查意见中对重要问题的回应。

如果审查意见中提到了专利的可实施性、创新性或技术效果等关键点，申请人应该优先对这些问题进行答复，并且将回复的重点放在这些问题上。

只有解决了审查意见中的重要问题，才能更好地推动发明专利的审查通过。

需要持续跟踪和沟通。

在提交答复后，科技成果所有者还应积极跟踪审核结果，并与审查员进行沟通。

如果审查意见中提到的问题还没有得到解决，可以通过电话、邮件或面对面的方式与审查员进行沟通，并协商解决方案。

通过持续的跟踪和沟通，可以及时了解审核进展和问题，并及时进行补充材料或修改申请来满足审查要求。

应用以上技巧并结合实际情况，能够更好地进行发明专利申请的审查意见答复。

浅析发明技术效果的撰写和有效的意见答复作者：孙思等来源：《中国知识产权》2014年第09期发明的技术效果对于发明是否具备创造性具备重要的意义。

本文通过案例分析探讨了在发明技术效果的撰写和意见答复时需要注意的一些问题，并给出了相关的建议。

一、引言关于发明专利申请创造性的审查，《专利审查指南》明确规定：审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有显著的进步，所谓显著的进步是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

另外，《专利审查指南》还规定：当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

从规定可以看出：技术效果是判断发明是否具备创造性的关键因素。

本文通过分析专利审查中的四个案例，就申请人如何撰写发明的技术效果以及有效的通过论证发明的技术效果以答复创造性审查意见做一些简单的探讨，希望能给相关的专利工作者提供一些实际可行的工作思路。

二、实际案例分析1、通过撰写发明的技术效果以突出发明的创造性案例1：权利要求1请求保护一种用于合成生物柴油的催化剂制备方法。

根据检索得到本申请背景技术提供的文献1可认为是最接近的现有技术，权利要求1与文献1的区别在于特征A，而背景技术提供的文献2已经给出了采用特征A的技术启示。

为了提高催化剂的稳定性，本领域技术人员很容易想到将文献2的特征A替换文献1的制备方法以获得催化性能更优的催化剂。

假如申请人在撰写申请文件时，根据自身所检索和掌握的现有技术知识，能有针对性的进行对比实验，对比本申请催化剂与最接近的现有技术文献1的催化剂在催化活性上的差异，找到本申请催化剂较现有技术的催化剂在某些性能上的提高，而这些性能上的改进是本领域技术人员依据现有技术所无法预料的，那么当申请人将这些技术效果和对比试验数据撰写在本申请说明书中，本申请催化剂就由于产生了某些预料不到的技术效果从而使得本申请具备突出的实质性特点和显著的进步，进而具备创造性。

发明专利申请的审查意见答复技巧在发明专利申请中，申请人经常会收到专利局发来的审查意见，而要通过审查，就需要对审查意见进行回复。

审查意见回复需要仔细考虑，采取适当的回复策略，才能达到最终申请获批的目的。

以下为发明专利申请的审查意见答复技巧：1.认真分析审查意见收到审查意见后，要认真分析审查员所提出的问题。

这些问题可能与申请人的技术领域相同，也可能与申请人的技术领域不同。

对于不熟悉的技术领域，申请人可以请教专业人员，以便更好地理解和回答审查意见。

2.针对性回答审查意见在回复审查意见时，要针对性地回答审查员所提出的问题，并提供具体的技术解决方案。

同时，还要注意回答中必须要明确阐明申请人的发明与专利局所引用的现有技术之间的区别和优势。

3.需慎重引用文献在回复审查意见时，申请人常常会引用文献来论证发明的新颖性和创造性。

在引用文献时，需要慎重选择。

首先需要保证引用的文献真实存在，并且与发明相关，不得使用无关或假冒的文献。

其次，要保证文献的内容与发明的特点相符，不能在回答中将文献的内容逆向解读，否则可能会被审查员驳回。

4.避免与专利法相悖在回复审查意见时，要避免与专利法相悖，不得进行故意欺骗或误导性陈述。

如果申请人被发现有违规行为，可能会被扣除专利权或者受到处罚。

5.简明扼要表述意见在回复意见时，不要篇幅过长或用非常规语言进行描述，也不应该使用过于复杂或模糊的语言。

应简明扼要地将回答的内容清晰、准确和具体地阐述清楚，确保审查员能够简单明了地理解申请人的解决方案。

6.可能需要展开申请领域范畴如果认为自己的申请内容尚未获得批准，申请人可能需要考虑展开申请领域范畴，提供更具体的技术方案，这样可以更好地保证申请的合法性和获准的几率。

但是，若扩大申请范围过于广泛，可能会导致审查员将其视为超出了专利保护范围，甚至可能被判定为不可行的发明。

发明专利申请的审查意见回答是一项繁琐而重要的工作，需要申请人仔细分析审查意见、针对性回答问题、避免与专利法相悖，同时也要简明扼要地表述回答。