涉外贴牌加工与商标性使用

从一则案例谈如何界定涉外定牌加工贸易中的商标侵权作者：敬丽华来源：《对外经贸实务》2014年第08期随着中国改革开放和全球经济一体化进程的加快，国际分工呈现出以产业链为基础生产的强劲趋势。

在这一发展进程中，中国依靠质优价廉的劳动力比较优势，推动了加工贸易的发展，然而因涉外定牌加工而引发的商标侵权贸易摩擦也呈多发态势，引起了人们的普遍关注。

本文以无锡艾弗国际贸易有限公司鳄鱼商标侵权纠纷案为例，依据2014年5月1日实施的《商标法》，对服装定牌加工贸易中商标侵权行为进行分析。

一、案情介绍2009年12月2日，无锡艾弗国际贸易有限公司与韩国艾弗公司签订了一份《加工合同》，由无锡公司加工一批女士牛仔裤，数量3500条，单价11.3美金。

此前，无锡艾弗公司一直从事服装定牌加工业务，并且多年接受韩国艾弗公司、韩国亨籍公司的委托订单，加工经（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据订单全部出口至韩国，在中国国内不进行任何销售。

2010年2月10日，无锡艾弗公司收到上海海关作出的《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知其在上海外高桥港区海关报关出口的棉制梭织女士牛仔裤涉嫌侵犯香港鳄鱼恤有限公司所拥有的“crocodile”注册商标专用权，海关已暂扣该批女士牛仔裤。

无锡公司收到告知书后随即向海关提出异议，并在2010年3月17日向浦东法院提起诉讼，请求法院确认其不侵犯香港鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

据悉，香港鳄鱼恤有限公司上世纪80年代初开始进入大陆开展业务并成功注册了25类“CROCODILE”商标。

时至今日，香港鳄鱼恤公司依然是鳄鱼商标在中国大陆的唯一合法拥有者。

法庭上，无锡艾弗国际贸易有限公司（简称原告）认为，牛仔裤上使用的“Crocodile”及图商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托原告在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国。

涉外定牌加工商标侵权问题探析田宜鑫摘要：随着国际经济贸易和科学技术的不断进步和发展，涉外活动日趋便捷与频繁，跨境侵犯知识产权的法律问题也接踵而至。

涉外定牌加工商标侵权问题便属于其中一种典型情形，在我国学界与司法实践中长期存在争议。

以相关司法判例，如“ＰＲＥＴＵＬ”案、“东风”案为切入点，通过分析实践中发生的涉外定牌加工经典案件，梳理我国涉外定牌加工司法实践困境和“商标使用”“混淆可能性”和“合理注意义务”三大争议焦点。

在没有统一裁判标准的前提下，“合理注意义务＋实质性损害”的裁判标准符合我国市场经济发展的特征和知识产权保护政策的要求。

关键词：涉外定牌加工；商标使用；混淆可能性；合理注意义务中图分类号：Ｄ９２３．４３ 文献标识码：Ａ 文章编号：２０９５－６９１６（２０２０）２４－００７７－０３一、引言在我国，涉外定牌加工为出口创汇、解决就业问题起到了不可估量的作用，但同时也引发许多商标侵权纠纷，尤其是相关商标在我国已被其他主体注册，当涉外定牌加工在与注册商标类别相同或近似的商品上贴附相同或近似的商标时[1]，涉外定牌加工是否构成侵权已成为理论与实务界热议的话题，类似案件的认定结果也不尽相同，不仅给相关执法机关带来困扰，同时对从事涉外定牌加工贸易的国内外各方带来诸多不确定因素，因此迫切需要厘清涉外定牌加工之法律关系，建立涉外定牌加工中构成商标侵权行为统一的认定标准。

二、涉外定牌加工商标侵权的典型司法判例2015年11月，浦江亚环锁有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷一案（简称“PRETUL”案），最高人民法院作出再审判决，其指导观点为涉外定牌加工不视为商标侵权①。

但是在其后判决的上海柴油机公司与江苏常佳金锋动力机械公司侵犯商标权纠纷一案（简称“东风”案），江苏省高院的判决给出了新的判定思路，而最高人民法院提审该案作出的终审判决也遵循了江苏省高院的裁判思路。

江苏省高院二审判决认为涉案“东风”商标为驰名商标，常佳公司明知该事实仍接受境外委托，并在境内生产与其相同商标的产品，未尽到合理注意义务，实质性损害了上柴公司利益，侵犯了上柴公司的商标专用权。

国外公司授权贴牌生产，商标被国内企业注册，出口货物构成假冒注册商标罪？广州律师：涉外定牌加工是商标性使用？剖析假冒注册商标罪之无罪理由无罪：外贸企业出口涉外定牌加工产品，被控假冒注册商标罪能无罪吗？作者：何国铭律师（专于商标犯罪与毒品犯罪案件辩护）有人提问“我做外贸，有一个商标国外授权给了我，但国内被别人注册了，请问这种情况下，国内工厂生产贴有该商标的商品是否构成侵权？如今，大宗货物在报关时被海关截获扣押，我被控构成假冒注册商标罪，请问我有罪吗？该如何辩护？”笔者看了很多相关人士的回答，其中有人认为，商标保护是分区域的，在国内的商标被他人抢注的情况下，尽管货物流入海外不构成侵权，但工厂在国内生产是涉嫌商标侵权。

那么提问人是否属于商标侵权，是否构成假冒注册商标罪呢？在此，笔者简要谈谈自己的看法。

此类情形涉及到合法授权范围内的涉外定牌加工，其指国外企业是某注册商标的权利人，其授权委托国内某工厂生产使用该注册商标的商品，并且在该商品生产完成后，全部销往境外，而不在境内销售的一种加工生产方式。

而由于国外公司未在中国国内注册该商标，后商标被国内的其他企业注册了，国内工厂在出口涉案商品时，被认定商标侵权。

笔者认为，在此类案件中，由于商品均销往境外，相关商标并未在境内市场发挥识别商品来源的功能，境内相关公众对该商品来源不会产生混淆或误认，境内商标注册权人在境内的市场份额和竞争地位未受到影响，其相关权利并未受到实际侵害。

行为人是受境外注册商标权利人委托生产使用该注册商标的商品，没有假冒注册商标的主观故意，也没有假冒注册商标的行为，因此对合法授权范围内的涉外定牌加工行为不应认定为商标侵权。

更进一步地说，涉外定牌加工中，即使国内企业未经涉外委托方的授权或同意，将加工业务转委托给其他工厂加工，由于产品是不在国内销售的，因此，其仍属于合法授权范围的涉外定牌加工行为，对转委托人和实际加工人的行为一般也不适合以假冒注册商标罪来认定。

涉外贴牌加工与商标性使用随着全球化的发展，涉外贴牌加工成为了许多企业跨国经营的选择。

涉外贴牌加工是指国外企业委托国内企业进行加工生产，并在产品上附加国外企业的商标，以此来实现商品销售的一种商业模式。

而在涉外贴牌加工中，商标的合法使用和保护尤为重要。

本文将就涉外贴牌加工与商标性使用展开探讨。

我们将解释涉外贴牌加工的概念和特点。

涉外贴牌加工是指国外企业委托中国企业对其生产商品进行贴牌加工，将国外企业的商标贴在产品上，并由国外企业进行销售。

在这一商业模式中，中国企业通常是根据国外企业提供的技术和设计要求进行生产，然后将商品直接出口到国外市场。

涉外贴牌加工的特点在于，它使得国外企业能够通过外包生产来获得成本优势，从而提高商品的竞争力。

中国企业也能够获得订单和技术支持，实现产业升级和发展。

对于涉外贴牌加工而言，商标的合法使用和保护是至关重要的。

商标是企业的重要资产之一，它代表了企业的品牌形象和商业信誉。

在涉外贴牌加工中，国外企业将其商标贴在产品上，这意味着中国企业必须严格遵守商标的使用规定，以确保商标的合法性和合规性。

中国企业在生产过程中也需要保护国外企业的商标权益，防止商标权益被侵犯。

只有确保商标的合法使用和保护，涉外贴牌加工才能顺利进行。

在涉外贴牌加工中，商标的合法使用和保护既是国外企业的利益之所在，也是中国企业的责任所在。

只有两个国家企业保持良好的合作关系，遵守商标使用规定，加强商标权益的保护，才能实现双方的长期合作和共赢发展。

在涉外贴牌加工中，双方需要加强沟通和合作，建立健全的商标管理和保护机制，确保商标的合法使用和权益保护。

只有这样，涉外贴牌加工才能成为双方企业发展的一种有利模式，为全球贸易与合作做出贡献。

文章编号：2095-6835（2023）S1-0005-04涉外定牌加工中“商标性使用”的认定周惠珍（中南财经政法大学，湖北武汉430073）摘要：近年来，关于涉外定牌加工商标使用行为性质的认定经历了反复横跳的螺旋式发展过程，至今仍未有定论，认定结果的反复产生了诸多负面影响。

为解决认定难题，应当以商标使用的认定要素为基点，分别将客观要素与主观要素、形式性要素与实质性要素、公开性要素与识别性要素结合使用的具体情况进行分析。

并遵循各认定要素之间的内部逻辑结构，以客观要素与主观要素为基础、形式性要素与实质性要素为关键、公开性要素与识别性要素为核心进行综合分析。

以公开性为前提、识别性为根本，通过系统严密的论证思路得出是否构成商标性使用的结论。

关键词：涉外定牌加工；商标性使用；认定要素；侵犯注册商标专用权中图分类号：D923.4文献标志码：A DOI：10.15913/ki.kjycx.2023.S1.002涉外定牌加工行为是否构成侵犯注册商标专用权，在理论界与实务界存在着亘古不休的争论。

学术界围绕定牌加工行为与“撤三”制度的冲突以及“用于识别商品”来源是否具有地域性等展开了诸多探讨，但均无统一定论，实务界的相关司法判决也呈现出螺旋反复的阶段性特点。

基于国家大力发展对外贸易的宏观背景，涉外定牌加工使用行为的认定难题亟待解决。

本文将以回归商标使用的法律原点为立足点，从商标使用的认定要素为基点，分别将客观要素与主观要素、形式性要素与实质性要素、公开性要素与识别性要素结合使用的具体情况进行分析，并遵循各个认定要素的内部逻辑结构进行综合分析，运用严谨的论证思路对涉外定牌加工中贴附商标的行为是否构成商标性使用进行科学认定。

1问题的提出法院对于涉外定牌加工商标贴附行为性质的认定经历了一个在重形式与重实质之间反复横跳的螺旋式发展过程[1]。

自2001年中国首次作出涉外定牌加工判决后，法院的认定遵循形式主义，即只要在商品或服务上贴附商标标识即认为构成商标性使用[2]，而不考虑具体的使用目的及功能。

涉外贴牌加工与商标性使用随着全球化的发展，贴牌加工业也在不断壮大和发展。

贴牌加工是一种商业模式，指的是一家公司把产品的生产和制造工作交给其他公司完成，然后自己对产品进行品牌包装和销售。

这种商业模式的出现，为许多品牌提供了新的发展途径和机会。

对于涉外贴牌加工与商标性使用，我们需要对相关的法律法规有所了解和掌握。

贴牌加工的商标性使用是指在贴牌加工过程中所用的商标的合法使用。

商标是为了区分商品来源而设置的一种标志，是企业在商业活动中的一种重要资源。

商标的使用对企业的影响非常大，一方面商标可以使消费者迅速识别出商品的来源，增加了品牌的知名度和美誉度；商标还可以赋予商品一定的市场竞争力，提高商品的附加值。

在涉外贴牌加工中，商标的使用尤为重要。

因为很多贴牌加工企业常常会在国外寻找合作伙伴，将自己的产品进行外包生产。

这样的做法，通常是为了降低生产成本，提高生产效率，但同时也会涉及到商标的使用问题。

在实际操作中，我们应该了解贴牌加工合作双方对商标的使用是否达成了一致的意见，并且要符合相关的法律法规要求。

在涉外贴牌加工中，我们要了解贴牌加工企业和合作伙伴之间的商标使用权益安排。

企业要明确商标使用的具体范围，是否包括产品的生产、包装和销售等方面。

还要明确商标的注册权利人和使用权利人之间的关系。

双方在商标使用方面应该签订明确的合同，约定商标使用的具体范围和权利义务。

通过签订合同，可以明确商标使用的条件和范围，规避商标侵权的风险。

涉外贴牌加工中，我们要了解商标的注册和保护问题。

商标的注册是非常重要的，只有注册的商标才能受到法律的保护。

企业在涉外贴牌加工中，应该提前注册商标，确保自己在外包生产过程中商标受到有效的保护。

企业在国外进行贴牌加工时，也要了解目标国家的商标法律规定，避免侵权行为，确保自身的商标在国外的合法使用。

对于涉外贴牌加工中商标的使用合规问题，我们要加强知识产权意识和法律风险防范。

企业在涉外贴牌加工中要严格遵守国内外的知识产权法律规定，合理合法地行使商标权益。

试论涉外定牌加工中的商标侵权问题作者：江东来源：《法制博览》2012年第01期【摘要】由于缺乏一个权威的、明确的规定，涉外定牌加工的侵权认定，司法实践中相左判例纷呈，同样的行为被处以不同的结果，而不同的结果却又来自相同的法律。

目前理论界和实务界不认为定牌加工构成商标侵权的主要理由有：定牌加工中的商标标注行为不属于商标“使用”；不存在公众混淆；没有损害事实等等。

然而，在我国现行商标法律框架下，这些理由的成立都难免牵强。

在无法律规定的合理使用的情况下，定牌加工行为应当被认定构成商标侵权行为。

【关键词】涉外定牌加工；商标侵权；商标使用；公众混淆；损害事实定牌加工，又称OEM（Original Equipment Manufacturer）、贴牌加工、贴牌生产，是指加工承揽人根据约定，为定作人加工生产使用特定商标的产品并将该产品交付给定作人，根据约定向定作人收取加工费的贸易方式。

本文所探讨的涉外定牌加工，是指定作人在其本国或产品销售地拥有真实有效的商标权或商标使用权，但没有在中国注册该商标，加工产品均销往国外，在中国境内同种或类似商品上已有相同或近似注册商标的情况下，加工方行为是否构成侵犯中国商标权人的商标权。

一、涉外定牌加工案例引发的争议涉外定牌加工行为的侵权认定，无论是理论界还是实务界都存在着重大的分歧，这个分歧从近几年的几个典型案例中可见一斑。

上海法院在上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司商标侵权案中判决认定涉外定牌加工不构成商标侵权。

上海市第一中级人民法院认为：被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。

［1］一审判决后，原告上诉到上海高级法院，二审维持了一审判决。

上海浦东新区法院在诺基亚公司诉无锡金悦科技有限公司一案中则判决被告承担侵权责任——同样也是定牌加工的方式，使用的也是相似的商标，上海浦东新区法院认为，Nokia是驰名商标，涉案商标Nokia Egypt因突出使用Nokia字样而构成商标侵权；依据商标保护的地域性原则，该Nokia Egypt商标因未在我国注册而不受我国法律保护。

涉外定牌加工的商标侵权认定---- 以上海高院“Jolida”商标侵权判决[i]为例作者：上海大邦律师事务所吴鹏彬律师上诉人（一审原告）：上海申达音响电子有限公司被上诉人（一审被告）：玖丽得电子（上海）有限公司一审法院：上海市第一中级人民法院二审法院：上海市高级人民法院一：案例简介原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。

原告以该商标向上海海关进行了备案。

2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。

原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。

被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标，原告持有“Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。

被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。

原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，但原告股东后变更为其他主体，在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。

依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。

被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。

由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。

涉外贴牌加工与商标性使用1. 引言1.1 涉外贴牌加工的定义涉外贴牌加工是指在国外进行加工生产的产品，产出产品并未注册商标或者使用其他国家已注册商标，然后以贴牌的形式销售。

涉外贴牌加工通常涉及跨国贸易，涉及不同国家的商标法规和知识产权问题。

这种商业模式通常得到国际市场的欢迎，因为它可以降低生产成本，提高产品竞争力。

涉外贴牌加工也存在着一些法律风险，如知识产权侵权、商标侵权等问题，需要加强监管和合作来规避这些风险，确保产品质量和商业信誉。

在进行涉外贴牌加工时，企业需要谨慎选择合作伙伴，并尊重知识产权，遵守相关法律法规，以保障自身的利益和声誉。

【2000字到这里结束】1.2 商标性使用的概念商标性使用是指在商业活动中使用商标的行为。

商标是商业活动中的标志，具有唯一性和识别性，可以用来区分不同商家的产品或服务。

商标性使用包括商标的注册、展示、推广和宣传等活动。

在商标法律中，商标的使用是商标权利的基础，只有经注册并合法使用的商标才能获得法律保护。

商标性使用的概念不仅限于国内，也涉及到国际贸易中。

在国际贸易中，商标的使用受到各国不同的法律规定和国际公约的约束。

在跨境贸易中，商标的合法使用是保障商家权益和维护市场秩序的重要手段。

商标性使用的核心是保护消费者的权益。

消费者通过商标来识别产品或服务的来源和质量，商标的使用对消费者具有指导作用，有助于消费者做出明智的购买决策。

商标性使用也有利于促进竞争和创新，激励企业提升产品品质和服务水平。

商标性使用是商标法律制度的核心内容，其合法使用对于企业和消费者都具有重要意义。

通过规范商标的注册和使用行为，可以有效保护知识产权，维护市场秩序，促进经济发展。

2. 正文2.1 涉外贴牌加工的特点涉外贴牌加工通常是由国外企业委托给国内企业进行的一种生产方式。

国外企业通常会将产品设计和商标授权给国内企业，由国内企业生产并贴上自己的商标后销售，这样可以降低生产成本和市场风险。

涉外贴牌加工往往涉及到跨国合作和知识产权的转让。

贴牌生产（OEM ）中商标侵权及防范董士慧律师山东成涛律师事务所本文完成于2008年09月更多…该律师文章该专题文章该律所文章贴牌生产（OEM）中商标侵权及防范山东成涛律师事务所董士慧内容摘要：贴牌生产（OEM）目前是全国盛行的经营方式，全国各地均有不同程度的存在，这种经营方式为我国企业发展提供了难得的机会。

但同时，由于它本身存在的弊端使得贴牌生产的企业临着合同履行、商标和著作权侵权等诸多法律问题.本文针对商标侵权问题进行讨论。

关键词：知识产权贴牌商标侵权防范正文:一、贴牌生产的定义及其法律属性（一）、贴牌生产的定义贴牌生产(OEM），最早流行于欧美等发达国家，它是国际大公司降低生产成本,提高品牌附加值的一种有效经营方式。

OEM是英文Original Equipment Manu*＊＊cturer的缩写,意思为原始设备制造商，是指拥有产品名牌的生产者利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发产品，同时控制销售渠道，为了增加产品的产量和销售、降低上新生产线的风险或者为了赢得市场时间，通过合同订购的方式委托其他具有生产资质和能力的同类产品厂家进行生产,并直接贴上自己的品牌商标.国内习惯称为协作生产,三来加工.（二）贴牌生产的法律属性贴牌生产的法律属性应定性为承揽关系。

根据《合同法》第251条的规定，承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作成果，定作人给付报酬的合同。

在贴牌生产中，承揽方按照定作方的要求完成一定的工作,交付工作成果,定作方接受工作成果并给付报酬。

要求他人完成一定加工行为的品牌拥有者是定作方,按他人要求生产产品的一方为承揽方。

因此，在贴牌生产中，实际上是承揽方(贴牌生产企业）按照定作方(品牌拥有者或者使用者)的要求，为其加工生产某种产品,最终将符合定作要求的产品交付给委托方并收取加工费。

加工生产过程中，所需要的原材料根据双方合同的约定，由定作方提供原材料,承揽人按照定作的数量和质量交付产品后只收取加工费的合同，一般为加工合同，如自带原材料的成衣制作等。