组合发明的创造性判断(二)
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发明创造性的审查原则和基准1)审查原则在评价发明是否具有创造性时,审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身,而且还要考虑发明要解决的技术问题和所产生的技术效果,将其作为一个整体来看待。
与新颖性“单独对比”的审查原则不同,审查创造性时,将一份或者多份对比文件中的不同的技术内容组合在一起进行评定。
如果一项独立权利要求具备创造性,则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。
2)审查基准评定发明有无创造性,应当以《专利法》第22条第3款为基准。
为了有助于正确掌握该基准,下面分别给出突出的实质性特点和显著的进步的审查基准。
(1)突出的实质性特点第一步,确定最接近的现有技术。
最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。
最接近的现有技术,通常与要求保护的发明技术领域相同,并且所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多,或者虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多。
应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。
第二步,确定发明的区别特征和其实际解决的技术问题。
审查员在审查中应当客观分析确定发明实际解决的技术问题;首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。
基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的“技术问题”;重新确定的“技术问题”的范围可能要依据每项发明的具体情况而定。
作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。
第三步,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
在该步骤中,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
发明实际解决的技术问题是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。
发明类型1、开拓性发明是指一种全新的技术方案,在技术史上从未有过先例。
与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
2、组合发明是指将某些技术方案进行组合,构成一项新的技术方案,以解决现有技术客观存在的技术问题。
组合发明创造性的判断:组合后的个技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。
3、选择发明是指从现有技术中公开的宽范围中,有目的的选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。
选择发明创造性的判断:选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。
4、转用发明是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中,并产生预料不到的技术效果或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难。
转用发明创造性的判断:转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的难度、转用所带来的技术效果等。
5、已知产品的新用途发明是指将已知产品用于新的目的。
发明创造性的判断:新用途和现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。
组合法组合法也有一定的规律可循。
在有了某个创造性设想,或者谋求某种特殊功能的时候,我们可以从原理的组合、内插式组合、辐集式组合等三种形式,从不同的角度进行发明设计。
(1)原理的组合所谓原理的组合,是指己有的技术原理为基础通过巧妙的组合,创造出新的功能或新颖的事物的方法。
例如,人体内长结石的病人很多,结石病人多有剧烈疼痛等痛苦。
一般治疗中采取外科手术的方法,摘除结石。
但有许多结石病在手术后仍容易复发。
若用药物治疗,可以排除小的体内的结石,而较大块的结石却难以通过服药来化解或排除。
医生们一直在寻求着不做手术而排除人体内结石的方法。
英国一家医疗研究中心提出了一项不需外科手术而粉碎结石的发明。
这种发明是把两个原理巧妙地结合而得到的。
化学领域组合物发明的创造性判断2004年11月29日,国家知识产权局专利复审委员会作出第5296号复审请求审查决定。
该决定涉及名称为“抗龋齿口腔用组合物”的第97196996.5号发明专利申请,申请日为1997年3月4日,公开日为1999年9月1日,优先权日为1996年3月5日。
2003年6月6日,国家知识产权局专利局以不具备创造性为由驳回了本申请。
驳回决定针对的权利要求书中的权利要求1为:“1.一种口腔组合物 其中包括分布在口腔用载体内并以能够减少龋齿的量存在的钙、精氨酸和止龋阴离子。
”驳回决定所依据的对比文件为US4528181(授权公告日为1985年7月9日,下称对比文件1)和US4154813(授权公告日为1979年5月15日,下称对比文件2)。
驳回决定认为:对比文件1公开一种含有钙、氨基酸衍生物、止龋阴离子的防龋齿口腔组合物,对比文件2公开了精氨酸在口腔组合物中抑制龋齿的作用,根据对比文件2教导所属领域技术人员可以用精氨酸替代对比文件1中的酰胺化合物,故在这两篇对比文件的基础上得出上述权利要求的组合物是显而易见的,因而权利要求1不符合专利法第22条第3款的规定。
申请人对上述驳回决定不服,遂于2003年9月16日向专利复审委员会提出了复审请求。
请求人在提出复审请求时对权利要求1作了进一步限定,修改后的权利要求1为:“1.一种口腔组合物,其中包括分布在口腔用载体内并以能够减少龋齿的量存在的钙、精氨酸和止龋阴离子,其中所述口腔组合物中含有的钙的量足以通过浓度作用抑制牙齿溶解或增加再矿质作用。
”请求人认为:对比文件1公开了用肌醇六磷酸钠促进总的可溶性氟的滞留,该肌醇六磷酸钠是一种很容易与钙结合的螯合剂,并且对比文件1中的钙含量很低(40ppm),游离的钠和肌醇六磷酸将改变牙齿表面的平衡并将钙从牙釉中汲取出来,脱钙作用与本申请抗龋齿的目的恰恰相反。
对比文件2公开了一种提高人体抗龋能力的方法,包括提供一种含精氨酸的肽,对比文件2从未公开将钙、精氨酸、止龋阴离子结合在一起,更没有提到这样的组合物会对防止龋齿具有意想不到的作用,相反将对比文件1和对比文件2结合起来,组合物中的成分不足以抑制龋齿形成,还可能对牙齿健康有副作用。
一、组合物的新颖性(1)仅涉及组分时的新颖性判断一份对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲,如果(i)发明专利申请为组合物乙(组分:A+B),并且权利要求采用封闭式撰写形式,如“由A+B组成”,即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,该权利要求仍有新颖性。
(ii)上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式,如“含有A+B”,且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同个,则该权利要求无新颖性。
(iii)上述发明组合物乙的权利要求采用排除法撰写形式,即指明不含C,则该权利要求仍有新颖性。
(2)涉及组分含量时的新颖性判断涉及组分含量时的新颖性判断适用本部分第三章第3.2.4节的规定。
二、对创造性的审查审查组合物发明的创造性时,既要考虑组合物的组分及其含量,又要综合考虑组合物所具有的性质和用途及其应用效果。
还可以把两篇以上的现有技术文献结合起来进行评价,但要考虑其结合的难易程度。
总体来说,组合物发明的创造性审查可以大致分为以下两种情况:1、组成明显不同组合物的组分及含量与现有技术区别较大时,其性质和应用效果只要达到所属领域可以接受的一般水平,即可认为有创造性。
例如,发明的组合物含有与现有技术明显不同的新的活性组分,丰富了现有技术;或者用无毒的已知物质取代了现有技术中有毒的组分,减少了环境污染的危险性;或者用廉价易得的原料代替了昂贵的稀有原料,降低了组合物的成本;或者采用了现有技术中难以想到的组分含量,克服了偏见并丰富了现有技术等等。
在所有这些情况下,只要发明要求保护的组合物具有一般可以接受的同样的性质和应用效果,就可以认为发明具备《专利法》所要求的创造性,而不一定苛求发明的组合物一定要具有明显优于现有技术的性质和应用效果。
2、组成相似组合物的组分和含量与现有技术相近时,则组合物必须有意料不到的优异性质和应用效果才能具备创造性。
例如,某申请的现有技术是由87.5%(重量)硝酸铵、4.0%(重量)木粉、7.0%(重量)TNT 和1.5%(重量)复合油组成的粉状硝铵炸药,其缺点是污染环境较严重,且爆炸性能偏低,不稳定。
专利代理师资格考试大纲(2023)第一部分专利法律知识第一章专利制度概论基本要求了解专利制度的产生与发展历史;熟悉各种专利体系及特点;熟悉中国专利制度的发展历史及其特点;熟悉党中央、国务院关于知识产权工作的战略规划和相关重大政策;掌握专利代理的概念和相关的规定;掌握与申请专利的权利和专利权的归属相关的概念和规定。
第一节专利基础知识一、专利制度概要专利权的概念专利权的性质先申请制先发明制登记制初步审查制实质审查制二、中国专利制度中国《专利法》的制定中国《专利法》及其实施细则的第一次修改中国《专利法》及其实施细则的第二次修改中国《专利法》及其实施细则的第三次修改中国《专利法》第四次修改及其过渡适用相关法律法规的制定与完善先申请原则三种专利类型三种专利的审查制度行政保护与司法保护双轨制中国专利制度行政部门的设置国务院专利行政部门及其主要职能国防专利机构及其主要职能地方管理专利工作的部门及其主要职能负责专利执法的部门及其主要职能审理专利案件的人民法院及其管辖权《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》第二节申请专利的权利和专利权的归属一、相关概念发明人或设计人的定义发明人或设计人的判断规则发明人或设计人的署名权中国内地申请人中国港澳台申请人外国申请人共同申请人申请专利的权利不同种类申请人的法律适用及其区别二、权利的归属职务发明创造的概念职务发明创造的判断职务发明创造申请专利的权利及所取得的专利权的归属职务发明创造的发明人或设计人获得奖酬的权利及相关规定产权激励措施非职务发明创造的概念非职务发明创造的判断非职务发明创造申请专利的权利及所取得的专利权的归属合作完成的发明创造的概念合作完成的发明创造申请专利权利及所取得的专利权的归属相关规定的适用范围委托完成的发明创造的概念委托完成的发明创造申请专利权利及所取得的专利权的归属相关规定的适用范围三、申请专利行为的规范第三节专利代理制度一、专利代理专利代理的概念专利代理的作用二、专利代理机构和专利代理师专利代理机构的组织形式申请办理专利代理机构执业许可证的条件和程序专利代理机构合伙人或者股东应当满足的条件专利代理机构执业许可审批专利代理机构的事项变更专利代理机构的解散、注销专利代理机构设立分支机构的条件分支机构的备案、变更和注销专利代理师资格考试申请专利代理师资格的条件专利代理师执业条件专利代理师执业备案的条件和程序专利代理师执业备案变更专利代理师的执业规范、执业纪律和职业道德三、专利代理执业和监管专利代理机构的业务范围专利代理机构接受委托的方式避免利益冲突的要求保密义务专利代理机构年度报告专利代理机构经营异常名录和严重违法失信名单专利代理机构和专利代理师的信息公示对专利代理机构和专利代理师执业活动的检查和监督四、专利代理违法行为的处理和法律责任举报投诉的情形和层级专利代理违法行为的处理专利代理行政处罚的种类专利代理行政处罚的实施机关专利代理违法行为的调查取证专利代理机构违法行为及法律责任专利代理师违法行为及法律责任专利代理师签名责任擅自开展专利代理业务的情形擅自开展专利代理业务的法律责任联合惩戒对象知识产权(专利)领域严重失信行为类型五、外国专利代理机构在中国境内设立常驻代表机构申请办理外国专利代理机构在中国境内设立常驻代表机构的条件和程序代表机构的审批和备案代表机构的业务范围六、专利代理行业组织专利代理行业组织专利代理行业组织的职责专利代理行业自律规范对于专利代理行业组织的监管第二章授予专利权的实质条件基本要求掌握三种专利的保护对象和可以授予专利权的主题;掌握发明、实用新型和外观设计专利授予专利权的各项实质条件。
2004年7月20日,国家知识产权局专利复审委员会作出第6286号无效宣告请求审查决定。
本决定涉及专利局于2003年5月7日授权公告的名称为“闪存盘手表”的02238276.3号实用新型专利权,其申请日为2002年6月27日。
该专利授权公告的权利要求如下:
“1.一种闪存盘手表,包括机芯、字面、指针和表壳,表壳是由底盖、壳身、圈口和玻璃表面组成,其特征是:在表壳内设有闪存盘,闪存盘位于机芯下方,闪存盘的USB接口镶嵌在表壳的侧端。
2.根据权利要求1所述的闪存盘手表,其特征是:所述机芯底部设置一可固定机芯的胶罩,胶罩与壳体固定。
3.根据权利要求1或2所述的闪存盘手表,其特征是,所述底盖与壳身通过固定螺丝固定,圈口与壳身固定。
4.根据权利要求1所述的闪存盘手表,其特征是:所述闪存盘带有指示灯,所述字面上设有显示孔,指示灯位于显示孔下方。
5.根据权利要求1所述的闪存盘手表,其特征是:所述闪存盘的USB接口与一防尘罩配合,防尘罩的一端与壳体连接。
”
针对上述专利权,无效宣告请求人于2003年10月29日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本专利不具备专利法第22条所规定的新颖性和创造性,请求人共提交17份证据,其中:
附件1:2001年第10期《新潮电子》杂志相关页,其中公开了一种手表式MP3随身听,可实现时间显示、MP3播放,并且有内置闪存盘,该闪存盘除可存储MP3音乐外还可以作为微型的移动硬盘使用,第53页公开了在机身的右侧设置USB接口,其上用黄色橡胶盖保护,起防尘作用。
附件2:01124872.6号发明专利申请公开说明书,公开了一种能无线访问信息并装备交互式用户接口的可戴部件、器具(手表),该手表能够通过无线通信机制从附属附件接受信息,其内置闪存盘。
附件3:00128639.0号发明专利申请公开说明书,公开了一种个人化产品的更新方法与装置,该个人化产品可以是手表,其内部的可烧录存储器可为闪存盘。
附件4:98244913.5号实用新型专利说明书,公开了一种荧幕轻触式电子计算手表,其中公开了指针式手表指针、表面、机芯、塑料固定架、表壳之间的连接关系。
附件6~9:分别为99307550.9号、99312628.6号、00338957.X号外观设计专利公报以及00136625.4号发明专利申请公开说明书,附件6?9都公开了手表的结构,其中都采用螺钉将底盖与壳身固定在一起。
附件10~17:分别为99335617.6号、01350991.8号、01331605.2号、01331311.8号外观设计专利公报以及01201656.X号、01244705.6号、01234694.2号实用新型专利说明书和2002年第1期《新潮电子》杂志的相关页,附件10?17都公开了闪存盘设备,其中多数闪存盘带有指示工作状态的指示灯。
被请求人强调本专利与请求人提交的现有技术之间的区别在于本专利将指针式的手表与闪存盘设备组合,使得指针式的手表兼具闪存盘功能。
合议组经审查后认定如下事实:
首先,现有技术的指针式手表包括:机芯、字面、指针、表壳以及用于固定机芯的胶罩,表壳包括底盖、壳身、圈口和玻璃表面,被请求人在口头审理中也认可了这一事实。
其次,用于存储数据的移动式存储器闪存盘也已经是现有技术,请求人提供的附件10?17中的任何一篇都公开了这样的产品。
问题的焦点在于本专利将指针式手表与闪存盘设备组合,使得指针式手表兼具闪存盘功能的技术方案是否具备创造性。
合议组认定:从本专利说明书和权利要求书中可以看出,本专利的闪存盘手表,其中的表依然实现常规的计时功能,闪存盘也仍单独以存储器的方式工作,其总的技术效果是两组合部分效果之总和,二者间无功能上相互作用关系,未产生预料不到的技术效果。
本专利的组合方式与《审查指南》第二部分第四章4.2所列举的电子表笔的实例相类似,因此,本专利权利要求1不具备实质性特点和进步,因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
案例评析
专利审查指南第二部分第四章4.2规定:
如果发明仅是某些公知产品或者方法连结在一起,各自仍以常规的方式工作,而且总的技术效果是各组合部分效果之总和,各组合的技术特征无功能上相互作用关系,仅仅是一种简单的叠加,或称之为“拼凑”,这种拼凑的发明不具备创造性。
此外,如果组合仅仅是公知结构的变型,或者组合处于常规技术继续发展的范围之内,而没有取得预料不到的技术效果,则这样的组合发明不具备创造性。
通常拼凑发明的专利权人都会强调这种组合产品会带来使用便利等效果。
诚然,将两种不同的产品组合在一起,的确会比未组合更便利,但是这种便利的效果对于所属技术领域的技术人员来说完全是可预先想到的。
本专利的闪存盘与手表之间没有任何功能上的联系,二者的组合也未产生任何预料不到的技术效果,因此即使考虑组合带来的所谓“便利”这一效果,本专利也是不具备创造性的。
或许,就本案创造性的评述方式还存在另外的观点,即附件1、2、3已经公开了将手表与U盘组合成新产品的方案,将其中任意一篇作为与本专利最接近的现有技术与本专利权利要求1进行对比,其区别在于附件1、2、3中公开的与U盘组合的手表与本专利的指针式手表不同,本专利权利要求1的技术方案仅仅用现有技术的指针式手表代替最接近现有
技术中的电子手表,专利权人虽然强调指针式手表与电子表不同,本专利在手表内部空间分配上克服了一定的难度,但是这些均没有体现在本专利的权利要求以及说明书中,因此权利要求1的技术方案与现有技术相比不具有实质性的特点和进步,不具备创造性。
实际上,在合议组讨论决定的撰写方式时,也对这样两种方式进行了权衡。
最终选择了决定中的论述方式,主要考虑到请求人在无效程序中明确主张本专利属于拼凑发明,不具备创造性。
在这种情况下,如果合议组采用现有技术中手表加U盘的方案作为最接近的现有技术来评述创造性,会给当事人乃至公众一个错觉,即假如现有技术中没有手表加U盘的方案,则本专利的技术方案就可能具备创造性,但是从审查指南第二部分第四章4.2的规定看,其本意在于从根本上否定这种将现有技术中某些公知产品简单叠加的技术方案的创造性,因为其解决的技术问题本身仅仅为1+1=2,其并没有对现有技术作出贡献。
因此合议组权衡后认为采用决定中的评述方式能够给公众一个更清晰的导向。
实际上很多情况下,两种产品组合的过程中都会克服一些技术问题,比如,组合本身会对其中一种产品带来不利的影响,那么对这些问题的具体解决方案则可以构成对现有的简单“拼凑”的技术缺陷的改进,从而可能有助于其技术方案创造性的确立。
具体到本案例,将闪存盘内置到手表中,一方面会增加手表的体积,而对于手表而言,轻薄小巧是不变的追求;另一方面,在表身上开口设置UBS接口及显示孔会破坏手表的密封,对手表内的精密机械部件造成不利的影响。
实际上企业要开发一件成熟的产品,这些问题肯定是考虑了,也一定存在相应的解决方案,比如,在增加了闪存盘之后,通过对手表内一些原有部件的重新设计使得同等条件下,组合后的手表体积没有增加或增加很小;或者是对现有的密封设计进行改进,保持手表的密封状况不受影响,此时,就不能说二者组合后的技术效果是简单的1+1=2,而这样的技术方案就有了具备创造性的可能。
但是十分可惜的是,本专利权利要求所限定的技术方案中未体现出这些有助于其创造性确立的因素,其原因或许是疏忽,或许是希望获得尽可能大的专利保护范围,也可能仅仅为了有所保留。
总之,这不能不说是专利申请策略的失误。
本案中另外一个需要注意的问题就是,虽然双方当事人已经在口头审理中一致认可了某一事实,但是这并不能代替合议组对这一事实的审查和确认。
合议组应当经过必要的审查以最终确认该事实。
本案当中,双方一致认定“现有技术的指针式手表包括:机芯、字面、指针、表壳以及用于固定机芯的胶罩,表壳包括底盖、壳身、圈口和玻璃表面”,而合议组经过审查认为,指针式手表为人们所熟知,双方对上述技术内容的认定是客观的,因此合议组在决定中将这些技术内容认定为现有技术。
(张汉国)。