美国发明人先申请制的启示和应对策略
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在美国申请专利的策略在美国专利授权之前,美国专利商标局(USPTO)的审查是一个必要程序,用以判断其是否符合各程序要求、是否具有可专利性。
专利申请与审查过程是一个审查员和申请人(或专利律师、申请人的代理人)之间的互动程序。
在该程序中,相关人员将建立一份“专利申请历史记录”,该历史记录是所发布专利的重要组成部分,在此后的专利诉讼中,其可与专利一起作为确定权利要求范围的证据。
机智灵活的专利申请策略不仅能够确定合适的权利要求范围,还可建立清晰连贯的历史记录,这对于一项专利请求而言是极其重要的,因为只有具有适当的请求范围和清晰连贯的历史记录,才能构成充分且可执行的专利请求。
鉴于越来越多的中国公司希望在美国取得专利保护,本文特介绍一些在美国申请专利的过程中可采取的较好的策略,希望能对中国公司有所帮助。
与审查员面谈的战略应用根据美国专利商标局的相关规定,在审查程序中,就专利申请事宜与审查员的所有通信都应以书面方式书写,且所有这些通信都将作为历史记录的一部分。
因此,在与审查员互动的过程中,申请人应非常谨慎,尽量不要在书面通信里提及今后可能对已授权专利不利的证据。
不过,过于谨慎则会影响申请人辩论能力的发挥及其对替代权利要求修正方案的选择。
鉴于这种矛盾,与审查员进行口头面谈不失为一个好办法。
如果面谈能够阐明某些问题,美国专利商标局鼓励申请人与审查员进行面谈,因为这种方式可以增强审查员和申请人之间的相互理解,加快专利申请的审查速度。
在面谈的过程中,申请人可以更自由地向审查员解释其发明,而无需考虑诸如历史记录等因素。
面谈的大部分细节都不会被记录下来。
为充分利用面谈机会,申请人应事先对面谈内容进行充分准备。
不仅要对审查员拒绝的权利要求事宜进行准备,而且还应准备替代性权利要求或权利要求修正方案。
申请人可请求审查员就其当前的权利要求或拟议的替代性权利要求、权利要求修正方案提出意见。
这样有助于尽快批准专利申请,且不会就不必要或不一致的辩论、权利要求修正方案形成书面记录。
在美国如何有效地利用优先权有意在美国取得专利保护的中国企业,需要注意中美两国对专利优先权认定的差异,才能获得预期的保护效果。
我们必须了解美国专利法对优先权的认定,并调整申请策略,这才是真正的应对之策。
优先权是专利申请程序中重要的一环,这主要是因为它可以限制专利审查员对专利申请的检索时间范围。
也就是说,有了优先权就能将有效的专利申请日期提前,这样就会增加获得专利授权的机会。
一、中美优先权的差异巴黎公约(Paris Convention)规定的优先权是1年。
这意味着所有中国的专利申请案件,在申请后1年之内,均可以在美国申请专利保护,并且享有在中国的专利申请日期。
然而,依照专利合作条约(PCT,Patent Cooperation Treaty),专利优先权则可以长达32个月之久,也就是说所有在中国申请的专利申请案件,在PCT的时段内可以在美国申请,并且享有在中国的专利申请日期。
为此,目前中国的企业多希望用PCT来保障自己专利的优先权。
的确,PCT对优先权的认定与操作,有类似中国专利法的地方。
依照PCT的规定,申请人可以列举一个或是数个申请案作为提出优先权请求的依据。
我们常常可以看到一个PCT 申请案的优先权声明表上列举三四个中国专利的申请案序号。
也因此,使得许多中国发明人和专业人士产生了一个误解,以为这就是全世界通用的优先权制度了。
其实不然,在中国专利法中,对优先权是这样处理的:在一个专利申请案提交之后,申请人可以再补充说明书中不足的部分,只不过根据说明书补充部分所提出的权利要求,将不享有初始提交日期的优先权。
因此从国外到中国的专利申请案,其优先权费用是以每个权利要求来计算和收费的。
根据补充说明书部分的技术元素所撰写的权利要求因为不享有优先权,自然也就无需交费了。
值得注意的是,美国专利法对优先权的认定与此不同。
美国优先权不针对每一项权利要求,而是针对整个申请案的认定。
首先,美国专利的申请费,并不收取优先权费,这一差异或许使得许多中国的专利代理人反而忽视了中美两国在优先权认定方面的巨大差异。
美国专利申请人信息披露制度及其对专利质量的影响篇一:【美国专利审查】申请美国专利,你必须知道的十点申请美国专利,你必须知道的十点专利是创新的风向标,随着越来越多的企业走出国门,如何保护自己的知识产权,在国外申请专利,从而由“中国制造”到“中国智造”成为很多企业面临的问题。
John Richards 是Ladas & Parry 事务所的高级合伙人,有多年知识产权执业经验,本期智合首发,让我们一同学习美国申请专利不得不知道的十个诀窍。
Tip 1:发明人、申请人(与发明人不是同一人时)、代理人以及其他涉及专利申请准备以及审查的人员与美国专利商标局(PTO)打交道时负有主动说明义务。
这尤其体现在申请人签署的书面陈述中。
该说明义务主要包括,告知PTO已知晓的现有技术或者其他申请人已经知晓并在专利审查过程中对审查员来说比较重要的事实。
(例如,与提交给审查员的申请文件或意见陈述中的认定相左的测试数据)Tip 2:专利申请必须包含一份说明书和至少一个详细的实施例,以使得所属领域技术人员能够根据说明书记载的内容制造或者使用该发明,而无需进行大量的试验(当然,一些例行的试验是可以接受的)。
当要求保护的是一种新物质时,揭示其使用方式显得非常重要。
法院有时可能不恰当地限制一个优选实施例的保护范围,为避免这种风险,在申请中提到制作和使用本发明的替代方法对申请人会有所帮助。
还有一种行之有效的方式,即将本发明首选和典型实施例的信息都包含在内,这样当专利局在审查过程中找到了申请人在提交申请时尚未发现的现有技术并且申请人必须通过进一步限定权利要求来规避该现有技术时,上述说明书中的实施例将是新权利要求的修改基础。
Tip 3:许多客体在美国可以被授予专利权,但在其他一些国家可能就不行,例如植物、动物、医学治疗方法。
与其他大多数国家不同的是,美国先前在考量发明是否具有可专利性时并未特别要求必须为技术方案。
然而从最近法院判例中可看出,现已慢慢开始强调与自然物质以及抽象思想相比,自然产品与自然定律并没有特别之处,因此也是得不到专利法保护的。
美国专利法先申请制的实质和注意事项一、美国专利法先申请制的实质《美国发明法》(以下简称AIA)正式生效。
这是自美国专利法于1790年首次制订以来的最新重大变革,其改革的力度之大,范围之广,意义之重,被业界普遍认为是仅次于1952年《专利法》的制度性革命。
正是由于AIA,国会完成了长达30年的专利法革命,美国专利法的每一基本方面都被完全改变。
事实上,经由AIA,美国专利法采用的是“发明人先申请制”,并未完全采用世界其他国家和地区普遍采用的“先申请制”(first-to-filerule)。
尽管人们理解AIA对《专利法》第102条的修改具有革命性,但它实际并未完全抛弃现行专利法的基本规则,尤其是在基本概念与原理上。
“第102条可专利性条件:新颖性,专利权的丧失该人应有权获得专利,除非属于下列情形——(a)在专利申请人完成其发明之前,该发明已经在本国为他人所知道或者使用,或者在国内外已经获得专利或者被描述在印刷出版物上,(b)在本国申请专利日之前一年以上,该发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上,或者已经在本国公开使用或者销售,(c)该人已经放弃其发明,(d)该发明在其向本国申请专利日之前,申请人、法定代理人或其受让人首先在外国获得专利,导致获得专利,或者成为发明证书的对象,而该专利或发明证书的申请是在美国申请案12个月以前所提出的,(e)该发明在以下之处已有描述(1)在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并根据第122条公开的专利申请中,或者(2)在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并获得授权的专利中,除非根据第351条所定义之条约而提出的国际申请具有在美国提出申请的相同效力,只有当国际申请指定美国并且根据该条约第21条而以英文公开,该人本身并不是作出该专利主题之发明的人,在根据第135条或第291条而进行抵触审查的过程中,所涉及的另一发明人在第104条所允许的范围内证明,在该人的发明之前,该发明已经由他人完成且其未予放弃、遏制或者隐藏的,或者在该人的发明之前,该发明已经由其他发明人在本国内完成且其未予放弃、遏制或者隐藏。
张志成刘锋:美国知识产权政策变迁、新动向及应对●张志成刘锋一、美国知识产权政策的总体变迁从现在的角度来看,美国的知识产权保护在世界范围都处于领先的水平,这得益于其从开国之初对知识产权的重视和两百多年的不断发展和完善。
但是,美国的知识产权保护之路并非一路坦途,相反,由于受到了多种因素的影响和制约,其公共政策、司法政策等知识产权政策都经历了迂回曲折的变化。
如果以专利保护这个知识产权的重点领域为例来分析,美国知识产权保护政策发展历程可以大致分为三个阶段:(一)从起步到强化保护的初创阶段。
1.1790年专利法构建专利制度的基础由于在英国殖民统治下即开始了知识产权保护的萌芽,在建国之初,美国的知识产权保护便得到了开国之父们的较高重视。
建国之初的美国一方面在政治上希望摆脱原宗主国英国的束缚,另一方面希望可以对其优秀的制度予以继承以促进经济的发展。
美国1787年宪法不仅继承了英国的普通法系的制度和传统,在具体法律制度方面也在改进的基础上予以了继承。
而且由于1787年宪法制定时,正当欧洲第一次工业革命发展得如火如荼之时,英国的专利制度为经济社会发展带来巨大裨益,使得美国的立宪者们急切的希望借鉴英国的先进经验来发展美国的经济。
基于这一认识,美国1787年宪法在开篇显要位置便对作品和发明的独占权作出了明文规定。
宪法明确提出“为发展科学和实用技术,国会有权保障作者和发明人在有限的时间内对其作品和发明享有独占权[2]”,1787年宪法中的规定是1790年美国专利法的直接法律渊源。
1790年,美国第一部专利法正式出台,该法在法律思想上很大程度上借鉴和继承了英国1623年的《垄断法》,因此,在法律制度设计方面基本没有什么贡献。
美国1790年专利法采用了专利授予审查制度,要求专利授权机构对专利申请实行严格的实质性审查,由于该法采用了成文法的形式,由此形成了美国专利制度方面的成文法传统。
作为美国专利制度的开山之作和确定美国以成文法为基础的专利制度的典范,1790年专利法或许稍显单薄,因为该法的法律条文尚不足十条,但在当时的时代背景下,该法却无愧于当时世界范围内最全面的专利法的称号。
八个简单方法改进你的美国专利申请(同时降低你的成本)作者:美国富理达律师事务所 Marshall J. Brown在今天的经济环境下,各种规模的企业都密切地审查专利申请的预算,并设法寻找节约钱又不至于大幅牺牲专利保护的方法。
如果遵从一下几条建议,在外国优先权基础上递交美国专利申请的中国公司可以实现这些目标,甚至有可能加强专利保护,并减少了在美国专利和商标局不必要的延误。
以下是外国公司在美国寻求专利保护时应考虑的美国专利法的独特性的几个方面:一、审查每一项权利要求的必要性。
虽然申请人可以按他们的喜好提交任何数目的权利要求,但是20项以上的权利要求会招致额外的费用 – 在2009年,对于一个大型实体,每项额外的权利要求需多交52美元。
同样对于一个大型实体,在2009年,超过三项的独立权利要求则是每条高达220美元的额外费用。
显然,这些成本可以迅速升级。
因此,如果您的申请有超过20项权利要求和/或三项以上独立权利要求,最好是考虑是否其中有些权利要求没有多少潜在价值从而可以取消。
二、限制或取消多项从属权利要求。
虽然美国允许,但是多项从属权利要求(例如,“如权利要求1或2所述的设备,其中...”)费用昂贵 – 在2009年,对于一个大型实体,每个多项从属权利要求的费用是390美元。
此外,多项从属权利要求不得从属于其它多项从属权利要求。
因此,申请者应考虑限制或取消多项从属权利要求。
三、取消综合权利要求。
“综合”权利要求企图涵盖一个专利申请里面的说明所有内容(比如,“一个在此显示和描述的设备”),是美国法律所不允许的。
因此,如果你的专利申请里面有一个综合权利要求,你可能要花费时间和金钱在申请过程中去删除它。
此外,如果您的申请已超过20项权利要求和/或三个以上独立权利要求,您将得为一个没有希望得到批准的权利要求支付费用。
四、让发明人在递交美国专利申请前签署宣誓或声明。
每一个发明人必须签署一份宣誓或声明,说明每个人是原始发明人,每个人充分理解申请的内容,并且每个人明白他们有向专利局披露相关资讯的责任。
美国发明人先申请制的启示和应对策略作者:谢幸初阎洁杨凯鹏来源:《法制与社会》2013年第07期摘要本文探讨了于2013年3月16日生效的美国发明人先申请制相关实体条款中最受关注的新颖性、宽限期、派生程序和先用权抗辩,通过比较这些内容的变化及其影响,试为完善中国专利法律制度提供些许启示,为中国企业开拓美国市场提供应对策略。
关键词新颖性宽限期派生程序先用权抗辩应对策略作者简介:谢幸初、阎洁、杨凯鹏,国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部专利审查员。
中图分类号:D923.4文献标识码:A文章编号:1009-0592(2013)03-263-02一、引言从美国制度实践的立场来看,先发明制与先申请制孰优孰劣很难评判,在美国专利界、司法界及参众两院历经了多年的激烈讨论,美国政府也很难做出抉择。
但是,在专利法国际协调与融合趋势下,先发明制作为美国独特的专利制度,面临着前所未有的挑战。
近年来,美国提出了一系列的专利改革法案,将先发明制修改为先申请制是其中最根本性的变革。
经各方主体利益博弈、妥协,美国最终于2011年9月16日通过美国发明法案AIA,其中最具革命性的变化当属先发明制转变为发明人先申请制,其意味着美国专利法核心基础的重大变革,于2013年3月16日生效。
本文通过对美国发明人先申请制相关实体条款进行分析,探讨其中在美国境内最受关注的新颖性(Novelty)、宽限期(Grace Period)、派生程序(Derivation Proceeding)和先用权抗辩(Prior UseRights Defense),旨在比较这些内容的变化及其影响,以期为完善中国专利法律制度提供些许启示,为中国企业开拓美国市场提供应对策略。
二、发明人先申请制的由来根据美国《宪法》规定,专利权具备私权属性,是法律赋予的一种排他性权利,应当属于最先发明者。
先申请制的反对者认为,如果采纳先申请制,则即使是后发明者由于先申请仍可获得专利权,这显然有违宪法精神。
美国1930年植物专利法的立法突破及其启示作者:李菊丹来源:《消费导刊》2010年第01期在1930年植物专利法制定之前,有两大原因阻碍植物品种成为可专利的客体,即“自然产品规则”的限制与植物发明通常难以符合专利法“书面描述”的充分披露要求。
美国1 930年植物专利法是美国首部也是世界上第一部专门保护有生命体发明的知识产权法律。
本文将集中讨论美国国会和法院是如何通过法律解释实现这种突破,开始为对有生命体的发明提供专利保护。
一、“自然产品规则”(the productof nature doetrine)在相当长的一段时间内,美国专利商标局基于“自然产品规则”拒绝对植物授予专利权。
这一规则在1889年的Ex ParteLa’imer案中首先得到陈述,美国最高法院在F ruit Grower v Brogdex Co.案和Funk Bros.Seed Co.v.Kalo lnOCUlant Co案中继续采用。
在这些陈述中,最高法院没有将植物看作普通专利法意义上的产品,而是认为植物是自然产品,因此不得授予专利。
将植物生命赋予专利保护就等于对自然力的使用授予专利保护,毫无疑问,这一做法对促进科学进步没有任何益处。
那么,1930年植物专利法是如何将经人工培育的植物新品种纳入专利保护的呢?对此,参议院作了如下解释,说发现一种植物新品种与发现某个无生命的物体存有明显区别,矿物是在没有人力帮助的情况下,完全由自然创造而成,而人工培育的植物无法在无人协助的情况下完全由自然进行繁殖。
“没有人的帮助,自然无法实现植物品种的纯种繁殖。
”植物育种者“经由自然帮助”的工作可以获得专利的保护。
在Chakrabarty案中,法院解释了什么叫“经由自然帮助”:自然之物未经人工改变就属于自然产物,不具有可专利性:一些自然之物如经人工改变。
就不再是自然产物。
可以成为专利保护的对象。
众议院同时也通过这一修订案,认为这些经培育的芽变、变异体和杂交种均纳入法案,同时将野生品种与植物探险者偶然发现的植物从植物专利法的保护范围中排除。
TiPLab写在前面的话在这个系列中,我们将尝试以短文的形式总结一下自己对于“生物类似药”(biosimilar)出海可能面临的相关专利挑战及策略的粗浅理解,有时候也可能会不知深浅地跨界到行政审批的其它领域,尝试探讨一下专利保护与其它行政审批过程的交织、关联和相互影响。
鉴于初衷是抛砖引玉,促进交流,所以没有刻意追求术语定义的严谨性,更希望这一系列小文能够通俗、轻松、易读一点。
此外,这一系列文章会较多涉及到某些普遍适用的规律和原则,与“江湖”系列的“重磅炸弹”类个案文章也算是互为补充吧。
且写且学习ing。
全球视角下专利保护的ABC“出海”就是要把中国制造的药漂洋过海卖到别的国家去。
在生物类似药玩家的眼中,最令人向往的市场通常包括美国、欧洲和日本。
一方面,如果希望合法地在这些市场中出售生物类似药,不侵犯“原研药”企业在这些国家和地区的专利权就成为了一个值得关注的问题。
另一方面,跟这些市场中同样生产生物类似药的“主场选手”相比,中国企业如何利用有效的专利保护策略构筑自己的竞争优势也是值得探讨的问题。
专利制度最鲜明的属性之一就是“地域性”,也就是说,各家管各家自己的事情。
即使在全球专利保护要求协调统一的大趋势下,一个发明在某个国家能不能获得专利权、权利是有效还是无效,都轮不到其它国家来品头论足,而只受该国自身法律的影响。
因此,既然要“出海”,我们就得了解一点目标市场最基本的专利法律法规,并简要比较一下它们之间的异同。
因此,本篇中将尝试总结美国、欧洲和日本专利法的主要差异,目的是横向上“广泛”而非纵向上“深入”,所以权且叫做“全球视角下专利保护的ABC”。
美国 vs. 欧洲 vs. 日本尽管世界上的第一部专利法不是诞生在美国(当今普遍认为第一部现代意义上的专利法于1474年出现在威尼斯),但美国无疑是世界上专利制度最健(Fu)全(Za)的国家。
虽然美国专利法在很多地方都标新立异,美国人民并未觉得有任何不妥,当跟美国的法官或律师讨论专利制度的全球协调问题时,他们常常会自豪地说“如果过去两百多年的事实证明,我们的专利制度是世界上最棒的体系,我们为什么要为了协调统一而改变?”。
美国专利法对我国的启示作者:牛佳宁来源:《法制与社会》2019年第15期摘要美国作为一个知识产权大国,对世界影响极大,我国正处于知识产权蓬勃发展时期,对他国在知识产权发展过程的借鉴有助于我国吸收好的经验。
本文结合中美专利法上的一些差异,从历次修改、专利申请原则方面进行对比,进行学习和借鉴。
关键词专利法先申请原则专利国际化作者简介:牛佳宁,河南师范大学法学院。
中图分类号:D920.4 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;DOI:10.19387/ki.1009-0592.2019.05.333(一)美国专利法的变迁美国是世界范围内对专利较早立法的国家之一,专利制度的发展也促使其成长为科技强国。
美国的第一部专利法制定于1790年,到1793年、1836年、1952年、2006年、2011年进行多次修订,逐步发展,每一次都有不同的改变,反映出不同特点,不断追求专利法的完善。
在此对美国专利法的制定和修改做一个简述。
1790年的专利法有几个突出的贡献:(1)确立了审查制,由国务卿、国防部长、司法部长组成委员会进行审查;(2)规定了两条标准,要足够实用和足够重要;(3)规定了最长保护期为14年。
作为美国的首部专利法,只有7条,虽然已经基本包含了现代专利法的内容,但对专利的保护对象作了明确,即保护未知技术、产品等,规定了权利人在一定期限内具有专有权,还建立了专利授权、专利侵权救济等程序,但在实施上有一些问题。
1793年,国会修订专利法,条文由7条增至12条。
但专利的审查规定不太合理,1790年的专利法规定由三位部长审查,这增加了他们的负担,并且,专利的有效性不能得到真正的保障,因为几位部长在短时间内无法掌握全面的专利知识。
因此,1793年《专利法》用注册制度代替了审查制度,对专利有效性的确认由联邦法院在专利诉讼中进行。
美国发明人先申请制的启示和应对策略摘要本文探讨了于2013年3月16日生效的美国发明人先申请制相关实体条款中最受关注的新颖性、宽限期、派生程序和先用权抗辩,通过比较这些内容的变化及其影响,试为完善中国专利法律制度提供些许启示,为中国企业开拓美国市场提供应对策略。
关键词新颖性宽限期派生程序先用权抗辩应对策略作者简介:谢幸初、阎洁、杨凯鹏,国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部专利审查员。
中图分类号:d923.4文献标识码:a文章编号:1009-0592(2013)03-263-02一、引言从美国制度实践的立场来看,先发明制与先申请制孰优孰劣很难评判,在美国专利界、司法界及参众两院历经了多年的激烈讨论,美国政府也很难做出抉择。
但是,在专利法国际协调与融合趋势下,先发明制作为美国独特的专利制度,面临着前所未有的挑战。
近年来,美国提出了一系列的专利改革法案,将先发明制修改为先申请制是其中最根本性的变革。
经各方主体利益博弈、妥协,美国最终于2011年9月16日通过美国发明法案aia,其中最具革命性的变化当属先发明制转变为发明人先申请制,其意味着美国专利法核心基础的重大变革,于2013年3月16日生效。
本文通过对美国发明人先申请制相关实体条款进行分析,探讨其中在美国境内最受关注的新颖性(novelty)、宽限期(grace period)、派生程序(derivation proceeding)和先用权抗辩(prior userights defense),旨在比较这些内容的变化及其影响,以期为完善中国专利法律制度提供些许启示,为中国企业开拓美国市场提供应对策略。
二、发明人先申请制的由来根据美国《宪法》规定,专利权具备私权属性,是法律赋予的一种排他性权利,应当属于最先发明者。
先申请制的反对者认为,如果采纳先申请制,则即使是后发明者由于先申请仍可获得专利权,这显然有违宪法精神。
2005年6月8日,共和党众议员拉马尔·史密斯引入了备受争议的2005年专利改革法案(patent actof2005),交由美国国会讨论,其中第3条标题为“先发明人申请的权利(rightof the first inventorto file)”,提议将美国专利制度从根本上由先发明制转变为先申请制。
该标题措辞非常巧妙,规避了反对者认为先申请制违宪的问题,有力地推动了专利法改革运动。
因此,此次专利改革法案为美国确立了又一个全新的专利制度——发明人先申请制,其独具特色,不同于其他国家通用的传统先申请制,既符合美国《宪法》有关规定,又能鼓励真正的发明人最先申请专利,从而维护真正发明人的权利。
三、与发明人先申请制直接相关的实体条款美国发明法案aia使得美国专利制度发生重大变革,包括发明人先申请制代替先发明制,并相应地调整现有技术、修改宽限期、扩展先用权抗辩等,以及针对商业方法专利特别设立为期10年的授权后重审程序。
其中与发明人先申请制直接相关的实体条款涉及新颖性、宽限期、派生程序以及先用权抗辩等,这些内容在美国境内备受关注,甚至争议不断。
(一)新颖性判断修改前的美国专利法为新颖性方面的条款,为法律限制(statutory bar)条款。
其中02(a)对现有技术进行了界定,在时间上以发明日为审查基准日,空间上分为本国范围(他人知晓或使用)和世界范围(专利或公开出版);02(b)中规定申请人丧失获得发明创造专利授权资格的情形,在时间上以专利申请提交日为审查基准日,空间上也分为本国范围(公开使用或销售)和世界范围(专利或公开出版)。
02(a)、(e)和(g)条款的审查首先将申请日假定为发明日并提出审查意见,之后再由申请人举证自己实际的发明日。
可见,修改之前的新颖性判断非常繁琐,专利审查员极易混淆两个不同的审查基准日,在适用上述两种不同的空间限制时也容易出错,从而延缓审查过程,降低行政效率。
此外,其增加了专利申请过程的不确定性,也提高了专利诉讼的可能性,不利于专利申请人。
美国新专利法02中,新颖性判断在时间上统一以专利有效申请日为审查基准日,在空间上统一以世界范围为标准,也就是说,现有技术包括世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、公开销售或是以其他方式为公众所知晓的技术。
由于专利有效申请日是客观的,现有技术也不再受空间限制,新专利法中的新颖性判断变得简单高效,也有利于专利权的稳定。
(二)宽限期修改前的宽限期是1年,可以享受宽限的行为不限于与发明人自己有关的行为。
新专利法中保留了1年的宽限期,但规定只有(共同)发明人的公开行为,或者虽由他人实施但直接、间接源自(共同)发明人的公开行为,才能享受宽限期。
新专利法中保留宽限期,充分体现立法者尽可能寻求发明人和社会公众之间的利益平衡点。
在宽限期的保护下,发明人准备专利申请的时间更充足,还可以通过公开其发明创造来吸引社会投资,提高专利申请质量,促进创新成果转化;即使他人将其创新成果予以公开或申请专利,发明人也能通过法律手段挽回损失。
而对宽限期适用予以严格限制,增强了发明人公开其发明创造的意愿,使得社会公众能够尽早获取相关信息,有利于专利制度促进创新机制的发挥。
(三)派生程序伴随着先发明制转变为发明人先申请制,取消了原有的抵触程序(interferenceproceeding),设立了派生程序,用于确认先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人,相应地,专利申诉与抵触委员会(bpai)更名为专利审判与申诉委员会(ptab)。
由于保留了宽限期,派生程序的设立显得尤为重要,当就同样的发明创造存在两个甚至多个专利申请时,如果申请人对此存在争议,则使用该程序判断先提交申请的发明是否直接或间接源于后提交申请的发明人,以确认真正的发明人,从而保护真正发明人的专利申请权。
设立该派生程序,在于保护真正做出发明创造的人或是得到发明人权利转让的其他主体的正当权益,保证真正的发明人最先提出专利申请,防止申请人通过不正当手段获得专利授权。
与原有抵触程序相比,其程序更为简单,解决争议的效率也更高。
(四)先用权抗辩先用权抗辩是指在先发明人实施了某项发明创造,但因为各种原因没有就该发明提出专利申请,而由他人获得该项专利权后,在先发明人仍然可以继续实施该专利,只要限制在原有范围内则不构成侵权。
原有的先用权抗辩仅适用于商业方法专利,适用范围过窄,在发明人先申请制下,不利于发明人实施其发明创造,因此,新专利法将先用权抗辩的适用范围扩展到所有专利,同时对其适用条件加以限制。
先用权抗辩方必须提供确凿的证据,证明其所实施的发明由自己创造或是得到发明人的权利转让,并非直接或间接源自专利权人。
此外,抗辩方必须证明至少在有效申请日或享受宽限期的公开日之前1年已投入商业使用,以较早的时间为准。
先用权抗辩的调整在一定程度上弥补了发明人先申请制的不足,其同宽限期相结合,可以有效地防止他人利用发明人在申请专利前对发明创造的公开,继而在专利侵权诉讼中主张先用权。
这样,消除了发明人的后顾之忧,使其愿意尽早公开自己的发明,积极实施创新成果,促进社会技术进步。
四、对中国的启示及国内企业的应对策略随着经济全球化,相关法律的制定和修改不再只是一国的国内事务,还将触及其他国家的利益诉求,是一个多方博弈的过程,要想寻求有利的制度安排,就必须权衡各方利益。
我国应跟踪观察美国专利制度的实施情况,了解其发展动态,以适时调整自身策略,完善专利制度,保护本国利益。
国内企业要想提升国际竞争力、开拓美国市场,必须准确理解美国专利制度的内涵,深入研究其特点,把握发展动向,及时调整自身专利战略,避免系列专利风险。
(一)对中国专利法律制度修改的启示美国专利法改革的方向虽然趋同于国际化,但其自始至终考虑的主要都是自身利益,从其漫长的博弈过程可见一斑,我国在修改和完善专利法律制度时,也应坚定自身立场。
此外,美国新专利法中某些条款在利益权衡上考虑更周全,对我国专利制度改革也具有一定的借鉴意义。
首先,美国新专利法采纳独特的发明人先申请制,而不是照搬其他国家的先申请制,从一定程度上体现了美国专利立法中对发明人权利的重视,更符合专利权的私权属性。
其次,对于宽限期的规定,我国为6个月,并对享受宽限期的条件有非常苛刻的限制,而美国宽限期为更长的1年,对公开行为的要求也更宽松,这有利于鼓励发明人尽早公开发明创造,也能避免发明人因过失公开导致的权利丧失。
(二)国内企业开拓美国市场的应对策略美国改为发明人先申请制后,整体上与中国专利法趋于一致,对已经熟悉了国内专利申请流程的国内企业来说,依据美国新专利法向美国申请专利相比以前更娴熟。
但是,美国专利法律制度体系庞大、内容繁杂,仅与发明人先申请制相关的实体条款所涉及的实质内容就不少,我国企业在开拓美国市场时需要格外小心。
第一,采用发明人先申请制后,新颖性判断统一以专利有效申请日为审查基准日,国内企业可以充分利用美国的临时申请制度,一旦做出发明即提出临时申请,并在发明不断完善过程中提交后续临时申请,最后在法定期限内合并提交正式申请,这样不仅可以尽早获得有效申请日,还可以减轻企业的经济负担。
第二,新专利法实施后,申请人不再需要提交证据以确定发明日,但国内企业必须意识到发明人先申请制相比国内传统先申请制的独特性。
当存在争议的专利申请时,不是简单地看谁先提出申请,而会进入派生程序,以确定真正的发明人。
可见,国内企业仍然应当保持纪录发明过程的良好习惯,以备不时之需。
第三,在新专利法中保留了1年的宽限期,其立法本意是通过保护发明人的利益来鼓励其尽早公开发明创造,但美国境内对宽限期期间第三方的独立公开如何影响宽限期享受尚存在争议。
因此,国内企业对于提出专利申请之前的公开应当采取谨慎态度,以免他人在宽限期期间的独立公开导致权力丧失。
第四,美国新专利法对于宽限期的规定在时间和行为上均比我国宽松,对于拟在美国申请专利的企业,在判断现有技术时应格外留心,并且要注意对自己的产品和技术严格保密,以防止技术细节被他人获悉并泄露,从而丧失新颖性。
第五,由于从先发明制转变为发明人先申请制,成功挑战美国专利有效性的可能性提高。
国内企业应仔细研究竞争对手或非专利实施主体的专利布局,对出口产品进行深入全面的自由运作检索及专利有效性检索,以确定本企业的产品和技术是否侵权,并对专利的有效性进行评估,提出对专利有效性的挑战。
此外,新颖性条款中公开使用如何界定尚不明了,有待相关规范做出解释。
同时,美国属于判例法国家,先用权抗辩等内容的适用,还待今后司法审判案例予以明确。
我国企业必须密切关注美国专利制度的最新态势,继而灵活调整专利战略,真正做到知己知彼,百战不殆。
五、结语自2013年3月16日起,美国新专利法全面实施,其能否实现推动创新、刺激经济和促进就业的预期目标,又会在世界范围内产生怎样的影响,还有待日后很长一段时间的实践来检验。