专利共有人之一可以提出行政复议和行政诉讼(专利知识讲座26)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春27、专利共有人之一可以提出专利侵权诉讼遇到专利侵权时，在专利权为共有的情况下，是否必须由全体共有人一起提起诉讼。

而在共有人意见不统一的情况下，是否可以允许一部分共有人提起侵权诉讼。

对该问题专利法第15条并未有明确规定，但是，如果按专利法第15条第2款的“兜底”条款来理解在，似乎不能允许。

但笔者认为这是值得商榷的，笔者认为，只有专利法第15条第1款列举的4种具体的情况，属于“特别法”的规定，即在与其他法律规定发生冲突时，要优先适用。

但第15条第2款的“兜底”条款基于是概括性的规定，其表述是：“除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意”。

而如果其他法律有更为具体的规定时，仍应当适用其他法律的规定。

如上一讲所述，行政复议和行政诉讼均可以由共有人之一提出，对于专利侵权诉讼，如果民事诉讼法律规范有更为具体的规定，应当适用民事诉讼法律规范。

从民事诉讼法的角度讲，诉讼可以分为“必要的共同诉讼”和“非必要的共同诉讼”，“必要的共同诉讼”是涉及共有人争诉的法律关系必须一并解决的共同诉讼（但共有人不必须均参加诉讼）。

而“必要的共同诉讼”中又可以分出“固有的必要共同诉讼”和“类似的必要共同诉讼”，前者是指共有人必须参加的诉讼，而后者是指共有人不必须参加。

如连带债务的诉讼，债权人只要起诉一个债务人，要求其偿还全部债务是允许的。

如果法院判决该一债务人作了全部赔偿，其他债务人的债务将予以免除。

而固有的必要共同诉讼是必须全体共有人参加的诉讼。

如专利侵权诉讼的原告方则属于“固有的必要共同诉讼”的当事人。

即应当全体共有人均要参加诉讼，但是，并非如果其中一个共有人不参加，该诉讼就不能进行，而是说法院应当通知其参加诉讼。

如某专利权由甲和乙两人共有，甲起诉丙侵权，乙并未起诉。

此时，法院受理后应当通知共有人乙参加诉讼，而不是由于乙未起诉而驳回甲。

如果乙同意参加诉讼作为原告，则问题就解决了，如果乙不愿意作原告怎么办？对此，最高法院关于民事诉讼法司法解释58条规定：“人民法院追加共同诉讼的当事人时，应通知其他当事人。

专利知识系列讲座韩晓春152、中日两国专利行政复议制度的比较各国专利制度对驳回以外的行政行为的救济途径是各不相同的。

大体上有两种立法体例：一是放在专利审批流程之内。

如德国，在德国有专门的专利法院，原德国专利局亦设有申诉委员会（1961年以前），相当于我国的专利复审委员会，后取消了申诉委员会，将申诉委员会改为联邦专利法院。

联邦专利法院的法官由两种学历的法官组成，一种是纯学法律的法学法官，一种是具有技术背景的技术法官。

联邦专利法院不仅处理驳回后的复审和授权后无效案件，还处理相当于我国行政复议的案件。

因此，在德国，专利行政复议程序实际上与复审和无效程序一样，放入了专利审批流程（专利法院是专利审批流程的一部分）。

还有欧洲专利局也有类似的制度设计，即欧洲专利局设立申诉委员会，该申诉委员会受理的案件包括：受理处所作出的涉及受理的决定、法律部所作出的涉及登记的决定、审查部作出的涉及驳回的决定、异议部作出的涉及专利是否有效的决定（注1）。

即欧洲专利局申诉委员会并不限于受理复审或异议案件，还受理相当于我局复议程序所受理的案件。

因此，按欧洲专利制度的规定，复议程序实质上也是放入了专利审批的流程之内。

将行政复议制度放在专利审批流程以外，是以日本为代表的作法。

基于我国也是将复议制度放在专利审查流程以外，因此，和日本的专利复议制度进行比较更具有实际意义。

1、中日两国专利复议制度的共同点（1）在法律适用上，均主要适用各自国家的行政复议法（日本叫行政不服审查法），而不直接适用专利法的规定，但日本专利法有特别规定的除外。

在我国专利局，虽然专门发布了《国家知识产权局行政复议规程》，但在法律适用上，复议法有直接规定的，仍然是首先适用上位的复议法。

（2）复议的受案范围大体相同，在我国，凡是对以知识产权局名义作出的具体行政行为不服的，除复审委员会管辖的以外，均可以提出行政复议，并且主要是审查流程上的问题。

而在日本，也基本上是审判部（相当于我国的复审委员会）管辖以外的处分，均可以提出复议，也主要是审查流程上的问题。

专利知识系列讲座韩晓春205、专利权的夫妻共有和继承专利法中并没有规定专利权在家庭财产中的地位问题，同时，也没有规定专利权的继承问题。

原因是专利权作为财产权在家庭中的地位和继承问题，可以直接适用婚姻法和继承法的规定，而不必在专利法中规定。

我国婚姻法第17条规定，“知识产权的收益”归夫妻共有。

即在婚姻关系存续期间，知识产权本身并不象其他财产一样，归夫妻共有。

而是知识产权所带来的收益，归夫妻双方共有。

即如果专利权在一方名下，如在男方名下，即使是在婚姻关系存续期间获得的专利权，该专利权人也只是男方一人，不能理解为是夫妻共有。

但是，如果该专利权进行了转让、实施许可，或者自己实施该专利技术，所得的收益，归夫妻双方共有。

这样规定是适当的，不仅对专利权适用，对版权也适用。

尤其是版权，比如夫妻中的男方画了一幅油画，尽管女方为男方烧水做饭，付出了巨大的劳动和牺牲，但仍不能认为女方也是作者，该油画的作者只能是男方。

但是，如果该油画出售了，所得价款应当是夫妻共有财产。

基于版权人有强烈的人身权的内容，因此，当版权时，该问题更为清楚。

基于专利权人不象版权人那样有强烈的人身权的色彩，或者说专利权人只有财产权，而没有人身权。

因此，如果男方愿意，也可以将专利权人变更为夫妻双方。

但前提是，必须到知识产权局进行变更登记，而不能基于夫妻关系本身来决定。

当专利权人死亡时，专利权的继承，也应当直接适用继承法的规定。

根据继承法第2条的规定，“继承从被继承人死亡时开始”，继承法第3条规定了“公民的著作权、专利权中的财产权利”属于继承的客体。

因此，专利权的继承亦应当从专利权人死亡时开始。

即专利权人死亡之时就是继承人获得专利所有权之日。

虽然根据专利审查指南的规定，专利权人的继承人应当向国家知识产权局出具经公证的、证明其是合法继承人的证据材料，才能在专利局变更为登记的专利权人。

但专利权的转移，不能认为是到专利局变更登记之时，而仍然应当认为是专利权人死亡之时。

专利知识系列讲座韩晓春157、专利复审的性质、主体和客体1、专利复审的性质专利复审制度是我国专利制度一经创建，就确认的一项重要的制度，它与国家的行政复议法的发布无关。

我国1985年第一部专利法中就规定了复审制度，而国家的复议制度是在1990年才建立。

显然，专利复审制度并不属于国家复议制度的下位制度，而是一项在专利法中规定的，与国家的复议制度并不相同的特殊的“复议”制度。

顾名思义，“复审”就是再次审查，如果就单纯的概念上来判断，很难说“复议”和“复审”有什么本质区别，区别仅仅在于人们赋予它们以不同的含义。

根据专利法的规定，当专利申请被驳回时，而无论是初审中被驳回，还是实审中被驳回。

也无论是以实体问题被驳回，还是以程序上的问题被驳回，申请人均可以在收到驳回决定后的三个月内向专利复审委员会提出复审。

而在专利局的程序中，有两个决定是最为重要的，且涉及到的技术性亦是最强的，一个就是驳回专利申请的行为，而另一个就是对专利申请授予专利权的行为。

基于驳回决定是涉及到技术性问题最强的一种决定，故各国专利法均规定了对驳回决定给申请人提供的救济程序是复审，即根据专利法规定的特殊程序、由专门的机构进行的复审。

并且大多规定该种复审相对于诉讼程序是前置程序，即不经复审，不能进入诉讼程序。

但是，尽管专利复审相对于国家的复议制度，是一种特殊的制度，在程序上优先适用于国家复议法的规定，但就其性质来讲，仍然和国家的复议制度一样，是给相对人提供的一种行政救济制度。

区别仅在于这种特殊的救济程序仅适用于专利申请被驳回的情况，并不适用于其他情况。

原因即在于驳回决定是一项技术性、法律性很强的具体行政行为，并且是允许出现“差错”的具体行政行为。

如果适用国家复议法规定的一般程序，是无法完成该项工作的。

只有经受过专门训练、具有技术和法律知识的专家，根据专利法规定的特殊的程序，才可能完成该项“复议”工作。

之所以复审委员会人数有300人之多，且设立有机械、电学等八个技术申诉室，原因就在于此。

专利知识系列讲座韩晓春158、专利复审的前置审查专利法实施细则第62条规定：“专利复审委员会应当将受理的复审请求书转交国务院专利行政部门原审查部门进行审查。

原审查部门根据复审请求人的请求，同意撤销原决定的，专利复审委员会应当据此作出复审决定，并通知复审请求人”。

审查指南对该条作了更为细化的规定，该条及审查指南中的相关规定，即复审的前置审查制度。

是说在复审请求被受理后，复审委员会并不立即进行审理，而是将该案子转交原来作出驳回决定的原审查员，让该审查员再重新考虑一下，而复审委员会将根据审查员重新考虑后的意见，决定是否有必要进行复审。

如果原审查员同意撤销驳回决定，复审委员会将不再组成合议组对该复审请求进行审理了，而是直接作出撤销驳回决定的复审决定，专利申请由原审查部门继续审查。

复审程序设立前置审查制度有其好处，因为申请人提出复审请求时，时常针对驳回决定指出的问题进行了修改，而修改后的文本亦可能被授予专利权，在申请人的修改文本具有授权前景的情况下，原审查员同意撤销驳回决定，由复审委员会直接作出撤销驳回决定的复审决定，可以节约程序和审查资源。

另外，也有可能申请人并未修改其申请文件，而是在提出复审请求时，提交了新的证据和理由，而新的证据和理由可能会说服作出驳回决定的审查员，同意将该申请授予专利权，在这种情况下，在原审查员同意撤销驳回决定的情况下，复审委员会不再进行审理，而直接作出撤销驳回决定的复审决定，显然可以节约程序和复审资源。

根据审查指南的规定，原审查部门的前置审查意见分为三种类型：一是同意撤销驳回决定。

该种情况大多发生在上述申请人在复审请求中提出了新的证据和理由的情况。

二是同意在修改的基础上撤销驳回决定。

即申请人在提出复审请求时，针对驳回理由对其申请文件进行了修改，克服了缺陷且具有授权前景。

三是坚持驳回决定。

此种情况大多发生在申请人在提出复审请求时，既没有针对驳回决定中指出的缺陷进行修改，也没有提出新的证据和理由，而仅仅在复审请求中坚持已经向原审查员陈述过的意见。

专利知识系列讲座韩晓春159、专利复审的代理、合议和审查流程1、复审程序中的代理基于复审程序仍然是专利审查程序的继续，故根据专利审查指南的规定，复审程序中的代理仍然要适用申请专利程序中的代理原则，即如果请代理人，必须是专利代理人，而不能是普通公民或者没有专利代理资质的律师。

原因也很简单，复审的内容是很专业的技术问题，是专利审查工作的延续，没有专利代理人资质的人是无法胜任的。

但是，复审程序又不同于申请专利的程序，有的复审案件在申请专利程序中并没有请专利代理人，而提出复审时，申请人又认为有必要请专利代理人来专门代理复审程序。

故审查指南允许单独就复审程序委托专利代理人，即委托代理事项仅限于复审程序。

程序上只要向专利复审委员会提出委托书就可以了，而不必再经过流程的著录项目变更程序了。

当然，如果申请人在申请专利程序中已经委托了专利代理人，基于申请专利时委托书设计的是“全程代理”，应当理解为包括复审程序，故申请专利时的授权委托书可以延续到复审程序。

当然，在提出专利申请时，申请人与代理机构签订委托合同时，复审程序是否发生是不确定的，往往申请人未向专利代理机构支付代理复审的委托费用。

因此，虽然进入复审不必再重新提交委托书，但复审请求人很可能要再向专利代理机构支付复审程序的代理费。

2、通常要组成合议组进行审理一说起复审委员会的程序，人们当然想到的是合议制。

但根据专利审查指南的规定，特殊情况下，可以采取独任的形式进行审理。

但这只是在2001年生效的审查指南中作出的规定。

在2001年以前，复审和无效案件均必须全部采取合议制，不允许独任制。

但从2001年审查指南生效后，一直到现在，在审查指南中均有一个条款规定：“对于简单的案件，可以由一人独任审查”。

为何增加该项规定呢？笔者认为是由于复审案件个别情况下也有比较简单的情况，可以不组成合议组。

如在初审中基于外国申请人没有委托专利代理机构而驳回的情况，假如申请人不服提出复审，仍符合复审案件受理的条件，这样的案件，可能就不必由复审员组成合议组进行审查了。

专利知识系列讲座韩晓春186、专利侵权诉讼的原告人当发生专利侵权诉讼时，专利侵权诉讼的原告人应当是谁？专利法第60条是这样规定的“专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉”。

即根据专利法的规定，提起专利侵权诉讼的原告人分为两种情况，一是专利权人，二是利害关系人。

先说专利权人，如果专利权归属一个自然人或者法人，这没有问题，决定是否提起专利侵权诉讼，由该自然人或者法人来自行决定。

但如果专利权是共有，仅一部分共有人提起诉讼，另一部分共有人没有提起诉讼怎么办？笔者认为，专利侵权诉讼仍然属于民事诉讼，应当以最高法院相关司法解释为基准来解决该问题。

根据1992年最高法院发布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第57条和第58条规定，作为必要的共同诉讼，人民法院应当通知其他共有人作为原告人参加诉讼。

但“已明确表示放弃实体权利的，可不予追加；既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，仍追加为共同原告，其不参加诉讼，不影响人民法院对案件的审理和依法作出判决”。

即在受理诉讼请求后，法院应当通知其他专利权共有人参加诉讼。

如果其他共有人愿意参加诉讼，则可以作为共同原告人。

但如果其他共有人明确表示不参加诉讼，并且放弃实体权利的，即放弃赔偿受偿权的。

法院可以允许该部分共有人不参加诉讼，但该诉讼仍是必要的共同诉讼，当事人放弃权利本身，亦是诉讼法中的一种行为（尊重当事人诉讼中的处分权，即依处分原则），实质上亦参加了诉讼。

如果审判结果构成侵权，判决的赔偿费要全部归作为原告人的共有人所有，没有其他放弃权利的共有人的份额，侵权赔偿费亦不会因为其他共有人放弃权利而减少。

且其他共有人亦没有权利再次就该侵权提起赔偿之诉。

即虽然其他共有人没有参加诉讼（退出诉讼），但该赔偿判决的法律效力（既判力）仍及于未参加的共有专利权人，法院已经一次性的解决了该专利侵权赔偿问题。

当然，就停止侵权来讲，不存在其他共有人放弃权利，而侵权人仍可以继续侵权的逻辑。

专利知识系列讲座韩晓春25、专利共有人具有优先购买权和退出共有权专利申请权或专利权的共有人，如果想出售自己的份额，是否可以出售，其他共有人是否有优先购买的权利。

对此，专利法并没有明确规定。

第三次修改专利法第15条也未就此问题作出规定。

但是，该问题应当是实践中时有发生而不能回避的。

笔者认为，对该问题应当按民法通则的规定来处理。

民法通则第78条规定：“财产可以由两个以上的公民、法人共有。

共有分为按份共有和共同共有。

按份共有人按照各自的份额，对共有财产分享权利，分担义务。

共同共有人对共有财产享有权利，承担义务。

按份共有财产的每个共有人有权要求将自己的份额分出或者转让。

但在出售时，其他共有人在同等条件下，有优先购买的权利”。

民法通则调整的财产关系应当包括知识产权，上述规定在民法通则“财产所有权和与财产所有权有关的财产权”一节中，而并未规定在“知识产权”一节中，但均是规定在同一章，即“民事权利”一章。

因此，笔者认为，民法通则第78条的规定，应当可以适用于知识产权中的专利权的共有关系。

即专利申请权或专利权的共有，如果是按份共有的情况下，共有人之一有权出售自己的份额。

而其他共有人，在同等条件下，有优先购买的权利。

将该规定适用于专利权的共有亦是可行与合理的。

专利法与民法通则的之间的关系应当是特别法与一般法的关系，如果专利法中有具体的规定时，要优先适用专利法的规定，但如果专利法中没有规定，民法通则中有规定时，应当可以适用民法通则中的规定。

前提是民法通则中的规定可以适用于专利制度，且适用于专利制度时并未有不合理的情况。

不可想象，专利申请权或者专利权的共有人如果想转让自己的份额，哪里有不能转让之道理？而如果转让，其他共有人具有优先的购买权，也是非常合理的。

民法通则规定共有人有优先购买权，亦是考虑到“物尽其用”目的，因为共有人往往相对于其他人更为熟悉共有财产，共有财产份额由其他共有人购买，可以更好的发挥该财产的作用。

再看我国合同法第340条规定：“合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。

专利知识系列讲座韩晓春156、专利审查中的具体行政行为专利审查中的具体行政行为可以分为：初审期间程序上的行为、初审期间实体上的行为、实审期间程序上的行为、实审期间实体上的行为、专利权维持期间的行为、复审和无效期间程序上的行为、复审和无效期间实体上的行为、行政复议期间的行为。

1、初审期间程序上的行为（1）专利申请不予受理。

该行为表现有两种方式，一种是申请人通过邮寄向专利局提交的专利申请，专利局初审后认为手续上存在问题。

如说明书及权利要求书是手工书写的，不符合受理的条件，专利局要发出不予受理通知书。

再一种情况是申请人从窗口提交，如果不符合要求，窗口工作人员当面就会拒绝接收，并会向申请人说明不予受理的理由。

尽管第二种情况专利局并未作出书面决定，但仍然属于专利局作出的具体行政行为。

这种情况，也是专利局书面原则的例外，窗口不予受理，不仅包括专利局的受理处窗口，还包括专利局委托各省代办处的窗口。

（2）专利申请日的确定。

申请日的确定亦包括几种情况，最多的是申请人以邮寄方式提交专利申请时，基于邮戳日不清楚，专利局以收到日为申请日后，申请人提供邮局的证明，证明其实际寄出的日子，专利局要以实际寄出日为申请日。

还有说明书中有附图说明，但申请文件中事实上并没有附图，如果申请人在修改中增加附图，就要以提交附图日为申请日。

（3）专利申请是否保密的确定。

指在初审程序中，如果发现发明或者实用新型专利申请涉及国防利益需要保密的，要移交国防专利局。

如果认为受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，要决定是否按保密专利申请处理。

（4）专利申请视为撤回。

专利申请视为撤回的原因很多，有的是基于申请人没有按时补正，有的是基于申请人没有缴纳申请费，还有基于申请人没有在3年期限内提出实审请求等等，均可能发生专利申请视为撤回的处分。

（5）分案申请视为未提出。

是指分案申请提交日不符合规定，如在先申请已经被驳回且生效后，再提出分案申请，审查员将发出分案申请视为未提出通知书，不承认该分案申请。