等同原则的适用以及认定等同特征的要件——宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷案

• 109 •第16卷　第3期2019年 3月中国发明与专利China Invention & PatentVol.16 No.3Mar. 2019

等同原则的适用以及认定等同特征的要件——宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷案1

闫文军（中国科学院大学，北京 100049）摘　要：发明或者实用新型专利权的保护范围，除了与权利要求中的必要技术特征相同的特征所确定的范围外，还包括等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。关键词：等同原则 等同特征 手段/功能/效果基本相同 容易想到 中图分类号： D923.42 文献标识码：A

改革开放40年案例百选之三十七

1 案件事实宁波市东方机芯总厂（一审原告、二审上诉人、再审申请人，以下简称机芯总厂）拥有一项发明专利，名为“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”，该发明专利的权利要求1保护的是“一种机械奏鸣装置音板成键加工设备”，有5个技术特征，其中技术特征3为“所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板，它是一块厚实而耐磨的块板，其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽。”江阴金铃五金制品有限公司（一审被告、二审被上诉人、再审被申请人，以下简称金铃公司）生产机械奏鸣装置音板的成键加工设备。与专利权利要求1相比，被控侵权产品只与技术特征3的技术特征不同，其余技术特征均相同。被控侵权的技术方案中，盲板不是固定在导向板（或称防震限位板）上，而是另增加一个工件拖板，盲板固定在工件拖板上。一审法院认为，金铃公司的产品，缺少专利权利

要求中的导向板这一必要技术特征，因此，不构成侵权。二审法院认为，被控侵权产品没有专利中的导向板，相应的装置是限位装置，二者虽然在形式结构上相同，但功能不同。限位装置不像专利技术的导向板那样能固定盲板，在设备中的位置及其与其他部件的结合关系不同，从而使切割方法也不同。二者在使用目的、作用、效果上也都不同。因此，不能认定被控侵权产品中的限位装置与专利技术的导向板属于等同的特征。因此，二审法院也认定不构成侵权。机芯总厂向最高人民法院申请再审。

2 法院判旨撤销一、二审判决，金铃公司构成等同侵权，停止侵权，赔偿机芯总厂损失100万元。最高人民法院认为，发明或者实用新型专利权的保护范围，除了包括与权利要求书中记载的必要技术特征相同的特征所确定的范围外，还包括与该技术特

作者简介：闫文军（1967—），男，山东人，中国科学院大学知识产权学院副院长、教授，主要从事知识产权法研究。1 最高人民法院民事判决（2001）民三提字第1号。• 110 •

2019年第3期2 祁天德诉瑞安市罗南摩托车配件厂，杭州市中级人民法院1992年8月26日判决。3 重庆市高级人民法院（2000）渝高法知终字第10号判决。4 北京市高级人民法院（1992）高经终字第16号判决。5 北京市高级人民法院（1995）高知终字第22号判决。

征相等同的特征所确定的范围。判断被控侵权产品中的某一特征是否属于等同特征，应将其与权利要求中的相应技术特征相比，如果二者以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，对于本领域的普通技术人员来说无需经过创造性的劳动就能联想到的，就可以认定为等同特征。本案中，被控侵权产品的工作原理、方法与专利相同，被控侵权产品中的防震限位板的主要工作面的结构形状和专利中的导向板相似。二者虽有不同之处，但对于本领域的普通技术人员而言，是无需创造性的劳动就能实现的。因此，二者在技术手段上基本相同。另外，二者主要功能基本一致，可以认为二者实现基本相同的功能。如果把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板结合起来作为一个整体，其功能与专利中的导向板并无实质性不同。从效果上看，专利中导向板有利于减少工件的加工振动，提高加工质量，被控侵权产品中的防震限位板也具有减震效果，只是比专利的效果稍差。可以认为二者实现基本相同的效果。此外，本案也不存在禁止反悔的情形。因此，被控侵权产品使用固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征，取代了专利权利要求中导向板一个技术特征，可以认定为以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物。被控侵权产品落入了涉案专利权的保护范围，构成专利侵权。另外，针对金铃公司提出其防震限位板与公知技术中的切割装置相同。最高人民法院将防震限位板与切割装置、导向板分别进行对比，认为防震限位板与切割装置明显不同，而与导向板则基本相同。所以，金铃公司以其使用的是公知技术的答辩理由不能成立。

3 选出理由等同原则是专利侵权判断中的一个重要原则，对于充分保护专利权人利益具有重要意义。美国法院在专利侵权判断中创立并一直使用等同原则。德国、日本等国也都承认和使用等同原则。中国专利制度实施

以来，法院一直承认等同原则。但中国《专利法》及《专利法实施细则》中一直没有等同原则的规定，很长时间以来法院适用等同原则的标准并不统一。法院在认定构成等同侵权判决中曾采用以下标准：有的判决中，法院将被控侵权物的功能效果与专利技术方案进行对比，认为二者基本相同，或无实质性区别，从而认定构成等同侵权；2有的判决中，法院虽然也是将

被控侵权物的功能效果与专利技术方案进行对比，标准更为严格，二者以实质上相同的方式，采用了实质上相同的手段，达到了实质相同的效果，而该技术手段对本领域普通技术人员来说是显而易见的，才认定构成等同侵权；3而在有的判决中，法院将被控侵权物

的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，功能、方式、效果相同或基本相同，就认定构成等同；4

而也有的判决，在这个基础上，又增加了一个限制条件，本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到被控侵权物与专利发明之间的变换；5可见，在本案

之前，中国法院在适用等同原则时，有的是将被控侵权物与专利技术方案进行整体对比，有的是将相应的技术特征进行对比，一般都考虑功能和手段方面是否相似，有的还考虑方式是否相同或相似，发明目的是否相同，以及本领域技术人员是不是不经过创造性劳动就能够联想到的。法院在适用等同原则时并没有统一的标准。2001年6月，最高人民法院在公布的《关于审理

专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条对等同原则作了明确规定。本案判决的时间是2002年3月，是上述司法解释实施后最高人民法院判决的第一个关于等同原则的案件。本案的判决，诠释了如何适用上述司法解释的规定，成为各级法院适用等同原则的参考案例。

4 案例评释专利侵权判定时，最主要的步骤是技术特征的对比。也就是将权利要求分解为若干技术特征，看每一

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2019年第3期个技术特征是否都体现在被控侵权物中。如果在被控侵权物中找到所有相同的技术特征，就可以认定为构成相同侵权或字面侵权。有些情况下，虽然被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的技术特征不同，但差异不大，为了更好地保护专利权，维护专利权人的利益，有必要对权利要求的字面保护范围进行适度扩展，从而将与权利要求记载的技术方案相比没有实质性区别的技术方案纳入权利要求的保护范围。这时所适用的原则就是等同原则。尽管不同的国家使用的名称不同，但绝大多数国家都采用了这种做法。但是，不同的国家在适用等同原则时的认定等同特征的标准并不完全相同。因此，认定等同特征的标准成为适用等同原则的关键问题。我国法院承认等同原则但适用标准又不一致，需要最高人民法院统一适用的标准。2001年6月，最高人民法院在公布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条首次对等同原则作出了明确的规定：“专利法第五十九条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”2015年《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定〉的决定》将前述规定中的“并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”修改为 “并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”在本案判决中，最高人民法院适用2001年司法解释的标准进行了分析，最终认定被控侵

权物中的技术特征与权利要求中的技术特征等同。司法解释的规定和最高人民法院在判决中的意见，明确了以下几点：一是明确承认了等同原则。虽

然之前我国法院都承认等同原则并作出了多起判决，但法律和司法解释并没有规定等同原则。2001年的司法解释，明确规定发明或者实用新型专利权的保护范围“包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”表明等同特征确定的范围，本来就在专利保护范围之内，法院在进行侵权判定时，除判断是不是相同侵权外，还应当按照等同原则判断是不是构成等同侵权。二是明确了适用等同原则时应着眼于有争议的技术特征，而不是整体的专利技术。司法解释使用了“等同特征”这一术语，而最高人民法院在本案判决中只就技术特征3是否为等同特征进行分析，并最终得出了等同侵权的结论。说明适用等同原则应针对有争议的权利要求的技术特征，而不能就发明创造的整体进行判断。三是明确了认定等同特征的要件。在司法解释中，认定等同特征的条件主要有四个：手段基本相同的、实现的功能基本相同的，达到的效果基本相同，本领域普通技术人员容易联想到。手段、功能和效果都是针对技术特征而言的，并且这三个要件缺一不可，只要一个方面不“基本相同”，就足以认定不是等同特征。第四个要件中容易联想的主体普通技术人员。这是一个抽象的概念，应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量。对于“无需经过创造性劳动就能够联想到”的具体含义，一般认为相当于，对本领域的普通技术人员是显而易见的。对于容易联想到的判断时间，在2001年司法解释和本案判决中都没有明确。最高人民法院在2015年修改2001年司法解释时增加了“在被诉侵权行为发生时”这一判断的基准时间。我国认定等同特征的要件，与美国、日本、德国、英国等法院认定等同特征的标准有相似之处，但与这些国家的标准也不完全相同。6其中的第

四个要件，我国法院在审理案件的过程中，几乎没有起到妨碍等同特征认定的使用。除了按司法解释的规定认定是否属于等同特征外，最高人民法院在判决中还涉及到两个否定等同原则适用的事由。第一个事由是禁止反悔。对于这一事由，虽然被控侵权人并没有提出来，但最高人民法院主动