美国专利法的不公正行为法则研究
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美国专利法的不公正行为法则研究
彭杰吴丹波
(南昌大学法学院江西 南昌 330031)
‘ 面 喜: 一’一一一一一一一一 一一一 识韬 A一一一一一一一 一… 一一一~文章编号:—925X 1-0024—02A 008 925X(201 0024 02 中圈分类号:D9 文献标识码: 文苹编号:1 — 1)1 一
摘要:国专利法在专利制度和专利实务上都是世界的先行者,许多国家都借鉴美国专利法制度和理念。美国在专利法中发展出
了不公正行为法则.在此法则下若是所争议专利是专利权人在取得专利权过程中借由使用一些不正当行为而获得的,所争议
专利将可能被裁定为不可行使。近年来.不公正行为相关问题在美国专利法务界处于一个热烈讨论的状.Ca中,这也值得我们
好好研究 本文主要研究了美国联邦巡回上诉法院对不公正行为的判断标准,阐述了不公正行为的三大要件一重大性,意图以
及权衡要件以及美国联邦巡回上诉法院对不公正行为最新案件的判决解析。对不公正行为原则的研究将对我国专利制度的改
革发展提供借鉴。
关键词:美国专利法 不公正行为法则联邦巡回上诉法院
Study 0n Inequitable Conduct Doctrine of United
States Patent Law
Peng Jie Wu Danbo
(Law College,Nanchang University Nan Chang China 330031)
Abstract:U.S.patent law takes the lead in theory and practice.Many countries around the world refer to U.S.patent law and princi-
ples.Inequitable Conduct Doctrine is developed by the courts for patent litigation in U.S.Under the inequitable conduct doctrine,if
the patent—in—suit is obtained by misconducts during patent prosecution,the court may enter a judgment of unenforceability.In re—
cent years,Inequitable Conduct Doctrine produced a number of issues.These issues also deserve our stuay.In this paper,the U.S.
Court of Appe ̄s for the Feder ̄Circuit s criteria of Inequitable Conduct Doctrine has been researched;the three legal requirements~
Intentional,Materiality and Balancing are described.The resolution of the latest COUrt case about Inequitable Conduct Doctrine is
presented.The P,.esearch Can provide a reference to the development of patent in our country
Key Words:U.S.patent law;Inequitable Conduct Doctrine;CAFC
1、不公正行为概述
美国专利法中的不公正行为(Inequitable Conduct)抗辩属于 被告的一种积极抗辩以对抗原告的请求权.通常是在被告侵权
成立之后法院才需考虑不公正行为的抗辩 不公正行为抗辩为
一衡平法理.经美国联邦巡回上诉法院fU.S.Court of Appeals for
the Federal Citeuit.简称CAFC)在众多案件中扩大其适用空间.
并将范围从蓄意欺诈扩展到单纯的未揭露重要信息.希望以专
利不可执行的强烈效果.督促申请人向美国专利商标局(United
States Patent and Trademark Office。USPTO)提出所有相关前案信 息。然而.扩大不公正行为的适用空间已导致现实上诸多未预见
的后果,如:被告挟不公正行为抗辩请求原告扩大证据开示范
围,增加诉讼成本:专利申请人因惧怕日后被裁定专利不可执 行.而向USPTO提供过度大量但可能无直接相关的前案.严重影
响审查进度。
不公正行为目前在美国专利法务界正处于一个热烈讨论的
状态之中。各界人士纷纷对涉及不公正行为的专利诉讼所带来
的问题提出看法与意见。一方面,被告想要借由指控原告专利取
得过程中具有不公正行为,来达到在专利侵权诉讼中脱身而产
,生案件的数量逐年递增。由于案件数量的增加.致使法院必须面
对各种各样的问题类型.然而就每一种类型认定所产生的分歧.
可能会引起更多的争议。另一方面,不公正行为成立的法律效果 是导致整个专利的不可行使,相较于专利无效,法律效果相当
大。因此不公正行为成立的法律效果范围也成为讨论的问题.即 若因专利申请人的小过失而成立不公正行为导致诉讼时法院判
定整个专利不可行使,对于权利人而言是否过于苛刻? 2、联邦巡回上诉法院判断标准
美国在1982年设立了联邦巡回上诉法院(CAFC1.在CAFC
成立之后,已经主导了美国专利案件中对于解决争议点的主要
24 法律见解 在“不公正行为”的判断标准上。CAFC也陆续做出许
多重要的判决 CAFC认为不公正行为具备三大要件一重大性.意 图以及“权衡”fBalancing) ̄件1。
2.1“重大性”的判断标准
在决定是否构成重大性的要件时.联邦地区法院与巡回上
诉法院判断的标准并不一致2,早期的标准主要可以分为:(11客
观若非(Objective“but for”)标准;(2)主观若非fSubjective“but
f0r”)标准以及f3)但有可能(but it might have been)标准。这三种标
准中: 客观若非标准即是:该虚伪陈述系属重大,若非虚伪陈述该 专利不仅不会被核准.也不应该被核准。
主观若非标准即是:该虚伪陈述造成审查员核准专利.若非
如此审查员可能不会有相同的决定 因此主观若非标准并不允 许法院做出结论:无论该虚伪陈述.该专利会被合适地核准。
但有可能标准即是:该虚伪陈述有可能影响审查员的专利
审查过程。 随后的1977年美国专利局所采用的修改后的Rule 56(合理
审查员标准1以及1992年所采用的修改后的Rule 56f可专利性
标准1提供了另外两种判断标准。
CAFC在2006年Digital Control Incorporated v.Charles Ma— chine Works3一案中对于重大性的判断标准重新做了诠释说明.
CAFC首先审视其历年以来所发展出判断重大性的标准.并就其
中的合理审查员标准与1992 Rule所采用的可专利性标准进行
讨论:在该案中联邦地区法院面临Rule 56新旧不同版本的问
题.而必须去判断合理审查员标准与1992 Ru1e所采用的可专利
性标准是否为实质相同?联邦地区法院最后做出采用合理审查
员标准作为判断依据并获CAFC认同 :
CAFC更进一步指出:
不论是可专利性标准或合理审查员标 准并不能取代本院所建立的判例法Case Law Precedent1.因此对
于专利局所新采用的可专利性标准.其范围相较于合理审查员
标准为窄.也只是提供另一种重大性的判断标准 2.2“意图”的判断标准
联邦法院对于意图要件判断标准上存在分歧 例如美国专
利局长Kappos曾经批评检测意图的两种冲突标准:“应该知道其
重大性”与“单一最合理推论”会继续混乱不公正行为的判断
在Ferring B.V.v.Barr Laboratories,Inc.4一案中.联邦巡回 上诉法院使用“应该知道其重大性”标准来审视行为人的意图.
认为联邦地区法院在关于意图的争议点上所做出的判决若满足
下列三点的话则属适当:(1)申请人知道该信息,(2)申请人应该知 道其重大性,以及(3)申请人无法提出隐藏该信息的可信说明。
然而,在Star Scientific,Inc.v.R.J.Reynolds Tobacco Co5一 案中,联邦巡回上诉法院提出另一种检测标准即单一最合理推
论(Single Most Reasonable Inference)原则.此一原则是指该单一
最合理推论必须是专利权人企图去欺骗专利局6 因此可以观察出法院对此一要件的见解并未统一.即便是
相同法院的不同法官见解也互有不同
2.3“权衡”的判断标准
在Digital Control Incorporated v.Charles Machine Works一 案中已经具体指出:在做出不公正行为的判断时需要权衡重大
性与意图两个要件。也就是说当证据力已经满足重大性与意图
两个要件的门槛时.法院仍需衡量决定该不公正行为是否足以
支持做出专利不可行使的裁定 即若是未陈报的信息系属重要
但其证据力较弱时.则必须有对意图较强的证据力以支持对不 公正行为的判断
关于权衡要件的认定.CAFC在Star Scientific案中有比较详
细的说明:判断不公正行为可分为两个阶段: 1:法院必须由Clear and Convincing Evidence建立重大性与
意图的门槛水准Threshold leve1),如果其中一个要件无法建立,
则不能判决有不公正行为。
2:当重大性与意图通过其门槛水准后,法院便必须去权衡 本件中所有的衡平事由以决定是否给予专利权人在衡平法上的
处罚。 因此.只有于重大性与意图都构成时才可能会有权衡的产
生。
3、CAFC对不公正行为最新案件的判决解析 2011年5月25日CAFC对有重大影响的Therasense案做
出全院联席的判决。整个判决内容主要包括:
1.采用But—For Materiality Standard。 根据此标准.申请人未依照义务揭露的内容,其对于专利性
的判断是否到达实质重要程度(Materiality)。是否足以造成不公正
行为(Inequitable Conduct)的程度,必须依照But—For Materiality
Standard标准。也就是说,当申请人未揭露此相关信息给USPTO 时.此相关信息是否具有实质重要的程度,必须判断,若是USP.
T0的审查委员知道此相关信息就不会让此案核准,则此相关信
息就具有实质重要的程度。因此,在探讨被隐藏的信息是否具有 实质重要时.法院应该决定“若USPTO在审查当时知道此信息,
是否会让此专利核准”.而法院采用的专利性判断,必须采用审
查委员审查专利案时。对于权利范围解读尽可能合理扩大的标
准(give claims their broadest reasonable construction)o恶行重大的 行为(Egregi0us c0nduct)不适用But—For Materiality Standard 2.意图欺骗“Intent to deceive”