专利产品的修理再造与专利侵权的认定从再生墨盒案谈起胡开忠
- 格式:docx
- 大小:205.95 KB
- 文档页数:9
以比较法为视角讨论专利法下“修理”与“再造”的区分方法作者:张晓来源:《中国知识产权》2018年第04期按照专利法中“权利用尽”的原理,在商品经专利权人同意售出后,买方对专利商品的使用、转售行为不再被视为侵权,但买方制造专利商品的行为仍然构成侵权。
当一个商品因被使用而发生损坏,对它进行充分的维修或维护,一般认为是正常的,被视为“使用”行为。
而当需要维修的内容过多时,这种维修行为是属于“使用”还是“制造”就存在争议了。
讨论者一般以“修理”与“再造”描述其间的区别。
这一问题曾因日本佳能墨盒案1在我国引起过广泛的讨论,学者们提出过不同的区分标准,但最终并未形成统一认识。
反映到司法上有一个具体的例子,即“旧瓶装新酒”,对此我国不同的地方法院会得出截然相反的结论。
这给经济活动造成了相当大的不确定性。
关于修理与再造的区分标准,需要根据个案的情况来判断,但这方面的法律政策也起着非常重要的作用。
研究分析各国的司法实践,对于我们在具体案件中把握基本方向具有借鉴意义。
总体来说,世界各国在区分“修理”与“再造”时,均需要比较买方获得的商品及其处理后的涉案商品,判断是否属于相同的商品。
如果是相同的商品,可认为只是维修行为,属于使用商品的一个方面,否则可认为已经在制造一个新商品。
但各国在该问题上仍然有一些差異。
在德国,区分的关键是所采取的行为是否使商品保持了原有的“身份”;2在日本,是看该行为产生的商品是否与原商品保持“同一性”。
3也即,德国与日本是比较原商品与处理后的商品:当处理后的商品被认定为不再是原商品时,就把此行为称为“再造”,否则就称为“修理”。
而美国则采用比较原商品与处理前的商品。
当买方购得的原商品随着时间的推移,整体已经被耗费尽(spent)时,则认为该商品已经不再是原商品(笔者把这种商品叫做“已耗商品”)。
买方对已耗商品进行处理,得到的只能是一个新的商品。
4美国的做法其实真正找到了问题的实质:随着时间的推移,原商品发生了变化,买方为了恢复原有状态,采取了什么样的行为,由所处理对象的不同来决定。
案情简介1精工爱普生株式会社是名称为“墨盒”的发明专利申请的申请人。
2002年11月,国家知识产权局就该申请发出第一次审查意见通知书,指出“存储装置”和“记忆装置”修改超范围。
针对该通知书,精工爱普生于2003年5月9日提交了意见陈述书,对原权利要求作出修改,将原权利要求23修改为新权利要求1。
针对审查员提出的“修改超范围”问题,精工爱普生在意见陈述书第2.2项指出:权利要求23涉及附图6和附图7,申请人解释,“存储装置”是指图7(b )所示的“半导体存储装置61”;在意见陈述书第3.1项指出:申请人首先希望解释,该权利要求及其后的权利要求中所述的“记忆装置”是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置。
对于“记忆装置”是否超范围,基本不存在争议,而对于“存储装置”是否存在修改超范围的问题,有着不同观点,其中一种观点是这样的:(1)对技术术语及特征的理解应当以本领域技术人员的角度,考虑该技术术语或特征所使用的特定语境。
本案中,本专利申请权利要求1、40中的“存储装置”由实质审查阶段修改而来。
本专利申请原始公开文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”。
本专利申请原说明书已经载明本专利申请所解决的技术问题在于“打印设备必须带到厂家,并且记录控制数据的存储装置必须更换”,而且背景技术也记载了“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”。
此外,原说明书其他部分均使用“半导体存储装置”。
本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书是可以毫无疑义地确定本专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的。
(2)判断修改是否超范围的主体是本领域技术人员,他应当是具备专业知识背景的普通技术人员,能够理解所属领域的技术内容。
“存储装置”虽然有其普通的含义,不仅包括半导体存储装置,还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型,但在本专利申请所属特定的打印机墨盒领域,在背景技术中已经明确其所指的为“半导体存储装置”的前提下,本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”。
2020年无锡法院十大知识产权司法保护典型案例(上篇)文章属性•【公布机关】江苏省无锡市中级人民法院,江苏省无锡市中级人民法院,江苏省无锡市中级人民法院•【公布日期】2021.04.21•【分类】其他正文2020年无锡法院十大知识产权司法保护典型案例(上篇)2020年,无锡两级法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠实履行审判职责,坚决贯彻最严格知识产权司法保护理念,坚持服务大局、司法为民、公正司法,综合运用刑事、民事司法措施保护知识产权,切实发挥保护创新成果、激发创新活力的职能作用,为打造市场化、法治化、国际化营商环境,有效推动我市经济社会高质量发展提供了坚强有力的司法服务保障,取得了较好的法律效果。
现向社会公布十起无锡法院知识产权司法保护的典型案例。
01 防疫物资造假入囹圄宽严相济显司法温度——假冒中石化注册商标熔喷料罪案中国石油化工集团有限公司是“SINOPEC”和“图片”商标的注册商标权人。
2020年4至5月疫情期间,由于用于制造口罩的熔喷料行情看涨,被告人陈某清与其女儿被告人陈某盼合谋将小厂生产的无牌熔喷料假冒涉案商标商品对外销售以获取高额利润,两被告人以2.6万元/吨的价格购买3吨质量不合格的无牌熔喷料,由陈某清将上述熔喷料装入其事先购买的假冒涉案商标包装袋内,再由陈某盼以17.1万元销售给案外人。
案发后,两被告人主动投案并如实供述了上述犯罪事实,陈某清向买主退还17.1万元。
法院经审理认为,两被告人构成假冒注册商标罪,判处陈某盼有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月并处罚金人民币9万元,判处陈某清有期徒刑一年三个月并处罚金人民币9万元,同时没收扣押在案的假冒商品及包装袋。
两被告服判未提起上诉。
案例点评本案两被告人在新冠肺炎疫情防控形势紧张严峻的时期,利用涉案商标品牌效应,制造假冒防疫物资,情节严重,构成商标犯罪,理应承担相应的刑事责任。
法院从服务保障统筹推进疫情防控和经济社会发展工作大局出发,从快从严查办了该起妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案件,对陈某清判处实刑,对犯罪分子具有较大的震慑力,有力维护了社会秩序,保障了人民群众的身体健康和生命安全,为疫情防控提供有力的司法保障。
高科技发展与专利保护的创新
胡开忠
【期刊名称】《科技与法律》
【年(卷),期】2004(000)003
【摘要】以信息技术、生物技术和新能源技术为代表的高科技产业的兴起对传统的专利制度产生了极大地冲击,它拓展了专利制度的客体,改变了专利权的授权标准及授予程序,促进了专利保护的现代化和国际化,我国<专利法>应根据上述发展做出相应的修订.
【总页数】7页(P8-13,67)
【作者】胡开忠
【作者单位】中南财经政法大学
【正文语种】中文
【中图分类】D9
【相关文献】
1.高新技术产业发展中的产学研协同创新r——北京实创高科技发展有限责任公司产学研协同创新发展纪实
2.务实创新二十年风起云涌开鸿篇北京实创高科技发展有限责任公司创新发展与转型升级纪实
3.加强医药创新的专利保护改善发展不平衡的政策环境
4.一幅高科技发展、知识产权制度变革与民法制度创新的宏伟画面--读《高科技发展与民法制度创新》有感
5.提高科技创新供给质量,助推中国经济实现高质量发展
——评曾繁华、吴阳芬著《科技创新供给侧高质量发展路径与政策研究》
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
关于墨盒案的思考作者姓名:王晓丽作者单位:国家知识产权局专利局通信发明审查部摘要:修改超范围的判断依据是专利法第33 条规定的“原说明书和权利要求书记载的范围”。
本文通过对于墨盒案的详细介绍,分析并比较各级专利行政单位在本案中关于修改超范围的具体作法、以及其他国家或地区关于修改超范围的审查原则,阐述了如何确定“原说明书和权利要求书记载的范围”,从而给出启示以提高申请文件的撰写质量和专利的审查质量。
关键词:修改超范围,记载的范围,直接地、毫无疑义地确定,明确推导提起著名的“墨盒案”,相信专利界内的大多人士都不会陌生。
这是一场对专利权人为精工爱普生株式会社、名称为“墨盒”的专利权进行的无效诉讼案,期间经历了专利复审委员会的无效审理、北京市第一中级人民法院的一审、北京市高级人民法院的二审、以及最高人民法院的终审,判决历经的次数之多、且各次判决的结论差别之大,在专利界实属少见。
尤其是《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2010)知行字第53号》一经发布,立即引起了业内各界人士的热议,可以说是一石激起千层浪,反对者也颇多。
这是因为最高法院的裁定颠覆了法律和司法实践中长期遵从的一系列审查规定和原则,在大家看来,原申请中仅记载了“半导体存储装置”,修改后的权利要求改为“存储装置”,而存储装置涵盖的范围远大于半导体存储装置,这样的修改如果说没有超出“记载的范围”似乎是不可以理解的。
这就不禁令人不解,如果这么容易就能够判断出该结论,为什么要经过数次判决、又为什么让最高法敢于“冒天下大不韪”得出一个令人费解的结论呢?所以,“墨盒案”尽管不像是美国司法判例法中的案例那样起到至关重要的参照作用,但是时至今日,在进行有关修改超范围的讨论时,该案例仍会首当其冲地被提及,可见其影响的深远。
下面我们通过回放该案例来理解专利法第33条,以期提高申请文件的撰写质量和专利的审查质量。
一、案情回放中华人民共和国国家知识产权局于2004年6月23日授权公告了名称为“墨盒” 的00131800.4号发明专利(以下简称本专利)。
专利产品的修理再造与专利侵权的认定从再生墨盒案谈起集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起胡开忠中南财经政法大学副教授上传时间:2008-7-1关键词: 专利产品/修理/再造/专利侵权内容提要: 专利权人合法投放市场的专利产品,使用人可以根据专利权用尽理论进行使用和修理,但不能进行专利产品的再造。
在区分修理与再造行为时,应当坚持兼顾专利权人利益与消费者利益的原则、物尽其用原则和禁止专利权滥用原则。
我国在制定相关立法时应当首先界定修理与再造的定义,并考虑专利产品的报废程度、维修难度、市场需求等因素。
近年来,美、日等国相继发生了一系列与专利产品维修有关的专利纠纷案件,引起各国知识产权学界的广泛关注。
特别是最近日本知识产权高等法院审理的佳能公司诉RA公司案件,在我国引起了轩然大波。
该案的判决结果,不仅关系到双方当事人的利益,而且关系到我国广大的修理企业的生存问题。
专利产品的维修问题,既涉及到专利权人的权利范围的大小,更涉及到专利权用尽理论的适用范围,还涉及到专利权保护与社会公众利益的平衡问题。
所以,该问题不仅是当前知识产权法上的一个热点问题,更是一个难点问题。
基于此,笔者将以日本佳能公司诉RA公司案件为例,结合国外司法实践探讨专利产品的修理、再造与专利侵权的认定这一问题,以便为我国的相关立法提供参考意见。
一、日本佳能公司诉RA公司案日本佳能公司生产销售BCI-3e喷墨墨盒,中国境内某企业在世界范围内收集这些墨水用尽的墨盒,将它们重新灌墨制成再生墨盒并出口到日本,由RA公司(即Recycle·Assist公司)销售。
2004年4月,佳能公司以RA公司进口、销售的再生墨盒侵犯其JP3278410号日本专利为由提起诉讼。
JP3278410号专利的独立权利要求有两个:一个是产品权利要求1,一个是方法权利要求10。
第1篇一、引言专利法作为国家知识产权战略的重要组成部分,对于保护创新成果、促进科技进步和经济发展具有至关重要的作用。
随着科技发展的日新月异,我国专利法也经历了多次修改和完善。
本文将以专利法修改为背景,结合具体案例,对专利法的相关法律问题进行分析。
二、专利法修改概述1. 专利法第一次修改我国专利法自1984年颁布以来,历经了四次修改。
第一次修改发生在2000年,主要针对专利申请和授权程序、专利权的保护期限、专利侵权判定等方面进行了调整。
2. 专利法第二次修改第二次修改发生在2008年,重点对专利申请和授权程序、专利权的保护期限、专利侵权判定等方面进行了完善,同时增加了对专利权滥用行为的规制。
3. 专利法第三次修改第三次修改发生在2010年,主要针对专利申请和授权程序、专利权的保护期限、专利侵权判定等方面进行了调整,并强化了专利权的保护力度。
4. 专利法第四次修改第四次修改发生在2020年,旨在进一步完善专利制度,加强专利保护,促进创新驱动发展。
本次修改主要包括以下几个方面:(1)扩大专利保护范围,包括发明、实用新型和外观设计专利;(2)调整专利申请和授权程序,提高专利申请质量;(3)强化专利权的保护力度,加大对侵权行为的处罚力度;(4)加强专利行政执法,提高执法效率。
三、专利法修改案例分析1. 案例一:某科技公司诉某电子产品公司专利侵权案案情简介:某科技公司于2018年10月获得一项名为“便携式智能音箱”的实用新型专利。
该公司发现某电子产品公司生产的同类产品涉嫌侵权,遂向法院提起诉讼。
分析:本案涉及专利侵权判定问题。
根据《专利法》第五十九条的规定,专利侵权行为包括未经专利权人许可,实施其专利的行为。
本案中,某电子产品公司生产的同类产品与某科技公司的专利在技术特征上存在相同之处,构成侵权。
2. 案例二:某生物科技公司诉某医药公司专利权滥用案案情简介:某生物科技公司于2015年获得一项名为“一种抗癌药物及其制备方法”的发明专利。
《知识产权公共教程》考试复习资料(一)第一章练习题:一、名词解释1.知识产权:知识产权是指自然人或法人对自然人通过智力劳动所创造的智力成果,依法确认并享有的权利。
2.知识产权法:调整人类在智力创造活动中因智力成果而产生的各种社会关系的法律规范的总称。
二、填空题1、世界知识产权组织,英文即World Intellectual Property Organization,简称为(WIPO)。
2、在WTO当中一共设臵了三个理事会,这三个理事会是(“货物贸易理事会”)、(“服务贸易理事会”)和(“与贸易有关的知识产权理事会”)。
3、知识产权法主要包括(专利法)、(商标法)、(版权或著作权)法等及相关的法规。
三、选择题1、世界上第一个著作权国际公约是(C)A.《巴黎公约》B.《海牙协定》C.《伯尔尼公约》(《保护文学艺术作品伯尔尼公约》)D.《尼斯协定》2、知识产权法律保护可分为( A B D)A. 国内保护B. 涉外保护C. 区域保护D. 国际保护四、简答题1、知识产权的基本性质有哪些?答:知识产权的基本性质有:无形性、专有性、地域性、时间性、可复制性2、目前对世界各国影响最大的知识产权国际公约有哪些?答:目前对世界各国影响最大的知识产权国际公约是《巴黎公约》,(《伯尔尼公约》),(《与贸易有关的知识产权协议》),《世界知识产权组织版权条约》和《世界知识产权组织表演和录音制品条约》等。
五、案例分析例:某甲觅到一根天然树根,就其原形制成一根雕作品,拟申请外观设计,能否得到外观设计权?为什么?答:用天然树根制作的根雕作品,不能申请外观设计,即使申请也得不到批准。
这是因为,根雕作品不具有工业再现性或可复制性(即不能以工业方式重复生产),因此不符合外观设计的基本条件,不能获得外观设计保护。
第二章练习题:一、名词解释1.专利权:即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。
2.专利权客体:指专利权主体的权利和义务所指向的对象,按照专利法规定,可以授予专利权给予保护的发明创造。
专利产品的修理再造与专利侵权的认定从再生墨盒案谈起胡开忠Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起胡开忠中南财经政法大学副教授上传时间:2008-7-1关键词: 专利产品/修理/再造/专利侵权内容提要: 专利权人合法投放市场的专利产品,使用人可以根据专利权用尽理论进行使用和修理,但不能进行专利产品的再造。
在区分修理与再造行为时,应当坚持兼顾专利权人利益与消费者利益的原则、物尽其用原则和禁止专利权滥用原则。
我国在制定相关立法时应当首先界定修理与再造的定义,并考虑专利产品的报废程度、维修难度、市场需求等因素。
近年来,美、日等国相继发生了一系列与专利产品维修有关的专利纠纷案件,引起各国知识产权学界的广泛关注。
特别是最近日本知识产权高等法院审理的佳能公司诉RA公司案件,在我国引起了轩然大波。
该案的判决结果,不仅关系到双方当事人的利益,而且关系到我国广大的修理企业的生存问题。
专利产品的维修问题,既涉及到专利权人的权利范围的大小,更涉及到专利权用尽理论的适用范围,还涉及到专利权保护与社会公众利益的平衡问题。
所以,该问题不仅是当前知识产权法上的一个热点问题,更是一个难点问题。
基于此,笔者将以日本佳能公司诉RA公司案件为例,结合国外司法实践探讨专利产品的修理、再造与专利侵权的认定这一问题,以便为我国的相关立法提供参考意见。
一、日本佳能公司诉RA公司案日本佳能公司生产销售BCI-3e喷墨墨盒,中国境内某企业在世界范围内收集这些墨水用尽的墨盒,将它们重新灌墨制成再生墨盒并出口到日本,由RA 公司(即Recycle·Assist公司)销售。
2004年4月,佳能公司以RA公司进口、销售的再生墨盒侵犯其JP3278410号日本专利为由提起诉讼。
JP3278410号专利的独立权利要求有两个:一个是产品权利要求1,一个是方法权利要求10。
产品权利要求的主要技术特征为要素H与K,要素H为“所述压接部界面的毛管力比第1及第2 负压发生构件的毛管力高”;要素K 为“向负压发生构件收纳室填充无论墨盒如何放置整个压接部界面可以保持一定量的液体”。
一审法院认为灌墨不属于新的生产,专利权用尽,权利人不能主张权利。
佳能公司不服一审判决,向日本知识产权高等法院提出上诉。
二审高等法院认为,专利权不用尽有两种类型:第一种是专利产品寿命终结后再使用它,属于专利权不用尽;第二种是更换或者修理专利产品的本质部分,使它再延续它的生命,这属于专利权不用尽。
本案承认墨盒仍然有使用寿命,法院认为本案属于第二种专利权不用尽的类型——“修理或更换了本质部分”,即再灌墨恢复了要素H和K。
二审高等法院同时认为被控侵权物侵犯了方法权利要求。
因此,该法院判决RA公司侵犯了佳能的专利权。
RA公司不服二审判决,现已上诉至日本最高法院。
[1]该案件涉及如下几个问题:修理的含义是什么修理与专利产品的再造是什么关系如何判断专利权的用尽范围二、专利产品的修理、再造与专利权的用尽专利权授予后,专利权人取得了专利产品的制造权。
所谓制造,是指专利权人自己或委托他人生产专利产品的行为,即制造的本质是“新产品的生产”。
专利产品投放市场后,消费者可以购买并自由使用。
但产品使用一段时间后,专利产品往往会发生损坏。
此时,使用人可能会对专利产品进行修理以便对其重新利用。
所谓修理,是指“为维持或恢复机器最初运动(运转)状态而采取的行为”[2]。
修理发生的前提是原专利产品不能发挥其功能,在修理中有时需要更换零件,有时则不需要。
关于修理的合法性,理论上通常用专利权用尽理论来解释。
所谓专利权的用尽,是指专利权人自己制造或许可他人制造的专利产品(包括依照专利方法直接获得的专利产品)被合法地投放市场后,任何人对该产品的销售或使用,不需要得到专利权人的许可,且不构成专利侵权。
确立该理论的意义在于促进专利产品在市场中的流通,如果每次专利产品的流通都需要得到专利权人的同意,则专利产品的流通就会受到妨碍。
[3]另一方面,当专利产品投放市场时,专利权人通过行使销售权,已可以获取一定的利润。
即使消费者购买专利产品再予以转手,专利权人的利润也不受影响。
[4]因此,承认专利权的用尽理论,既无损专利权人的利益,又促进了商品的流通,保护了广大消费者的利益。
当然,在适用该理论时,应当注意,专利权用尽的对象应该是合法投放到市场的商品,而不是侵权商品。
根据专利权用尽理论,消费者可以对专利产品进行正常的使用。
那么,使用中的修理是否合法呢从修理的目的来看,修理是对已损害的专利产品进行维修,以恢复其功能,延长其使用寿命。
修理不等于产品的制造,从本质上讲,修理是产品使用中的一个环节。
所以,按照专利权用尽理论,专利产品合法取得后的修理也是正当的。
因此,多数国家都在司法实践中承认专利产品修理的正当性。
如果使用人以修理为借口而对专利产品的结构进行改造,实现了专利产品的“再造”,则不宜认定该行为的合法性。
这是因为,修理的本质在于维持原有产品的寿命,而“再造”的本质在于生产一个新的专利产品。
只有专利权人才享有制造专利产品的权利,如果法律上允许他人随意再造专利产品,则专利权人的利益会受到损害,专利权人也不愿意将产品投放到流通领域,这就与设立专利权用尽制度的初衷相违背。
三、国外关于专利产品修理、再造行为的区分标准专利产品的购买人对于专利产品的修理可分为两种:一种是对权利要求范围以外部分的修理,这种修理不应作为专利侵权来对待;另一种是权利要求范围内的部分的修理,此时就需要区分修理与再造行为。
如果购买人对专利产品的维修不是正常的维修,而是生产了专利产品,则其行为构成专利侵权。
但是,要从法律上区分修理与再造的界限是非常困难的。
正如美国的一个上诉法院在审判时曾经指出,“试图在这个问题上制定一个规则是不可行的,也是不明智的,因为专利发明数量巨大,情况各异。
……修理与再造的认定更多地依据通常意识和理智判断,而不是技术规则和定义。
”[5]我国在司法实践中有关专利产品修理的案件较少,理论界对该问题讨论不多。
下面,笔者以美国和日本的司法实践为例来展开讨论。
日本学者吉藤幸朔从修理的内容及修理的程度方面作了分析:(1)如果将专利部分的一部分或全部分解、清污、再组装,不构成专利部分的新的“生产”,当然不侵犯专利权。
(2)将专利部分全部换件,其行为构成专利部分的新的“生产”,如无特别情况,构成专利侵权。
(3)换件部分已基本上将专利部分全部换去,其行为构成专利部分的新的“生产”,除特殊情况外,应当构成专利侵权。
(4)更换部分未超过专利部分的一半,原则上应解释为未侵犯专利权。
(5)如修理的程度处于第(3)种及第(4)种情形之间,则看其行为与哪种情形更为接近以便判断是否侵权。
(6)如果在修理时对专利产品进行改造,使产品成为不属于权利要求范围内的物品,则改造不构成侵权。
(7)如果改造专利产品但不更换零件,即使改造品属于专利发明的技术范围,由于不是新的“生产”,也不能作为专利侵权对待。
(8)改造专利产品且更换零件,改造品属于专利发明的技术范围,则适用关于修理的规则。
[6]从以上论述可以看出,吉藤幸朔教授认为,如果修理不构成产品的再造,则其行为合法。
如果修理行为导致了产品的“生产”,则其行为构成专利侵权。
在区分修理与再造行为时,吉藤幸朔教授主要是从产品修理及更换的程度来判断。
这种解释是从量的角度来区分,有一定的参考价值。
其不足之处在于,评价标准过于单一抽象,不能适应复杂多变的形势的要求。
美国法院在司法实践中遇到了大量涉及修理与再造区分的案件。
从案件的审理来看,区分修理与再造的方法有以下几种:1.更换机器中损坏的部件以恢复机器原有性能的行为属于修理。
美国最高法院在1850年审理了Wilson v. Simpson“刨床案”。
原告的专利产品是一种刨床,该刨床由不单独受专利保护的部件如齿轮、轴、刀片等部分组成,其中刀片用几个月就不能用了。
被告是刨床的使用人,在刀片用钝后,被告从第三人处购买了这种刀片以更换用旧的刀片。
原告认为,当刀片报废后,专利产品从物质上来说已经不存在了。
如果更换一个刀片,就是制造了整个专利产品,构成侵权。
美国最高法院认为,“根据本案的证据,这种刨床可以使用几年,而刀片每60天到90天就需要更换一次。
在购买者购买刨床时,更换刀片的权利就转移给了顾客,否则,顾客购买这种刨床是没有用的。
我们不认为被告更换刀片的行为违反了法律,或侵犯了原告的专利权。
”法院指出,即使一个部件损坏而使整个机器不能使用,并不能说机器“不存在”了,而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理。
最后,法院认定被告的行为是修理,不侵犯原告的专利权。
[7]笔者认为,在该案例中,顾客购买了刨床,就取得了对该产品进行使用的权利。
当刀片损坏时,被告更换破损的部件,这是为了继续使用刨床而对其进行维修的行为,该行为与重新制造刨床的行为明显不同。
因此,被告的行为是修理,不侵犯原告的专利权。
后来,在1961年的Aro Manufacturing Top Replacement Co.“帆布车顶案”中,美国最高法院也采取了这一观点。
在该案中,权利人享有一项汽车可折叠顶部的组合性专利,由金属支架和纺织物(均为非专利产品)构成。
当纺织物破损后,金属支架依然可用,因为有人提供纺织物以供更换。
美国最高法院裁定,更换可折叠顶部的纺织物是修理整个顶盖,而不是重新制造;制造和销售可替换的纺织物不构成侵权。
[8]2.在修理过程中允许对原产品中不成熟的技术进行改造。
美国联邦巡回上诉法院于1997年审理了“打印机墨盒案”(Hewlett-Packard Stencil .)。
在该案中,专利权人惠普公司拥有关于喷墨打印机的专利,主要包括墨盒及墨盒内的部件。
惠普公司生产和销售了不可重新灌注的墨盒,并在墨盒上标明“立即扔掉旧的墨盒”。
被告购买了惠普公司的新墨盒并将其改造为可重新灌注的墨盒进行销售。
惠普公司对被告提起诉讼。
美国联邦巡回上诉法院认为,当惠普公司在没有限制条件的情况下销售被专利保护的产品时,买方获得了对专利产品进行修理的默示许可,但不包括再造专利产品的权利。
被告的改造不是一般意义上的修理,因为被专利保护的墨盒没有被破坏或变得有缺陷。
被告的改造改善了该专利墨盒的应用性,不是不允许的“再造”,更近似于对不成熟产品的修理。
在缺少合同限制的情况下,买方有权对所购买的产品进行修改,只要不是对已经报废的产品进行再造就可以。
因此,法院认定被告的行为“类似修理”,而不是“再造”,不构成对惠普公司专利权的侵犯。
[9]3.将已整体报废的产品重新组合形成新的产品的行为构成产品的再造。