由维多莉亚的秘密一案看商标淡化
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商标淡化理论及反淡化措施早在1927年,Frank Schechter教授在哈佛法学评论发表《商标保护的理性基础》的著名论文,为商标淡化理论奠定了理论基础。
至今近80年来,世界各国对其的研究逐步深化,无论在理论还是实践上都进行了许多可贵的尝试,如1923年德国法院有关“4711”香水案的判例,1947年美国马萨诸斯州首先进行了有关反商标淡化的立法,巴黎公约1967年文本对驰名商标的特殊保护,TRIPS的有关条款,直至1995年《美国联邦反商标淡化法》横空出世,无不意味着国际上对商标淡化认识的深化和重视。
作为WTO的一员,商标淡化的研究热潮同样波及到了我国,2001年修订后的《商标法》第13条第二款“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用”,这是我国目前层次最高的有关反商标淡化的立法。
但我国反淡化立法目前仍过于粗线条,不足以适应目前商标淡化的复杂情况,也不足以保护国内外著名商标所有人的权利。
一.商标淡化的概念及构成要件商标淡化是指冲淡或者逐渐减弱消费者或者公众将商标与特定的商业来源之间联系起来的能力[1]。
商标淡化的构成通常包括三个要件。
第一,行为人实施了淡化行为。
如何实施淡化行为?国内多数论者认为,商标淡化的手段主要有两种,其一、弱化,其二、玷污。
其实,淡化的手段多种多样,有些还颇具“中国特色”,现把实践中常见的几种归纳如下。
1.弱化,又称暗化,是指将他人具有一定知名度的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的商标淡化行为[2]。
例如,“可口可乐”是世界上最知名的商标之一,普通公众看到这个商标的第一反映,通常会把它和“可乐”这种碳酸饮料联系起来,同时会把它和可口可乐公司联系在一起,因为“可口可乐”这种商标具有显著性和识别性,能够标示和识别商品的来源。
如果有人注册并生产“可口可乐”牌电视机、洗衣机等,尽管实际生产者和可口可乐公司没有任何联系,但消费者却很可能以为它们也是可口可乐公司生产的。
上海市普陀区人民法院服务保障区域法治化营商环境典型案例2018年10月31日目录1. “维秘”代理商被诉商标侵权法院认定属在先权利正当使用 1 2.支持“驴妈妈”确认不侵权之诉助力企业摆脱发展羁绊 3 3.“饿了么”清理下线问题商户法院力挺平台规范运营 5 4.解纷不忘延伸司法职能引导汽车租赁行业健康发展7 5.准确甄别英文概念平等保护中外当事人9 6.二次销售冒充新车调拨失信车商被判赔偿损失11 7.严厉打击售假场所经营主体净化南京西路商圈市场环境13 8.及时惩治“专车刷单”诈骗犯罪培塑新兴网约车市场秩序15 9.腾退土地保园区发展强力执行护业主产权17 10.亮剑老赖追究刑责兑现权益惩治失信19“维秘”代理商被诉商标侵权法院认定属在先权利正当使用——斯科塞斯公司诉吉诗美公司、万事达公司侵害商标权纠纷案案情简介:原告斯科塞斯公司是“Secret charm”注册商标的许可使用人,并有权以自己的名义提起侵犯该注册商标权利的诉讼。
两被告公司系美国著名内衣品牌“维多利亚的秘密”品牌商品的进口商和销售商。
原告公司认为,由被告一吉美诗公司进口、被告二万事达公司销售的“维多利亚的秘密”品牌化妆品上面使用了“SECRET CHARM”标识,该标识与涉案商标“Secret charm”相比,仅存在字母大小写的区别,两被告公司的行为共同构成商标侵权,故诉至法院,要求停止侵权并赔偿损失。
两被告则提出包括在先权利、在先使用、不致混淆、合理来源等抗辩意见。
经审理,法院根据诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,认定“维多利亚的秘密”品牌管理公司对包含“SECRET CHARM”在内的产品包装美术设计享有在先著作权,并基于该合法在先权利进行了正当使用,未有混淆攀附的恶意,两被告进口并销售系争产品不构成对原告“Secret charm”注册商标专用权的侵犯。
据此,法院依法判决驳回原告的所有诉讼请求。
裁判要旨:在他人商标注册之前,企业对与注册商标近似的标识,已经享有著作权等在先权利,其基于该合法在先权利进行正当使用,并且主观上未有混淆攀附恶意的,不构成对相关注册商标专用权的侵犯。
维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权纠纷案从国外商标被许可人处合法取得商标权商品后销售不属侵权【规则级别】最高法院公布的具有指导作用的案例中确定标准规范1.国外注册商标所有权人许可其母公司使用注册商标后,母公司通过正规合法渠道将商标权商品销售给国内经销商,国内经销商再以批发销售的方式向零售商销售商标权商品。
母公司作为被许可人以合法方式销售商标权商品后,其与商标所有权人对商标权商品上的商标权即告穷竭。
根据商标权利用尽原则,国内经销商向零售商销售商标权商品的行为不构成侵害注册商标专用权。
2.经营者的宣传行为使相关公众误以为其与商标权人之间存在授权许可关系,从而获取不正当的竞争优势,其行为对商标权人的商业活动产生影响,致使商标权人的利益受到损害。
因此,应认定经营者在主观上存在虚构事实以引人误解的主观恶意,客观上实施了虚假宣传的客观行为,其行为构成不正当竞争,应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。
【法律法规】《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的。
《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(三)项经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;第九条经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。
广告的经营者不得在明知或者应知的情况下,代理、设计、制作、发布虚假广告。
第二十条经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。
被侵害的经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的,可以向人民法院提起诉讼。
维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案文章属性•【案由】侵害商标权纠纷,虚假宣传纠纷•【审理法院】上海市第二中级人民法院•【审理程序】一审•【裁判时间】2013.04.23裁判规则国外某品牌拥有者在国内就该品牌注册了商标,但又在国外将该品牌商品授权他人处分,国内经销商通过正规渠道从该被授权人处进口该品牌正牌商品并在国内转售的,根据商标权利用尽原则,该进口并转售的正牌商品不会造成相关公众对所售商品来源的混淆、误认,不构成商标侵权。
正文维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案原告:维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司(VICTORIA’SSECRETSTORESBRANDMANAGEMENT,INC.)。
住所地:美利坚合众国俄亥俄州雷诺兹伯格有限大街4号(FOURLIMITEDPARKWAY,REYNOLDSBURG,0HI043068,UNITEDSTATESOFAMERICA)。
法定代表人:约瑟夫奎格利(JosephQuigley),该公司知识产权副总裁。
被告:上海锦天服饰有限公司。
住所地:中华人民共和国上海市黄浦区打浦路。
法定代表人:腾胜,该公司总经理。
原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司(以下简称维多利亚的秘密公司)因与被告上海锦天服饰有限公司(以下简称锦天公司)发生侵害商标权及不正当竞争纠纷,向上海市第二中级人民法院提起诉讼。
原告维多利亚的秘密公司诉称:原告是一家成立于1977年的美国公司,英文商号为“VICTORIA’SSECRET”,对应的中文翻译为“维多利亚的秘密”,原告对上述商号享有企业名称权。
原告在中国注册了多个“维多利亚的秘密”“VICTORIA’SSECRET”商标,在本案中原告要求保护“维多利亚的秘密”(第35类和第25类)、“VICTORIA’SSECRET”%第2类)和“VICTORIA’SSECRETPINK”%第35类)共四个注册商标(以下简称涉案注册商标)。
商标淡化的若干问题研究摘要:商标淡化是指减少、削弱驰名商标或其他具有相当知名度的商标的识别性和显著性,损害、玷污其商誉的行为。
它突破了传统商标权的保护范围,有自己独特的构成要件。
从性质上说,商标淡化既是一种侵权行为,又是一种不正当竞争行为,而且还是一种损害消费者及一般社会公众利益的行为。
关键词:商标、商标权、商标淡化目前研究商标淡化具有非常重要的现实意义和理论意义。
我国即将加入世界贸易组织,而作为世界贸易组织三大支柱之一的TRIPS,即《与贸易有关的知识产权协议》,就专门规定了商标淡化的内容。
我国早已加入的《巴黎公约》也有对驰名商标的反淡化保护的相关规定。
从国际上看,美国有专门的商标反淡化立法,德国、法国等国家的商标法或其他相关法律也有商标淡化的规定。
我国新修订的《商标法》第13条已涉及到商标淡化的内容,[1]但与我国即将加入的WTO的要求,尚有一定的距离。
入世的日益临近迫使我们不得不加紧研究商标淡化这一课题。
事实上,目前人民法院已经受理了大量的涉及到商标淡化的案件,有的甚至已经审结。
理论和实践都在呼吁对这一课题的深入研究。
因此,研究商标淡化在目前具有非常紧迫、非常重要的意义。
一、什么是商标淡化商标是指“一种商品、服务的标记或标记的组合”[2].商标淡化,是指减少、削弱驰名商标或其他具有相当知名度的商标的识别性和显著性,损害、玷污其商誉的行为。
美国1996年《联邦商标反淡化法》(FederalTrademarkAnti-DilutionAct)将商标淡化定义为:“减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为”[3].商标淡化是通过对他人商标的淡化使用,来影响商标权人的商标权,降低该商标的知名度。
从表象上看,商标淡化表现为将与他人驰名商标或其他具有一定知名度的商标相同或相似的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为,它具体表现在:(1)将与被淡化商标相同的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为;(2)将与被淡化商标相似的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为;(3)将与被淡化商标相同或相似的商标做商标以外的其他使用,如将他人商标作为某类商品的通用名称使用的行为。
“维密秀”品牌形象的传播分析作者:马巧耕来源:《科技传播》 2018年第13期摘要文章通过对“维多利亚的秘密”在2014 年、2015 年、2016 年举办的内衣时装秀上的相关活动内容进行统计,基于企业形象识别和女性主义相关理论对其进行探究,分析“维密秀”如何实现对内对外的传播价值和传播策略,使得“维密秀”成为“维多利亚的秘密”品牌宣传的重要手段。
关键词维密秀;CIS ;女性形象中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)214-0155-02墨子曰:“其为衣服,非为身体,皆为观好。
”女性内衣作为一种特殊的服饰,不仅体现了时代历史的审美文化和符号内涵,更是折射出女性与社会政治、经济、民俗、宗教等各方面之间的相关性。
让女性私密衣物登上“大雅之堂”,展示女性与魅力的“维密秀”已经延续了20 多年。
不管是在媒体渠道相对单一的90 年代,还是新旧媒介大融合的现在,它总是占据各大报纸、电视、互联网以及自媒体等的头版头条,吸引着无数社会名流、艺人以及受众。
1 研究对象“维密秀”作为内衣时装秀的龙头以及世界上最顶级的盛典之一,一直是各国媒体进行报道的重点,更是国际报道中的较为重要的娱乐事件。
本论文以2014 年至2016 年“维密秀”为个案研究对象,对这3 年秀的主题风格、举办城市、模特成分、举办时间以及嘉宾人选等方面的进行质化分析。
1)研究方法:个案研究法(见表1)。
2)研究问题。
分析2014 年至2016 年“维密秀”的“内容情况”,探究它的品牌传播策略是什么?传播价值在哪?在媒介大融合与文化大融合的时代背景下,“维密秀”的品牌形象走势是怎样?2 内容分析任何一家企业都有属于自己的“标签”,让受众对其产生一种“刻板印象”。
在1995 年之前,“维多利亚的秘密”只是美国国内的知名品牌,而今“维多利亚的秘密”已成为全球最顶级的内衣品牌。
它的形象战略以刻画“维多利亚的秘密”的个性,突出和显示“维多利亚的秘密”的精神,加之每年一次的“维密秀”作为设计对象进行的整体部署,并且培养出一批来自全球各地,肤色各异的“微密”专属模特。
维多利亚的秘密商店品牌管理公司与中华人民共和国国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷上诉案【案由】行政行政行为种类行政裁决【审理法院】北京市高级人民法院【审理法院】北京市高级人民法院【审结日期】2020.05.28【案件字号】(2018)京行终3728号【审理程序】二审【审理法官】谢甄珂王东勇王晓颖【审理法官】谢甄珂王东勇王晓颖【文书类型】判决书【当事人】维多利亚的秘密商店品牌管理公司;中华人民共和国国家知识产权局;莱州市莱州路百合新新娘婚纱影城【当事人】维多利亚的秘密商店品牌管理公司中华人民共和国国家知识产权局莱州市莱州路百合新新娘婚纱影城【当事人-公司】维多利亚的秘密商店品牌管理公司中华人民共和国国家知识产权局莱州市莱州路百合新新娘婚纱影城【代理律师/律所】王新北京市正见永申律师事务所;郑俊坤北京市正见永申律师事务所【代理律师/律所】王新北京市正见永申律师事务所郑俊坤北京市正见永申律师事务所【代理律师】王新郑俊坤【代理律所】北京市正见永申律师事务所【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判【字号名称】行终字【原告】莱州市莱州路百合新新娘婚纱影城【被告】中华人民共和国国家知识产权局【本院观点】2013年商标法第十条第一款第七项规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。
【权责关键词】合法第三人质证证据不足【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明:原审法院查明的事实属实,证据采信得当,且有诉争商标档案、各引证商标档案、被诉裁定及当事人陈述等证据在案佐证,本院予以确认。
二审诉讼中,维秘公司提交了商标局及商标评审委员会作出的多份决定书、裁定书,中国国家图书馆检索报告以及百合新影城在网上商标交易平台公开高价售卖诉争商标的网页公证书等9份证据,用以证明引证商标五、六构成驰名商标以及百合新影城注册诉争商标构成“以其他不正当手段取得注册”的情形,诉争商标应被宣告无效。
维多利亚的秘密商店品牌管理公司与上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案文章属性•【案由】不正当竞争纠纷,侵害商标权纠纷•【案号】(2014)沪高民三(知)终字第104号•【审理法院】上海市高级人民法院•【审理程序】二审裁判规则行为人虽然没有获得注册商标权利人的商标授权,但其销售的商品并无证据表明属于假冒商品的,因此指控其侵犯商标权利人商品商标专用权不成立。
商标权人无权禁止他人在销售商品过程中对其商品商标的指示性使用,即使是同时注册了与商品商标标识相同的服务商标,也不能禁止他人对商品商标的指示性使用。
行为人事实攀附权利人的主观意图明显,且实施了虚假宣传的客观行为,并获得了不正当竞争利益,也致使权利人利益受到侵害的,行为人的行为应当认定为不正当竞争行为。
正文维多利亚的秘密商店品牌管理公司与上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案【案号】一审:(2014)沪一中民五(知)初字第33号二审:(2014)沪高民三(知)终字第104号【案情】上诉人(原审被告)上海麦司投资管理有限公司。
法定代表人高洁。
委托代理人宋达宇,北京市中伦文德律师事务所律师。
委托代理人郑又玄。
被上诉人(原审原告)维多利亚的秘密商店品牌管理公司。
法定代表人约瑟夫·奎格利,该公司副总裁。
委托代理人王萱,上海市国泰律师事务所律师。
委托代理人郭诚诚,上海市国泰律师事务所律师。
上诉人上海麦司投资管理有限公司(以下称麦司公司)因侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,不服上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民五(知)初字第33号民事判决,向本院提起上诉。
本院受理后,依法组成合议庭,于2014年12月4日公开开庭进行了审理。
上诉人麦司公司的委托代理人宋达宇,被上诉人维多利亚的秘密商店品牌管理公司(以下称维多利亚公司)的委托代理人王萱、郭诚诚,到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原审原告维多利亚公司诉称:原告系全球著名内衣品牌“VICTORIA'SSECRET”(中文名:维多利亚的秘密)的所有人。
法制沙龙zhigong falv tiandi非授权奢侈品经销商有关商标的问题分析吴 多(200030 上海大学知识产权学院 上海)根据美国咨询公司贝恩(Bain & Company)公布的奢侈品行业报告,2015年全球奢侈品市场份额高达1.08万亿欧元。
中国作为全球第二大奢侈品消费市场,奢侈品消费者不断增多,奢侈品经销商也日渐增加。
但是,近年来奢侈品经销商未经品牌厂商(商标权利人)许可,在店招、着装等位置显著或过度使用品牌标识(商标),引发奢侈品品牌厂商的严重不满,以至于非授权奢侈品经销商屡屡作为被告走上法庭。
虽然绝大多数案件以品牌权利人胜诉告终,但如何界定非授权奢侈品经销商对品牌厂商的商标使用的合理边界仍然存在争议。
笔者结合相关法律法规和司法案例,尝试探讨非授权奢侈品经销商在店招上显著使用品牌厂商商标的侵权问题。
一、非授权奢侈品经销商店招上使用他人商标的司法实践1.认定侵犯品牌厂商在奢侈品上的商品商标专用权在2002年艾尔弗雷德·邓希尔有限公司与四川和正百盛广场有限公司商标侵权纠纷案[1](以下简称“登喜路案”)中,法院认为非特许经销商不能把商标独立用在其销售该商品的柜台上作为店招使用。
在2009年古乔古希公司与宁波奥特莱斯购物有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争案[2](以下简称“GUCCI 案”)中,法院认为非授权经销商以显著醒目的方式大量地使用他人商标,会使消费者误认为被告的商铺系与原告授权经销商,这种使用不能认为是善意的、合理的。
2.认定侵犯品牌厂商在服务上注册的商标专用权在2014年维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[3](以下简称“维多利亚秘密案”)中,一审法院认为如果对商标的使用超出了为指示所销售商品所必需的方式,并且足以产生标识服务来源的效果,则构成对服务商标的侵权。
被告在其店铺大门招牌等处使用了“VICTORIA’SSECRET”标识,且对外宣称该店为维多利亚的秘密上海直营店,这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系,因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围,具备了指示、识别服务来源的功能,构成对“VICTORIA’SSECRET”服务商标专用权的侵害。
商标淡化理论的新转折--评美国Victoria's Secret案
马宁;杨晖
【期刊名称】《电子知识产权》
【年(卷),期】2004(000)002
【摘要】@@ 2003年3月,美国联邦最高法院对一则经过两审的商标淡化争议案件-Moseley V.Secret Cara-logue,Inc.(简称Victoria′Secret)一案作出终审判决,从而结束了围绕联邦商标反淡化法(FTDA)实施以来司法实践中见解不一的局面,使商标淡化理论发生了新的转折.该案的判决对我们全面理解、运用商标淡化理论提供了借鉴,并将对我国在美企业的商标策略产生一定的影响.
【总页数】3页(P42-44)
【作者】马宁;杨晖
【作者单位】上海大学法学院;上海大学法学院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.Victoria's Secret推出新款香水 [J], 木冰
2.美国《商标淡化修正案》中的利益分析 [J], 孙敏洁;漆诣
3.从美国Moseley案看商标淡化的界定 [J], 杨柳;郑友德
4.关于Victoria's Secret的秘密 [J], 刘媚琪
5.品牌故事:维多利亚的秘密 (Victoria's Secret) [J],
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维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案
佚名
【期刊名称】《中华人民共和国最高人民法院公报》
【年(卷),期】2017(000)008
【摘要】【裁判摘要】合法取得销售商品权利的经营者,可以在商品销售中对商标权人的商品商标进行指示性使用,但应当限于指示商品来源,如超出了指示商品来源所必需的范围,则会对相关的服务商标专用权构成侵害。
商标使用行为可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系的,应认定已经超出指示所销售商品来源所必要的范围而具备了指示、识别服务来源的功能。
【总页数】7页(P42-48)
【正文语种】中文
【中图分类】D923.43
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1.“伟哥”商标注册引发的商标权纠纷案——辉瑞有限公司等诉广州威尔曼药业有限公司等不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷案 [J],
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3.维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 [J], 无
4.宝马股份公司诉上海创佳服饰有限公司、德马集团(国际)控股有限公司、周乐琴侵害商标权及不正当竞争纠纷案 [J],
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著名商标保护的屏障──商标“反淡化”理论的探索
李玉香
【期刊名称】《武汉大学学报:人文科学版》
【年(卷),期】1999()5
【摘要】商标“反淡化”理论是商标侵权理论之一。
在我国虽然存在着不少商标淡化的事例,但却没有相关的“反淡化”立法,对此理论的研究也相对滞后。
本文在借鉴国外“反淡化”立法和理论研究的基础上,对商标淡化的概念、种类及在我国进行“反淡化”立法的必要性作了初步探索。
【总页数】4页(P98-101)
【关键词】商标淡化;早期著名商标;显著性特征;误认
【作者】李玉香
【作者单位】中国政法大学经济法学系!北京;100088
【正文语种】中文
【中图分类】D923.43
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1.我国建立驰名商标反淡化保护理论体系的可行性分析及设想 [J], 陈伟
2.从驰名商标的扩大保护看我国的商标反淡化理论 [J], 陈笑梅
3.商标保护观念发展对驰名商标反淡化理论的影响 [J], 刘勇前;宋振凌;刘燕
4.从反淡化理论谈我国商标保护制度的完善 [J], 陈小红
5.驰名商标反淡化的立法保护
——以"老干妈"商标淡化侵权纠纷案为例 [J], 刘姝辰
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由美國法上判例看商標淡化之進展(上)教務組導師陳雅譽一、前言傳統美國商標法1認為商標的功能在於免於消費者對於特定商品之來源混淆2。
因此早期美國法院對於商標的保護通常作限縮解釋,認為是否成立商標侵權的一個判斷要件在於,行為人必須有引起消費者對商品來源的混淆(consumer confusion)之虞,也因此,對於不相同或不近似的產品間,因為沒有引起來源混淆之虞,自然無法受到商標權的保障。
但商標權屬於無形資產的一種,其價值有時更甚於有形資產,例如可口可樂(Coca-Cola)的商標,或如美國知名的居家節目主持人「瑪莎史都華」(Martha Stewart)的商標用在寢具、家飾產品上的價值均不菲。
因為商標有時會成為消費者的一種身份象徵(如Chanel),有時可以提昇產品的銷售與市場佔有率(如打上Sony品牌的電子產品),有時更可以減少推廣新產品的費用,因此商標的價值絕不僅止於避免混淆而已。
因此之故,在資訊發達且商業市場交易逐漸熱絡情況下,逐漸出現了許多非近似商品間的商標利用行為;例如將知名麥當勞速食業的「M」標章使用在非食品業的服飾上,或將石化業的「台塑」使用在皮帶上,或將金融業的「花旗」使用在食品上等行為,均屬利用他人已建立起某種商譽的商標以使消費者能夠聯想到自己的產品也具有相同商譽的一種搭便車的行為。
在這種情況下,由於商標權人的產品與1現行的美國商標法15 U.S.C. § 1051- §1127係於1946年通過,又稱為Lanham Act。
2The Lanham Act §32 (1)和§43(a) “…is likely to cause confusion, or cause mistake, or deceive”。
使用人的產品種類截然不同,縱使有藉商標權人的著名商標來推銷自己默默無聞的產品,尚不至於使消費者產生混淆產品出處的誤解,因此無法用傳統的商標侵權觀念來加以排除。
但無疑地,若使用人生產的產品品質低劣,或使用人本身信譽不佳,一定會對著名商標產品造成一種負面損害,有可能減低著名商標產品銷售量,最終破壞著名商標權人對於商標的投資。
因此,為了遏制這種不勞而獲的“搭便車”行為,乃出現了商標淡化(Trademark Dilution)的理論。
二、聯邦商標反淡化法(Federal Trademark Dilution Act, FTDA)3(一)美國國會為避免前述搭便車行為影響商業市場的公平性,遂於1995年通過FTDA修正案。
根據該法案內容,著名商標權人有權請求法院對於使用人在非近似商品上使用著名商標或其他與著名商標近似的標誌時,核發禁制令(injunction)。
其要件為:1.必須所利用的商標係著名(famous)商標,蓋被利用之商標若非著名商標,即不會有使人產生聯想進而影響商譽之虞,自無「淡化」可能。
2.被告使用的行為必須減損該著名商標的顯著性,亦即使其識別性變得模糊(blurring),或污損(tarnish)該商標聲譽,至於,商標權人和使用人間是否存在競爭關係,或二商品來源是否導致消費者混淆、錯誤或詐欺等,均非所問。
3FTDA除了規定對著名商標在被淡化方面時的法律救濟,並提出一系列判斷商標是否知名和具有顯著性(Distinctiveness)的標準;且該法已被編入the Lanham Act §43 (見15 U.S.C.A.§ 1125 (c)(1))。
(二)然而在實務上的運作下,許多商標在被淡化的侵害下,仍無法受到應有的保護,究其原因如下:1.FTDA忽略了,除了著名商標外,特殊(unique)標章,例如耐吉運動產品所使用的“Just Do It”一詞,也有可能受到識別性減損或有商譽污損之可能。
此外,「著名」的要件也使得“一般消費者不會注意到的商標”排除適用,造成商標權人在尋求法院協助時,必須先就消費者“認知商標的程度”、“商標固有以及取得之識別程度”、“商標使用期間以及有效期間”,甚至“廣告與公眾週知的有效期間及存續期間”等事實提出證明,待證明商標為消費者所熟知,且該商標仍在使用中後,法院才會進一步考慮有無淡化的結果。
2.FTDA條文僅概述“lessening”一詞4,過於抽象,並未就形成淡化應判斷的方式加以規範,以致於法院在形成心證時,有時考量的是雙方產品間有無可資區別的特色;有時則將「淡化」行為與商標侵權連結,審查使用人的產品是否會造成消費者「實際混淆」(actual confusion);有時則傾向鼓勵商標所有人對於可能的商標侵權人提起警覺,必須先積極對潛在淡化者主張權利。
一旦商標權人怠忽保護商標時,可能會受到不利判決,其結果自然造成商標權人四處奔波,也使得許多已經投入大量資金打響知名度的著名商標,仍然得不到應有的保護。
4The term “dilution” means the “lessening” of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) c ompetition between the owner of the famous mark and other parties, or(2) l ikelihood of confusion, mistake, or deception.(三)因為前述條文規範之缺失,造成在2003年以前,美國聯邦法院針對商標淡化訴訟的法律見解諸多紛歧。
1.聯邦第二巡迴法院- Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2dCir.1999):(1).背景:Pepperidge Farm 註冊GOLDFISH 商標後,利用GOLDFISH商標推出金魚形狀的基本餅乾系列,並將這種強烈印象產品運用到不同口味、尺寸以及混合商品上,使得Pepperidge Farm的金魚餅乾對消費群而言,已經逐漸成為知名商品。
Nabisco 繼PepperidgeFarm推出金魚餅乾之後,也推出一系列造型餅乾,其中包括魚形餅乾。
Nabisco未免侵害Pepperidge Farm商標權之虞,遂先行提起確認之訴(Declaratory Action),請求法院確認Nabisco的魚形餅乾新產品並未侵害Pepperidge Farm的GOLDFISH 商標。
(2).法院判斷:第二巡迴法院在Nabisco一案中列出了判斷是否構成商標淡化的10個因素:(1)原告商標是否顯著;(2)雙方使用的商標有無相似性;(3) 雙方產品的近似性以及使用人產品有無進入商標權人產品的市場可能;(4) 前三項因素間的關連性;(5) 雙方有無共同的消費者,或消費者有無地域限制;(6) 消費者的辨識能力;(7)使用人的產品是否會造成實際混淆;(8)使用人的產品品質;(9)損害結果是否係商標權人遲延主張權利所造成;(10)商標權人對於保護商標權之行為有無懈怠等。
前述10個判斷標準中,並未考慮到使用人的產品是否對商標權人的產品造成經濟上的損失。
(3).小結:可見聯邦第二巡迴法院在考量是否成立商標淡化之行為,肯認「抽象危險」的存在,認為商標權一種猶如刀劍般主動進擊的力量,只要在有損害之虞的情況下,不需要實際損害發生,商標權人也可先行提起確認之訴,預先排除。
2.聯邦第四巡迴法院-Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows,Inc., v. Utah Div. of Travel Development, 170 F.3d 449, 461(4d.Cir.1999) (1).背景:Ringling兄弟馬戲團是一個家喻戶曉,有上百年歷史的馬戲團。
該馬戲團自1872年起便使用“Greatest Show on Earth”(世上最精彩的演出)作為馬戲團的標語,並在1961年將標語申請註冊商標。
Ringling兄弟馬戲團每年在全美的演出超過1000場,現場觀眾人數達1200萬,估計每年至少有7000萬人目睹了“Greatest Show on Earth”標語,且僅1997年,Ringling兄弟馬戲團使用在該標語的廣告宣傳,已經接近1900萬美元,可見這一個標語非但具有相當的知名度,也稱得上是著名商標。
而被告猶他州旅遊局從1962年起,在遊客服務手冊上使用“Greatest Snow on Earth”(世上最精彩的雪)的標語,再將之用於猶他州的汽車牌照上,也在2002年鹽湖城冬季奧運會上廣泛地使用這一標誌。
1988年,被告在美國專利商標局申請註冊“Greatest Snow on Earth”商標5。
原告遂於1996年提起訴訟,主張被告的商標與原告的著名商標,二者在拼寫和外形上極為近似,會誤導消費者,使消費者錯誤地將雙方產品和服務聯想在一起,進而減損原告商標的辨識能力,淡化原告的“Greatest Show on Earth”商標,並請求法院禁止被告行為,並賠償原告損失。
(2).法院判斷:聯邦第四巡迴法院認為商標權人要主張商標遭到淡化,必須先證明其受有實際的損害。
不承認單純消費者對二個商標之心理聯想(mental association)等於淡化,因為單純聯想與損害間並無因果關係。
因此,縱使商標權人提出顧客研究報告,不過是在證明二個商標間的關連性,尚無法證明商標權人的商標有何識別功能。
總之,法院不同意使用人使用商標後必然會對商標權人造成損害的假設,商標權人必須證明使用人的商標對商標權人的商標的銷售或廣告力量造成實際損害。
因此,法院認為,雖然本案的原、被告的標語間僅有一字之差(“Show”和“Snow”),但兩者的讀音、義涵(“表演”和“雪”)有明顯區別,不易產生混淆;且原告並未提出其商標的價值受到了實際損害的證據,故予原告敗訴判決。
5猶他州旅遊局在1997年取得商標權。
(3).小結:由此可知,聯邦第四巡迴法院認為FTDA所賦予商標權人是一個消極的、如同盾牌般抵抗他人侵害的消極的防禦權,必須在損害出現後,商標權人才能進行反擊。
因此,商標權人除了證明使用人有淡化商標的行為外,還必須證明使用權人之淡化行為造成對商標權人的商標辨識度,以及產品商譽等價值造成實際損害6。
第四巡迴法院在適用FTDA條文時,創設了法條文義中所無的「實際損害」,以避免賦予商標權人過大的權利。
然若商標權人一定要等到可以證明營業額減少,或提出消費者已經沒有購買意願的研究報告後,商標權人便可直接提起侵權行為訴訟,又何需藉由FTDA來保護?況且,如果商標權人所提出的實際損害是可以衡量的,則FTDA 所提供的救濟方式--禁制令,僅防止未來損失的繼續發生,與彌補已發生的實際損害完全不相當,甚至此時發生的實際損害已經無法彌補。