同日申请两种专利的声明

如何同时申请发明及实用新型专利作者：卢宏来源：《发明与创新·大科技》 2012年第7期长沙正奇专利事务所专利代理人卢宏2008年，中国专利法进行第3次修改时，在原第9（1）条基础上增加了如下表述：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

”此次条文修改将对申请人就某一发明创造同时申请实用新型和发明专利产生影响，本文就此提出初步看法和建议。

原专利法第9（1）条的立法原意是为了限制一项发明创造只能授予一项专利权，但在实践中申请人往往从实用角度考虑，针对同一项发明创造同时提出实用新型和发明专利申请，以致后来出现了“舒学章案”。

该案涉及到一项发明创造先后获得了实用新型和发明两项专利这一问题，学界和司法界对此有两种不同的看法。

一种是认为专利局不应该对同一发明创造授予两次专利权，并且导致同一发明创造获得了比一般情况下更长的实质保护期；另一种观点则认为两次授权并不与立法目的相冲突，只要两项专权利不同时存在即可。

因此，新法修改时考虑到申请人应当可以利用实用新型专利与发明专利并存、并各具特点的实际情况，允许申请人就同一发明创造既提出实用新型专利申请，又提出发明专利申请；同时，为了避免同一发明创造的保护期得到变相延长，因而要求两种形式的申请必须同时提交，而且还要求申请人在提交申请时做出相应声明。

应该说，新法的上述修改较好地解决了针对“舒学章案”出现的两种分歧意见。

但笔者认为，在具体操作执行本款条文时，仍需注意以下几个问题。

一、什么情况下才属于同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利？首先，需要明确的是，什么是同样的发明创造？“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求（即所要求保护的技术方案相同）。

也就是说，只有当发明和实用新型中存在相同的权利要求时，才被认为是“同样的发明创造”。

中国科技期刊数据库 科研2015年24期 111专利申请有关重复授权问题的案例汇编李保安 赵景焕 李 想国家知识产权局专利局审查协作河南中心，河南 郑州 450001摘要：“禁止重复授权原则”是专利制度的一项基本原则。

专利法第九条规定同样的发明创造只能授予一项专利权。

专利法和专利法实施细则中明确规定了同一申请人/不同申请人、同日就同样的发明创造提出两项专利申请的一般情况的处理方法，但未涵盖所有的情形。

本文通过对典型案例处理方式的讨论，对专利法中涉及的相关法条进行分析，希望能够起到更好地防止重复授权的发生的效果。

关键词：专利申请；重复授权；案例 中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：1671-5780(2015)24-0111-01专利权是一种“独占权”，所以同样的发明创造不能被授予两项以上的权利，否则专利权的冲突会导致权利的不稳定。

因此，从立法本意上来讲，禁止重复授权是为为了保护专利权人的合法权利，鼓励发明创造。

现行的法律法规中对同一申请人/不同申请人、同日就同样的发明创造提交两件专利申请的一些情况的具体处理方法作出了规定，具体内容参见《审查指南》第168-169页。

虽然现行法则详细规定了上述情况的处理方式，但实质审查过程中遇到的情况往往比较复杂。

针对具体情况如何处理最为合适也是一直存在争议的话题，而合适的处理方式是基于对法条含义的正确理解。

针对重复授权的含义，存在两种不同观点：1，同一时间，同样的发明创造不能有两项或两项以上有效状态的授权专利存在；2，同样的发明创造自始至终都不能授予两项专利权。

哪一种理解才是更合理的呢？舒学章的“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”案曾经引发了较大的讨论。

针对这些问题，本文结合一些典型案例，就重复授权问题的一些处理方式进行分析。

1 案例一 案情介绍：申请时，申请人A 同日申请了发明（本申请）和实用新型，并进行了说明。

发明进入实质审查阶段时，实用新型已授权。

浅析“同样的发明创造”与“同样的发明或实用新型”的区别作者：陈治位来源：《中国知识产权》2018年第10期“同样的发明创造”和“同样的发明或实用新型”是专利法体系中的两个概念。

从字面含义理解，根据《专利法》第二条，发明创造包括发明、实用新型和外观设计；而如果不考虑外观设计的话，发明创造就等同于发明或实用新型。

如此可以得出：“同样的发明创造”和“同样的发明或实用新型”的含义相同。

但如果认真研究一下这两个概念，会发现二者的实质含义具有本质不同。

但在代理和审查的实践中，存在不少将这二者混同的情况，因此，有必要厘清这两个概念的区别，避免在代理实践中给申请人的利益造成不必要的损失。

一、出处不同（一）“同样的发明创造”的出处“同样的发明创造”出自于《专利法》第九条，内容如下：“同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

”上述法条第一款中，“同样的发明创造”出现了两次；第二款中，“同样的发明创造”出现了一次。

除此之外，“同样的发明创造”未在《专利法》其他任何一个条款中出现过。

（二）同样的发明或实用新型的出处“同样的发明或实用新型”出自于《专利法》第二十二条第二款，内容如下：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

”“同样的发明或实用新型”出现在上述法条第二款关于抵触申请的部分中。

另外，在审查指南中关于新颖性的章节中提到新颖性的审查原则之一，是“同样的发明或者实用新型”。

二、适用的场景不同（一）根据第一部分的内容，“同样的发明创造”出自于《专利法》第九条，而且未在《专利法》其他任意一项条款中出现，因此可以确定，“同样的发明创造”是一个专用于确定是否重复授权的特定概念。

同日申请发明专利和实用新型专利的声明尊敬的专利局：我（申请人姓名），特此向贵局提交一份关于同日申请发明专利和实用新型专利的声明。

首先，我想强调的是，发明专利和实用新型专利是两种不同类型的专利，其申请的目的和保护范围也有所不同。

发明专利主要用于保护新的技术发明，其保护范围通常较广，可以涵盖该技术领域内的所有实施方式。

而实用新型专利主要用于保护实际应用中的新设计或者结构改进，其保护范围相对较窄，仅限于具体的设计或者结构改进。

在一些情况下，同一个发明或者创新可能同时符合发明专利和实用新型专利的要求。

这种情况下，为了保证获得更全面和有效的专利保护，申请人可以选择同时申请发明专利和实用新型专利。

这样的申请方式可以充分利用两种专利的优势，提高专利保护的效果。

通过同时申请发明专利和实用新型专利，可以实现以下两个方面的优势。

首先，同时申请发明专利和实用新型专利可以实现不同层次的保护。

发明专利作为对技术发明的全面保护，可以避免他人绕过发明的核心技术而对改进进行申请。

而实用新型专利则可以保护创新的具体设计或者结构改进，提供对产品外观或者构造的保护。

通过两者的结合，可以实现对技术和产品不同层面的全面保护，维护申请人的创新成果。

其次，同时申请发明专利和实用新型专利可以提高申请的成功率。

由于发明专利和实用新型专利的审查标准和要求不同，同时申请可以充分满足两者的要求，提高申请的通过率。

例如，在发明专利的申请中，申请人需要提供充分的技术描述和权利要求，而在实用新型专利的申请中，则需要突出该技术的新颖和实用性。

通过同时申请发明专利和实用新型专利，可以针对两者的要求进行有针对性的准备，提高申请的成功率。

综上所述，我决定同时申请发明专利和实用新型专利，以确保对我的技术和创新作品的全面保护。

通过同时申请发明专利和实用新型专利，可以实现不同层面的保护，提高申请的成功率。

我相信，这样的申请方式将对我个人和社会的发展产生积极的影响，并为相关技术领域的进步做出贡献。

谈专利“双报”的发明延迟审查专利“双报”，是指申请日就同样的发明创造同时申报发明和实用新型。

近期国家知识产权局发布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中增加了涉及“双报”的新规定，具体为在审查指南第五部分第七章8.3延迟审查增加了以下内容：同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，一般对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查，延迟期限通常为4年。

关于“双报”专利的发明延迟审查、以及具体的延迟期限均是第一次出现在官方文件中，虽然这仅仅是修改草案的征求意见稿，后期可能改动或删除，但也足以传递出一些信号。

值得一提的是，本次审查指南的修改草案（征求意见稿）还涉及实用新型引入“明显创造性”审查。

1、专利“双报”的法律依据及由来1984年制定的《专利法》和《专利法实施细则》均未涉及“同一申请人先后或者同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请”的情况处理，即从法律上允许同一申请人就同样的发明创造重复申请获得两项以上专利权。

1992年修改的《专利法实施细则》增加“同样的发明创造只能授予一项专利权”这一规定，从法律上禁止了上述情况。

但由于当时专利申请数量增长激增，而实审员人数不足，发明专利申请出现了严重积压现象，有些发明专利申请的审查周期长达6~7年，引起公众强烈不满。

为此国家知识产局采取了一项临时措施，即允许同一申请人先后或者同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请。

这一申请人既可以通过实用新型快速获得专利保护，又可以通过发明来获得更长的保护期限。

但这种做法导致了以下两种不合理的情形：一是当同一申请人先提交实用新型专利申请，后提交发明专利申请时，可能导致总共获得的专利保护期限超过仅提出发明专利所能获得的保护期限，这对其他发明专利权人来说有失公平；二是当先授予的实用新型专利已经被放弃或者终止时，会由国务院专利行政部门登记和公告而进入公众视野，公众有理由认为原来的实用新型已经进入失去了独占保护，任何人可以自由实施，但此时再对相同的发明创造进行发明专利的授权，从而导致该实施行为侵犯了发明专利权，这对公众来说有失公平。

同日申请发明和实用新型若干法律问题研究同日申请发明和实用新型，是指在同一天内针对同一技术方案，同时申请发明专利和实用新型专利。

这种申请方式在专利申请中是允许的，但是在实际操作中会涉及到一些法律问题。

本文将针对同日申请发明和实用新型的若干法律问题展开研究。

同日申请发明和实用新型是否违反了专利法的规定？根据我国《专利法》第二十三条的规定：“同一个技术方案只能保护一次。

”有人认为，发明和实用新型是对同一技术方案进行两次保护，所以可能违反了这一条规定。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定：“发明创造的技术解决方案除了可以保护为发明外，如果具有独创性并能在实用中产生物质结果，可以作为实用新型保护。

”可以看出，发明和实用新型是两种独立的保护方式，同日申请发明和实用新型并不违反专利法的规定。

同日申请发明和实用新型是否在申请程序上存在冲突？发明和实用新型虽然是两种独立的保护方式，但在申请程序上存在冲突的问题。

根据《专利法实施细则》第四十三条的规定：“发明人考虑到申请的需要，可以请求将他的申请中包含的实用新型同时间的发明专利申请一并公开。

”这就意味着，在同日申请发明和实用新型时，申请人需要在申请文件中明确表明是否希望将实用新型同时间的发明专利申请一并公开。

如果没有明确表明，申请人后期想要将实用新型同时间的发明专利申请一并公开将难以办理。

同日申请发明和实用新型是否会影响后续专利权的有效性？同日申请发明和实用新型并不会影响后续专利权的有效性。

根据我国《专利法》第二十七条的规定：“具有相同或者近似的技术方案，同时作为实用新型和外观设计，在同一日内申请或者在本法第二十五条规定的优先权有效期内申请的，分别授予实用新型和外观设计专利。

”可以看出，同日申请发明和实用新型可以分别取得实用新型和发明专利，且不会影响后续专利权的有效性。

8·业界前瞻专利法上的禁止重复授权原则李云列摘 要：禁止重复授权是专利制度的一项基本原则，有狭义和广义之分。

狭义的禁止重复授权原则是指对于同一发明创造，对同一主体不得重复授予专利权；广义的禁止重复授权原则还包括专利权的先申请原则。

下文中的禁止重复授权原则采用的是狭义上的概念。

不过，尽管对禁止重复授权原则有明文规定，对其的功能与内涵仍存有不少争议，本文将试图厘清这些问题。

关键词：专利法；禁止重复授权原则1 我国禁止重复授权原则的沿革1.1 老《专利法》中的禁止重复授权原则我国的首部《专利法》于1984年颁布，但该法并未涉及禁止重复授权原则。

全国人大常委会于1992年和2000年两次对《专利法》进行了修订，但亦未涉及禁止重复授权原则。

1992年《专利法实施细则》第12条虽然规定，“（1）同样的发明创造只能被授予一项专利。

（2）依照《专利法》第9条规定，两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人”，但该第12条第1款并不能理解为专利不重复原则的第二个方面。

因为根据1992年《专利法》第22条和第23条的规定，对于实用新型和发明专利申请，抵触申请并不包括申请人的在先申请，而对于外观设计专利申请则根本没有抵触申请的概念。

2001年的《专利法实施细则》第13条在内容上与1992年《专利法实施细则》第12条一致，但2001年的《专利审查指南》已经涉及到了重复授权的问题，对于同一申请人的申请日不同的专利申请，并不构成抵触申请，申请人可自主选择自申请日放弃已获得的专利权或撤回尚未被授权的申请。

1.2 舒学章案由于此前的《专利法》并不禁止同一主体就同一发明创造再次提出专利申请，就同一发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利已成为普遍的专利保护策略。

但舒学章案改变了这一现象。

舒学章于1991年2月7日先申请了名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利（于1992年9月30日被公告授权），后又于1992年2月22日申请了另一主题相近的发明专利。

浅析关于重复授权的专利审查摘要：本文结合案例分析，梳理并总结了重复授权审查要点，以便专利审查/代理相关从业人员能够更加准确快速地判断是否构成重复授权。

关键字：重复授权，同样的发明创造一、引言专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

对于同样的发明创造的审查标准，《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节给出了：判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造]。

对于是否构成重复授权的判断，若申请人、申请日均相同，权利要求文字记载完全相同，也不存在涉及保护范围的其他形式缺陷，这样我们很容易判断其构成重复授权，然而，审查过程中遇到的重复授权判断远不是如此简单，下面将结合案例，进一步分析几种特殊情况下的重复授权判断的具体处理方式。

二、同样的发明创造的几种常见判定1、权利要求A26.4变更对同样的发明创造判断的影响案例一：涉及不清楚[1]【案情介绍】本申请涉及一种列管式固定床反应器。

与本申请同日提交的实用新型已授权，授权的权利要求1与本申请的权利要求1完全相同，其中都存在不清楚的缺陷：“再生气气体入口(14)与通过四通阀门(15)连接在一起”。

审查员一通中指出权利要求1不清楚，申请人根据说明书的记载将权利要求1修改为“再生气气体入口（14）与出料口（18）通过四通阀门（15）连接在一起”。

【案件分析】首先，当权利要求的保护范围不清楚时，应该根据说明书记载的技术内容来解释权利要求，更能符合发明人的本意，针对本申请，通过说明书的记载可以看出，再生气气体入口是通过四通阀门与出料口相连，并且申请人答复一通时也按照说明书的记载对权利要求1进行了修改，可见说明书中记载的连接方式是符合申请人本意的；其次，实用新型中不清楚的缺陷也应该用说明书进行解释，说明书中并没有记载其他的连接方式，通过说明书记载的技术内容，通过说明书对权利要求进行解释的方式也是唯一清楚的，因此修改后的权利要求1与新型中的权利要求1的保护范围相同，属于重复授权。

重复授权的判断与处理方式摘要：禁止重复授权是专利制度的基本原则，同样的发明创造只能授予一项专利权，《专利审查指南》较为详细地规定了判断原则和处理方式，但未像新颖性一样给出判断基准，从而造成了“同样的发明创造”的判断基准在审查实践中存在操作上的不一致性。

本文研究分析了重复授权的法律解释、判断原则及处理方法。

关键词：重复授权；判断基准；处理方式一、概述我国的《专利法》所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计，由于发明和实用新型专利在审查程序上的不同，导致了实用新型审查周期短，授权快，但是保护周期短仅为10年，而发明专利申请要自申请日起经过十八个月予以公布或根据申请人的请求提早公布，并在提出实质审查请求后才能进入审查，造成了其审查周期相对较长，但可以获取较长的20年的保护周期。

因此，有相当一部分的申请人会就同样的主题既申请发明又申请实用新型专利，以期实现既能获得较长的专利保护周期，又能够尽快获取专利权。

在实质审查中，经审查发现一项发明专利申请符合被授予专利权的条件，但同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权[1]。

这种作法在坚持禁止重复授权原则的基础上，更加符合我国申请人的实际情况。

二、重复授权的判断与处理方式《专利审查指南》第二部分第三章第6节规定，“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。

《专利审查指南》规定了重复授权的判断原则和处理方式，实际审查过程中，会遇到各种情形，一般处理方式如下：对于同日申请且发明专利申请A与实用新型B为同一申请人的情况。

若实用新型B的专利权已终止，则申请人只能对发明专利申请A进行针对性修改或放弃；若实用新型B专利权未终止且有同日申请声明，则通知申请人根据《专利法》第九条一款进行选择或修改；若实用新型B专利权未终止且未有同日申请声明，则根据《专利法实施细则》第四十一条第二款的规定，只能依照《专利法》第九条一款对发明专利进行针对性修改或放弃，而不能对专利权进行选择。