日本专利申请与撰写策略之PBP权利要求
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日本专利申请与撰写策略之PBP权利要求在日本,包含制造方法特征的产品权利要求,即用制造方法限定产品的权利要求称之为PBP权利要求,下面详细来看看关于日本专利申请与撰写策略的PBP权利要求。
PBP权利要求
包含制造方法特征的产品权利要求,即用制造方法限定产品的权利要求,在日本被称作PBP(product-by-process)权利要求,在中国专利实务中属于较常见的权利要求,一般认为其清楚限定了权利要求的范围。
针对此类权利要求,审查员通常不会发出权利要求不清楚的审查意见。
在中国,针对此类权利要求,在判断其新颖性和创造性时,审查员会考虑该制造方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成,而在授权后的侵权判断过程中,该制造方法特征对权利要求的保护范围具有限定作用,如果被诉侵权产品的制造方法与权利要求中限定的制造方法不相同也不等同,则认为被诉侵权产品未落入专利权的保护范围。
但是,对于这种类型的权利要求,日本目前的专利实务与中国有很大的区别,这种用制造方法限定产品的权利要求常常会被认为其保护范围不清楚,其主要的标志是日本最高法院
2015年6月5日针对一起专利侵权纠纷(普伐他汀钠案件)做出的判决(最高裁平24(受)1204号判决),该判决对日本的专利实务带来了巨大的影响。
案情回顾
针对该专利侵权纠纷,此前日本知识产权高等法院大合议庭曾做出判决,阐述了解释此类PBP权利要求的保护范围的原则,其中认为PBP权利要求应该区分为“真正方法限定产品式权利要求”和“非真正方法限定产品式权利要求”这两种类型,“真正方法限定产品式权利要求”是指在递交申请时无法直接用结构或性质来确定物品,或者用结构或性质来确定物品是非常困难的,因此采用制造方法来限定,而“非真正方法限定产品式权利要求”是指在递交申请时并不存在无法直接用结构或性质来确定物品,或者用结构或性质来确定物品是非常困难的情况,而在权利要求中记载了该物品的制造方法。
在此基础上,认为对于“真正方法限定产品式权利要求”,将其保护范围解释为“与通过权利要求中记载的制造方法制造出的物品相同的物品,其制造方法可以与权利要求中记载的制造方法不一致”,而对于“非真正方法限定产品式权利要求”,将其保护范围解释为“通过权利要求中记载的制造方法制造出的物品”。
即根据日本知识产权高等法院大合议庭的观点,PBP权利要求这种类型的撰写方式是被接受的,只不过根据递交申请专利时是否存在“不可能/不现实事由”而将PBP权利要求区分为两类,解释其保护范围时,对于“真正方法限定产品式权利要求”适用物质相同论,
即只要产品本身相同,就不管制造方法是否一样,都落入权利要求的保护范围之内,换言之,解释PBP权利要求的保护范围时,不考虑方法限定;而对于“非真正方法限定产品式权利要求”适用方法限定论,即只有通过以权利要求中记载的制造方法相同的方法所制造的产品才落入专利要求的保护范围之内,换言之,解释PBP权利要求的保护范围时,应当要考虑方法限定。
最高法有不同看法
日本最高法院的判决则完全推翻了日本知识产权高等法院大合议庭这种区分PBP权利要求的类型而适用不同的原则解释其保护范围的观点,认为产品类型权利要求的保护范围,即使权利要求中记载了产品的制造方法,其保护范围也应该覆盖与通过该制造方法制造的产品在构造、特性等方面相同的产品,即解释产品权利要求的保护范围时,不考虑方法限定,即使制造方法不同,只要最终产品相同,则认为落入专利的保护范围。
同时,日本最高法院的判决中指出,用制造方法限定产品的权利要求,除非在递交申请时存在用构造或特性直接限定该产品是不可能的、或者不现实的事由,否则其保护范围是不清楚的,不符合日本专利法第36条第6款第2号关于发明应当清楚的规定。
由此,导致在日本的专利实务中,对于PBP权利要求,仅限于不可能直接用结构限定,或者存在实际上无法用结构限定的情况下(即存在不可能/不现实事由时),PBP权利要求才被认为是清楚的,除此之外均认为PBP权利要求不清楚。
具体到审查实践中,审查员会发出针对PBP权利要求的质疑,并建议申请人采取如下处理方式:(1)删除该权利要求,(2)将该产品权利要求改为方法权利要求,(3)从该产品权利要求中删掉方法限定,(4)阐述不可能/不现实事由。
另外,虽然日本的审查基准中没有明确规定,但业界普遍的观点认为,基于日本最高法院的上述判决,在审查过程中判断权利要求的新颖性/创造性时,方法限定也是不被考虑的。
即PBP权利要求中的方法特征对于其创造性没有任何意义。
鉴于此,建议申请人在撰写产品权利要求时,尽量避免这种用制造方法限定产品的PBP 权利要求,而尽可能用构造或特性等进行限定,或者考虑撰写成制造方法类型的权利要求。
当然,在日本的审查实践中,审查标准经历了从非常严苛到适度宽松的过程,目前对于一些看上去形似方法限定,而实质描述了产品的状态、限定了产品的构造或特性的撰写方式,日本的审查员是不视为PBP权利要求来审查的。
案例解析
1、“一种通过在A层上形成B层、然后在该B层上形成C层而构成的层叠膜。
”
该权利要求,初看似乎是用制造方法限定了产品,但是如果将其解读为“一种在A层和C层之间形成有B层的层叠膜”,则能够将其视为用“各层的配置状态”限定产品的权利要求,因而不会被视为PBP权利要求来审查,认为其保护范围不清楚。
2、“一种器具,其通过将两张在中央部具有通孔的钢板重叠,在该孔中插入螺栓,并在螺栓的端部紧固螺母而成。
”
该权利要求中,虽然表述了部件之间的组装过程,而看似是用制造方法限定了产品,但是完成该组装之后的产品的结构是能够明确把握的,因此也不被视为PBP权利要求来审查,认为其保护范围不清楚。
另外,对于一些特殊领域的产品发明,例如“用新的基因操作方法生成的细胞之类的发明”,基本上不可能用细胞的构造或特性来限定细胞,而用制造方法进行限定的话反而非常容易。
对于此类发明,专利申请人仍可撰写成PBP权利要求,并在面对审查员的质疑时阐述存在“用构造或特性直接限定产品是不可能的、或者不现实的事由”,则可以消除权利要求保护范围不清楚的问题,不会因此而在审查过程中被驳回或者在授权后被宣告无效。
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