优先权原则中相同主题的判断
文/李文红
一．引言
根据中国专利法第二十九条第一款对外国优先权的规定，申请人在符合条件的国家提出首次申请后，在一定期限内可以就相同主题在中国提出在后申请，并享有该首次申请的优先权；根据同条第二款对本国优先权的规定，申请人也可以在一定期限内基于在中国提出的首次申请就相同主题提出在后申请，并享有优先权。
从上述规定可以看出，能够享有外国优先权或者本国优先权的一个重要条件是在先申请和在后申请之间具有相同主题。或者说，如何判断是否相同主题是优先权制度中的一个重要课题，本文拟对此进行探讨，以求教于有识之士。
二．相同主题判断的基本原则
优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权的巴黎公约》（以下简称“巴黎公约”）。相同主题的判断的基本原则在巴黎公约第四条（H）中有着明确的规定：“不得以要求优先权的发明的某些因素没有出现在原始申请的权利要求书中而拒绝优先权要求，只要该原始申请作为一个整体清楚地批露了这些因素即可。”
根据对该条规定的解读，一般认为，进行相同主题判断的对象在首次申请和在后申请中有所不同：就在后申请而言，要求优先权的发明是进行相同主题判断的对象，在此，发明具体指的是在后申请的各项权利要求所要求保护的技术方案；就首次申请而言，整个申请文件，包括权利要求书、说明书、说明书附图（有的话）等，都应该成为进行相同主题判断的对象。
在明确相同主题判断的对象的同时，该条规定对判断方式也予以了明确：在后申请的各项权利要求所要求保护的技术方案如果希望享有优先权，则该技术方案的所有因素都应该已经清楚地批露在首次申请的整个申请文件中。
应该说，对于相同主题判断的对象，目前的认识基本是一致的。但是，对于判断方式，即如何理解所谓“清楚地批露”，目前存在一些不同的观点，有必要对此予以分析。
三．对相同主题的判断方式的现有观点的分析
3.1 现有观点一
在知识产权出版社出版的2001年8月第一版《新专利法详解》对专利法第三章第二十九条的解读中，提出：“对优先权要求成立与否在申请内容方面的判断方式与新颖性的判断方式基本上相同。更具体地说，就是在判断优先权是否成立时，可以将首次申请看作一份对比文献，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具有新颖性。如果判断的结果认为在后申请的某项权利要求不具有新颖性，则该项权利要求能够享有优先权；如果具有新颖性，则该项权利要求不能享受优先权。”
应该说，在大多数情况下，现有观点一都是适用的，但是在一些特殊的情况下，如果采用这种观点来进行是否相同主题的判断，将会导致错误的结论。
例如，假设存在这样一种情况：申请人甲在A日提交的首次申请记载了一种茶杯，其材料为铜，而在C日提交的在后申请的一项权利要求所要求保护的技术方案为一种金属茶杯，并列举了铜、铁等具体材料的茶杯。如果将首次申请看作一份对比文献，用它来判断在后申请的该项权利要求的新颖性，显然该权利要求不具备新颖性。按照现有观点一，则该项权利要求能够享有优先权。
但是，承认这个结论将会导致在事实上违反对申请文件的修改不得超出原申请文件记载范围的原则。所谓对申请文件的修改不得超出原申请文件记载范围的原则体现在中国专利法第三十三条的规定中：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”
具体地说，在上述假设的案例中，如果承认按照现有观点一得出的该项权利要求能够享有优先权的结论，则事实上导致对金属茶杯这一技术方案的新颖性和创造性进行判断的时间基准从C日提前到A日。换言之，就相当于对A日提交的首次申请进行了修改，将首次申请中记载的铜茶杯这一技术方案补充和完善为金属茶杯这一上位的技术方案，这显然是不能被接受的。这是因为，从专利法的意义上来说，A日提交的首次申请中，金属茶杯这一技术方案尚不成立，只有在C日提交的在后申请中，由于补充了更多的实施例，才使得申请文件能够支持金属茶杯之一被要求保护的技术方案。
或者可以说，首次申请的整个申请文件并未清楚地批露金属茶杯这一技术方案，因此在后申请中的要求保护金属茶杯的该项权利要求不能享受首次申请的优先权。
更进一步思考，还可以发现承认这个结论会导致在事实上违反先申请原则。所谓先申请原则体现在中国专利法第九条的规定中：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”这就是所谓的先申请原则，通过保护最先提出专利申请的人，有利于发明创造的尽早公开，能够避免重复研究。
具体地说，假设在上述情况的基础上，申请人乙在B日提交的申请文件中记载并要求保护一种金属茶杯，并且列举了材料为铜、铝的茶杯作为具体实施例，所述B日位于A日和C日之间。按照上述申请人甲的该项要求保护金属茶杯的权利要求能够享有优先权的观点，则申请人甲的该项权利要求的新颖性和创造性不会因为申请人乙在B日提交的申请而受到影响，在具备其他所有授权条件的情形下将获得专利授权，显然这将导致事实上违反先申请原则。具体地说，就金属茶杯这一技术方案而言，申请人乙的申请在申请人甲之前，申请人甲的在后申请中要求保护金属茶杯的权利要求由于有他人申请在先不应获得专利授权。
但是，需要说明的是，申请人甲的在后申请中如果有一项权利要求要求保护铜茶杯的技术方案，则是可以享受优先权的，并且在具备其他所有授权条件的情形下是可以获得专利授权的。
当然，在上述假设的案例中，申请人乙要求保护金属茶杯的权利要求也不能获得专利授权，这是因为申请人甲提交的首次申请中记载的铜茶杯会破坏其新颖性。
从对这一假设案例的分析中，我们可以知道在对待上下位概念的处理上，新颖性判断是必须加以考虑的，而相同主题的判断对此不应予以考虑。与此类似的是，在对待惯用手段的直接置换或者数值范围的处理上，也应采取同样的考虑方式。也就是说，相同主题的判断和新颖性的判断之间是存在差距的。
导致这种差距存在的原因可以追溯到优先权原则和新颖性原则的立法目的的差异。
设立优先权原则的本意在于在世界上大多数国家采用先申请原则的现状下，为申请人就其发明在多个国家寻求保护提供便利，具体地说，就是在申请人提出首次申请后，可以有充足的时间考虑部署专利申请的国家、完成向不同国家提交的申请文件的准备和手续等。在此基础上，申请人也可以利用优先权制度规定的期限获得完善申请文件的时间，例如修改原始申请文件的缺陷、调整权利要求的布局、增加改进后的技术内容等。
然而，需要引起注意的是，申请人虽然可以利用优先权制度对首次申请的申请文件进行完善，例如，申请人可以在在后申请中增加和补充技术内容，但是，对技术内容所进行的增加或者补充不能享受首次申请的优先权，在后申请只能就首次申请已经清楚地批露所有因素的技术方案享受首次申请的优先权。
设立新颖性原则的本意在于防止将已经公知的技术批准为专利。这是因为，对于已经公知的技术来说，公众有自由使用的权利，任何人都无权将其纳入其专利权的范围内，否则就损害了公众的利益。因此，即使现有技术或者抵触申请的中没有清楚地批露专利申请的某项权利要求的所有因素，只要现有技术或者抵触申请公开的技术内容与该项权利要求要求保护的技术方案实质上相同，就应当认定该项权利要求不具备专利法规定的新颖性。
3.2 现有观点二
