试论专利代理人的定位与发展杨敏锋

试论专利代理人的定位与发展杨敏锋* 摘要：对很多专利代理人来说，如何对自己的职业生涯进行规划始终是一个 令人困扰的问题。 为此， 本文初步探讨了专利代理人的各种不同的定位与发展前 景，具体包括专利撰写与答复 OA、专利翻译、专利无效、复审与诉讼、专利转 让、专利许可、专利事务咨询以及专利研究人员等。 关键词：专利代理人、定位、发展 作为一名知识产权从业人员，我在与各位同仁交流的时候，经常发现大家在 职业规划上面临着很多的困惑。对这个问题，我也进行了一些初步的思考，现将 其写出来，与大家共同探讨。 一、定位概述 “定位”一词最早在 20 世纪 70 年代由美国市场营销专家艾尔里斯和杰克特 劳特作为市场营销概念提出。他们对定位的界定是：定位始于产品，一件商品、 一项服务、一个机构、一个人??定位并非对产品本身作什么行动。定位是指要 针对潜在顾客的心理采取行动，即要在顾客的心目中确定一个适当的位置。 1定 位的心理依据就是消费者的心智资源的有限性。我们的认知具有选择性，而记忆 库则近似过滤器。定位的目的就是要闯过这个过滤器，让心智接受。 2如果我们 不进行定位，试图占据两个或多个位置，就会处于一个中间地带。对理性的消费 者来说，选择成本就会过高。3 对专利代理人来说，可以从事的业务范围非常广泛。根据《专利代理条例》 第 8 条，专利代理机构承办下列事务： （1）提供专利事务方面的咨询； （2）代写 专利申请文件，办理专利申请；请求实质审查或者复审的有关事务； （3）提出异 议，请求宣告专利权无效的有关事务； （4）办理专利申请权、专利权的转让以及 专利许可的有关事务； （5）接受聘请，指派专利代理人担任专利顾问； （6）办理 其他有关事务。根据 《条例》 中的分类，我们可以将专利代理人的主要业务分为：作者简介：杨敏锋,北京市炜衡律师事务所律师，邮箱：yangminfeng2007@gmail.com 1 2 3 余明阳、杨芳萍： 《品牌定位》 ，武汉大学出版社 2008 年版，第 2 页。 杰克· 特劳特、邓德隆：“品牌定位的关键：研究心智”，载于《销售与市场》2003 年第 11 期，第 20 页。 孙曰谣、刘华军： 《品牌经济学原理》 ，经济科学出版社 2007 年版，第 179 页。 （1）撰写专利文件与答复审查意见； （2）翻译专利文件； （3）专利的无效、复 审与诉讼； （4）办理专利权的许可与转让，包括专利申请权的转让； （5）专利事 务咨询等。当然，与一般的品牌定位相比，这些业务之间存在很多的相似性。专 利代理人经过自己不懈的努力， 也完全有可能成为其中的两个甚至多个领域的专 家。不过，随着各事务所分工的进一步细化，代理人也更偏向于专业化的发展， 所从事的领域也变得更为狭小， 因此有必要对各个不同业务领域进行比较细致的 分析和评述。 二、专利撰写与答复 OA 撰写专利文件与答复 OA 是专利代理人最为基本的工作。 对大部分的国内代 理人来说，每天的工作就是撰写申请文件和答复 OA 了。与其他业务相比，这两 项目工作，尤其是撰写专利文件显得比较枯燥，收入水平也不尽如人意。 不过，专利文件的撰写是属于整个专利保护的基础，具有极为重要的意义。 专利制度保护的是一种无形的技术思想，只有把这种无形的思想固定化，才能获 得有效的保护。根据现行专利法第 59 条，发明或者实用新型专利权的保护范围 以其权利要求的内容为准， 说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。专利的 产生于发明人的大脑之中，然后通过专利撰写，转化为专利申请文件，经过审查 与授权之后转化为专利授权文件，在发生专利侵权时，还需要对权利要求进行解 释。专利权的整个转化过程可以用下图表示。4 第一次转化 审查、授权确认 第二次转化 人脑中的发明———专利申请文件—————专利文件———解释权利要求客体 1 （客体 2） （客体 3） 意识———————————————————————物质（文字形式）—————意识 图 1：专利权界定过程中的形态和表达形式转化 由于专利的保护完全依赖于专利文件的质量，如果专利文件写的一塌糊涂， 那本来非常有价值的发明创造也会变得一文不值。对代理人来说，如何撰写出高 质量的专利申请文件就成为评价代理人水平的一个非常重要的指标——如果不 是唯一的指标的话。一般来说，评价专利文件质量的标准包括以下四个： （1）发 明创造表述精确； （2）记载内容公开适度； （3）技术方案布局到位； （4）文件缺 4 徐棣枫： 《专利权的扩张与限制》 ，知识产权出版社 2007 年版，第 40 页。 2 5 对代理人来说，影响专利文件质量的主要因素至少包括技术理解能力、语言 表达能力和相应的法律功底。近年来，各个事务所在录用标准上，代理人在技术 方面的要求不断提高， 而法律方面的要求却没有得到足够的重视。一个比较明显 的现象是， 大部分大型事务所招收代理人的标准是理工科硕士，而不是具有理工 科背景的法律硕士。 如果这种趋势是由专利申请在技术方面日益增强复杂性以及 我国教育质量的不断下降导致的，那也还可以理解。不过，我们始终需要牢记， 专利申请文件是一份法律文件， 而要保证专利申请文件内容的适当更需要法律方 面的知识，专利代理人更应该是一位法律专家而不是一名工程师。6 三、专利翻译 对涉外代理人来说，最主要的工作之一就是翻译相关专利文件。当然，也有 些涉外代理人会将部分专利文件会外包给翻译来完成。与国内代理人相比，做涉 外代理人的收入水平较高，因此也有不少国内代理人希望以后能往涉外方向发 展。 翻译的本质是用一种语言文本来替代另一种语言文本的过程。 有人可能对翻 译工作比较轻视， 认为它就是机械的逐字对应，碰到不懂的单词也就翻翻字典而 已。这样的说法对翻译工作来说是个极大的误解。 “一个民族在创立语言时， 都需要对外连续而无限的物质世界和经验领域进 行分割和范畴化，并把其结果用词汇固定下来，形成一个个概念。由于不同民族 的地理环境、生活习惯、思维方式、语言心理、道德价值、文化传统和认识世界 的方式以及语言种类形态的不尽相同， 这样不同语言的对同样的物质世界进行切 分和概念化时就会有差异。 这种差异反映到词汇系统上，其中之一就是对应语义 场的空缺。正如 Lado 说的， ‘我们把生活经验变成语言，并给语言加上意思，是 受了文化的约束、影响的，而各种语言则由于文化的不同而互为区别。有的语义 存在于一种语言中，但在另一种语言中却不存在。”在很多情况下，不同语言中 ’ 的词语只能做到部分对应， 即一种语言中的某个词汇的其中一个义项与另一种语 言中的某个词汇的一个义项相同。如汉语中的“主人”和英语的“master”在表 5 6 李文红：“专利申请文件的质量评价标准”，载于《中国知识产权》2007 年 12 月。 （美）亚历山大· 波尔托拉克、保罗· 勒纳： I· J· 《知识产权精要》 ，于东智、谷立日译，中国人民大学出版 社 2004 年 7 月版，第 16~17 页。 3 北京 上海 深圳 西安 广西 示“雇主”上意思表示一致，但前者还有英语中的“owner”和“host”的意思， 后者还有汉语中“家庭主人”“能手”“大师”和“名家”等意思。7 、 、 另外， 英汉两种语言不仅在词汇层面上有不同之处，而且在句子层面也有很 多差异。 “这两种语言在句法结构上的主要差异为：英语是主语突出的语言，汉 语是主题突出的语言。英语组句多焦点透视，句式呈树式结构，而汉语组句则多 散点透视，句式呈竹式结构。英语倾向于多用名词，叙述多呈静态；而汉语则倾 向于多用动词，句式多呈动态。英语较常用物称表达法，不用人称来叙述，而让 事物以客观的口气呈现出来； 汉语比较注重主体思维，往往从自我出发来叙述客 观事物，因而常用人称表达法。 8 ” 英汉两种语言在词汇和语法方面的巨大区别无疑对翻译工作带来了很大的 困难。 为了能够更加精确的进行翻译， 我国的翻译家们提出各种不同的翻译标准。 在这方面，比较著名的有近代严复的“信、达、雅” 、现代鲁迅的“宁信而不顺” 、 当代傅雷的 “神似” 说和钱钟书的 “化境” 说， 以及当今许渊冲先生的 “竞赛论” 、 “优势论”等。不过他们基本上讨论的都是文学翻译，研究如何将文学翻译尽可 能做到艺术上形式与内容的完美统一， 如何使译文充分体现文学原著的语言艺术 美感和文学价值。9 不过，专利文献属于法律文件，最主要的特征就是要严谨，以避免不必要的 纠纷。如果专利文献的理解也变成“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特” ，那无 疑是一种灾难。因此，专利文献的翻译就不应该套用文学翻译中的标准，而是要 保证在不同语言的转换过程中，专利文献中的信息不会被遗漏。 一般来说，要成为一名合格的专利翻译，需要做到以下几点： （1）能读懂专 利文献中的技术内容； （2）能用清楚、准确的汉语正确表达出原文的内容； （3） 熟悉专利文献中的常用语言； （4）了解权利要求书中各部分间的对应关系； （5） 了解权利要求书、说明书摘要的不同作用及语言特点； （6）改正原文中明显的书 写错误； （7）向专利代理人提出原文中明显不合逻辑之处； （8）如果专利翻译具 有一定的专利知识基础， 可以修改原文中明显不符合专利法规定之处，并通知专 利代理人； （9）即使具备专利知识，在翻译专利文献时，未经翻译委托人授权， 一般不应对涉及专利实质性内容的部分进行修改。10 7 8 蔡基刚： 《英汉词汇对比研究》 ，复旦大学出版社 2008 年版，第 274 页。 张春柏： 《英语笔译实务》 （三级） ，外文出版社 2005 年版，第 152 页。 9 贾文波： 《应用翻译功能论》 ，中外对外翻译出版公司 2004 年版，第 37 页。 10 庄一方： 《专利文献的英汉翻译》 ，知识产权出版社 2008 年版，第 4~5 页。 4 北京 上海 深圳 西安 广西 四、专利无效、复审与诉讼 专利的无效、复审与诉讼案件是很多代理人眼中的“高端”业务。这些业务 “高端” 的原因， 一是需要具备更高的法律功底， 并非所有的代理人都能够胜任； 二是这些业务的数量比较稀少，不是每个代理人都有机会参与，物以稀为贵。根 据国家知识产权局网站上的统计信息，2007 年的专利受理量为 694153 件，2008 年为 828328 件，2009 年则为 976686 件。而从 2001 年~2007 年，全国地方法院 受理的专利案件仅为 18521 间，审结的为 17764 件， 11每年平均仅为 2645 件。 专利诉讼案件的数量与申请数量相比，连后者的百分之一都不到。 专利的无效、复审与诉讼与一般的民事纠纷相比，带有更多的商业色彩。很 多企业管理做的比较好的企业， 经常将企业的商业经营和专利诉讼相结合，从商 业经营的角度利用专利诉讼规则，为企业获取市场上的竞争优势和经济利益。这 些企业进行诉讼的目的主要包括以下 4 种： （1）通过诉讼获取高额赔偿，双方争 议的焦点往往是赔偿数额的多少。 （2）抢占和维持市场份额，企业希望被告停止 侵权，退出相关市场； （3）达到最低成本与对方合作，通过自己或者指使他人提 起专利侵权诉讼，降低对方专利权的价值，从而降低获得专利许可的成本； （4） 提高市场知名度，通过诉讼造成的广告效应，为企业的产品开拓市场。12 正因为专利诉讼方面的商业色彩浓厚， 因此代理人除了具备相应的诉讼能力 之外，还需要具备商业思维，能够帮助企业制定合理的诉讼策略，寻找容易击破 的诉讼对象，选择合适的管辖法院，挑选适当的时机提起诉讼攻击。比如说，如 果目标企业处于以下几种情况， 那往往是提起诉讼的好时机： 处于危难之机， （1） 如正卷入其他重大诉讼之中。此时提起诉讼，可以让对方腹背受敌，无力应对两 线作战。 （2）财务状况不佳之时，此时对方无足够的财力来应对诉讼。当然，如 果企业的诉讼目的是为了获取赔偿， 那这种情况下也许胜诉了也无法获得足够的 赔偿。 （3）正在进行重大活动之时，如股票上市的准备工作，高风险、高投入的 项目实施，正在进行收购、并购或者融资等事务。此时，企业没有精力投入到专 利诉讼中来， 也不愿意因为专利诉讼而影响企业在股民、投资者或者合作者心中 的形象， 这个时候的诉讼攻击更容易奏效。 已经为侵权付出了相当成本之后， （4） 11 曹建明： 《在第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话——求真务实，锐意进取，努力建设公正 高效权威的知识产权审判制度》 。 12 朱雪忠： 《企业知识产权管理》 ，知识产权出版社 2008 年版，第 180~181 页。 5 北京 上海 深圳 西安 广西 即实行“放水养鱼”的计策。13 五、专利转让 近年来，专利的转让与许可已经成为企业专利运营的一种重要方式。 “随着 规模经济和市场份额的增长， 知识产权也成为了公司并购的一个动机，并且加入 到传统因素中成为合并与收购的动力。确切地说，因专利而展开的合并、收购和 出售现在主要集中在经济生活汇总的竞争激烈的技术密集领域。但是，随着技术 革新步伐的加速，随着在生死攸关的全球经济中寻找相对优势的需要的日益迫 切，知识产权肯定或者经济生活的各个领域对