关于专利实施许可合同备案办法的说明

关于《专利实施许可合同备案办法（草案）》的说明
一、修订《专利实施许可合同备案管理办法》的必要性
专利实施许可是专利权人实现其专利价值的主要手段之一，也是
促进专利技术推广应用的重要方式。国家知识产权局于2001年12月
17日颁布了《专利实施许可合同备案管理办法》（国家知识产权局局
长令第十八号），并于2002年1月1日起实施。该办法对于规范专利
实施许可行为、避免专利纠纷的发生、促进专利权的运用等发挥了重
要作用。随着我国知识产权法律制度的不断发展和完善，尤其是第三
次修订后的专利法和专利法实施细则的施行，现行办法的一些条文已
经与上位法的有关规定不相符合。同时，也有必要总结专利实施许可
合同备案的多年实践经验，完善和优化专利实施许可合同的备案程
序，更好地为当事人提供服务。因此，有必要对《专利实施许可合同
备案管理办法》进行修订。
二、修订的主要内容
（一）关于名称和立法目的
草案建议将本办法的名称由“专利实施许可合同备案管理办法”
改为“专利实施许可合同备案办法”。因为从专利实施许可合同备案
工作的具体内容来看，我局主要工作是就专利实施许可合同的相关情
况进行备案登记。这一修改也体现了政府职能转变的要求。
现行办法规定的立法目的是“为切实保护专利权，规范交易行为，
促进专利实施”。我们认为，“交易行为”一词过于宽泛，不仅包括专
利实施许可行为，还包括专利权转让行为、专利权质押行为等。因此
草案建议将现行办法中的“交易行为”修改为“专利实施许可行为”。
另外，《国家知识产权战略纲要》提出要“大力提升知识产权创造、
运用、保护和管理能力”，专利实施许可属于专利权运用的环节，因
此草案建议将“促进专利实施”修改为“促进专利权的运用”。（第一
条）
（二）关于当事人的称谓以及专利申请实施许可合同备案
由于合同法将专利实施许可合同归类为“技术转让合同”，因此，
这类合同双方当事人在合同法中被称为技术转让的“让与人”与“受
让人”。虽然专利实施许可从广义上讲可以理解为使用权的转移，但
本办法只是针对专利实施许可合同，不包括专利权转让合同，因此双
方当事人分别称为“许可人”和“被许可人”更为准确。
《专利法实施细则》第十四条只是规定专利实施许可合同应当向
国家知识产权局备案，并没有对专利申请实施许可合同作出强制性规
定。现行办法将专利实施许可合同和专利申请实施许可合同同等对
待，要求都应当进行备案，与上位法规定不一致。但考虑到现实中，
许多专利申请实施许可合同的当事人在签订合同后，希望其合同能在
国家知识产权局备案。因此，草案建议增加一条参照规定，即“当事
人以专利申请实施许可合同申请备案的，参照本办法办理执行。专利
申请被驳回、撤回或者视为撤回的，不予备案”。（第二十一条）。同
时，为了条文简化起见，草案删除了在备案申请、审查等环节关于以
专利申请实施许可合同申请备案的规定。实际操作中，有关部门可以
参照专利实施许可合同备案的规定处理。
此外，现行办法将专利实施许可合同称之为“专利合同”这一简
称过于宽泛，容易引起误解，因为专利实施许可合同、专利权转让合
同、专利权质押合同等都属于专利合同。考虑到《专利法实施细则》
第十四条明确限于“专利实施许可合同”，因此，草案建议将“专利
合同”修改为“专利实施许可合同”。
（三）关于依照修改后的专利法及实施细则而进行的修改
现行办法规定：一项专利或专利申请有两个以上的共同专利权人
或者专利申请人的，让与人应当为全体专利权人或专利申请人。修改
后的专利法第十五条第一款规定：“专利申请权或者专利权的共有人
对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实
施或者以普通许可方式许可他人实施该专利”。因此在当事人无约定
的情形下，共有人可以不经其他共有人同意颁发普通实施许可。因此，
草案建议规定：“以共有的专利权订立专利实施许可合同的，除当事
人另有约定或者专利法另有规定的外的外，应当取得全体共有人的同
意”，同时草案将“未经共同专利权人同意，其中一方擅自与他人订
立专利合同的”不予备案的规定修改为“共有专利权人违反法律规定
或者约定订立专利实施许可合同的”的规定。（第三条、第十三条）
关于是否需要委托代理机构的问题，草案也根据修改后的专利法
第十九条作了调整。（第六条）
（四）关于备案申请程序、文件、要求等的修改
草案进一步明确和完善了当事人申请备案的有关程序。 草案规
定，当事人可以通过邮寄、直接送交等方式办理专利实施许可合同备
案相关手续。国家知识产权局收到当事人提交的专利实施许可合同备
案申请文件后，应当通知申请人。（第八条、第九条）
现行办法第十条规定，“订立专利合同可以使用国家知识产权局
监制的合同文本；采用其他合同文本的，应当符合有关法律规定。”
草案建议将“监制的合同文本”改为“统一制订的合同范本”，更为
规范。（第四条）
现行办法规定了备案应当提交规定的申请文件“各一式两份”，草
案删除了“各一式两份”的要求。另外，草案建议增加规定，如果备
案申请人是委托代理机构办理备案申请的，应当提交委托书。（第八
条）
由于草案中未强制要求专利实施许可合同使用我局统一制订的合
同范本，而我局在备案后将公布专利实施许可合同备案的有关内容，
因此有必要对专利实施许可合同的必备内容作出规定。（第十条）
（五）关于不予备案的情形和备案后的撤销程序
草案增加了下列不予备案的情形：一是许可人不是专利登记簿记
载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的；二是专利权处于年
费缴纳滞纳期的；三是因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对
专利权采取保全措施，专利实施许可合同备案手续被暂停办理的；四
是专利实施许可合同缺乏必要内容的；五是专利实施许可合同不涉及
中国专利权的；六是专利权被质押的，但经质权人同意的除外；七是
与已经备案的专利实施许可合同冲突的。
上述规定，前三项在操作中一直作为现行办法中规定的“其他不
符合法律规定的情形”处理。增加第四项是因为草案第十条新增了专
利实施许可合同的必备内容，需要与之对应。增加第五项是因为现实
中有当事人以许可实施外国专利权的合同申请备案，该技术方案并未
在中国获得专利权，在中国不应称为专利，不应对此合同予以备案，
否则会误导公众。增加第六项是根据物权法的有关规定（专利权质押
期间，未经质权人同意专利权人不得许可他人实施其专利）。增加第
七项是因为专利实施许可的种类分为独占实施许可、排他实施许可和
普通实施许可，如果在后的实施许可种类与已经备案的实施许可的种
类相冲突，也属于不予备案的情形。例如，专利权人已经签订独占实
施许可合同并在我局备案，如果又与他人签订普通实施许可合同并到
我局申请备案，我局对在后的普通实施许可合同应当不予备案。（第
十三条）
草案增加了备案后的撤销程序，此规定主要针对备案申请不符合
规定但已经予以备案的情况。根据该规定，备案期间，国家知识产权
局发现专利实施许可合同备案申请存在本办法第十三条第二款所列
情形并且尚未消除的，应当撤销专利实施许可合同备案，并向当事人
发出《专利实施许可合同撤销备案通知书》。（第十四条）
（六）关于其他修改
草案根据专利审查指南关于公告的规定修改了现行办法规定的应
当在专利公报上公告的内容，并增加了 “实施许可的期限”的公告内
容。（第十五条）
现行办法第七条规定：“当事人凭专利实施许可合同备案证明办
理外汇、海关知识产权备案等相关手续。”但是，依据最近修改的《海
关知识产权保护条例》第二章的有关规定，海关的知识产权备案并不
以专利实施许可合同在国家知识产权局备案为前提。因此，草案删除
了有关海关知识产权备案的规定。此外， 2009年外汇管理局曾就调
整服务贸易外汇管理政策来函征求意见；拟放松对用汇的管制，不再
要求当事人凭《专利实施许可合同备案证明》等文件办理外汇相关手
续。因此草案删除第七条。
草案删除现行办法中涉及司法程序的规定，即删除现行办法第
六条关于备案的被许可人可以向人民法院请求诉前责令停止侵权的
规定，以及现行办法第八条中备案专利合同的许可性质、范围、时间、
许可使用费的数额等，可以作为人民法院确定侵权纠纷赔偿数额时参
照的规定。这主要是因为，上述规定已经在司法解释中明确，草案无
需再次重复；同时行政机关的部门规章也不适宜对司法程序进行规
定，因此将上述规定予以删除。草案删除了备案的被许可人对专利侵
权行为依照专利法规定请求地方备案管理部门处理的规定，这是因为
该被许可人请求管理专利工作的部门处理时还应当符合专利法中利
害关系人的规定，而此规定与是否备案无直接关系，因此予以删除。
同时，现行办法第二十三条规定，正在履行的专利合同发生专利
权转移的，对原专利合同不发生效力。当事人另有约定的除外。该规
定对合同的效力进行了规定，超出了规章的立法权限，因此草案删除
了该规定。
除上述主要修改外，草案还对部分条款的顺序、文字进行了调
整和修改。