德国专利诉讼实务

知识产权法律实务之十一----德国专利诉讼实务

无论是否存在侵权之诉，当事人均可提起无效之诉，其诉讼标的可以是德国，也可以是欧洲；可以对权利要求书中的部分或全部提起无效之诉，也可以在权期限届满之后提出。不过，提起无效之诉的，必须在异议期限届满和异议之诉结束之后提起。这一“阻塞效应”适用于对德国和欧洲提起的异议之诉。人们可以借他人之名提出无效和异议诉讼，也可以委托代理人、律师匿名提起。业界公认，“合法利益”由国家保证；无效之诉中原被告的诉讼行为均有协助公共利益实现之作用，其原因在于：垃圾和轻率授予的不应当具有有效性，此类诉讼有助于促进市场经济条件下的自由竞争；同时，专利权人的专利也可能因为异议或专利无效之诉而变得越来越稳定。

一、欧洲专利异议与无效之诉

【欧洲专利异议】

根据欧洲专利公约的规定，对欧洲专利的异议请求应当在专利授权公布日起9个月内提交?(欧洲专利公约

第99条)；除专利所有人以外，任何人可以提出异议请求?(审查指南9/93)；异议是一个独立审查程序；与双方当事人相关。

另外需要注意，欧洲的专利异议是向欧洲专利局提出，由欧洲专利局的异议处作出异议决定。异议处由1)首席成员完成审查,2)第二成员完成口审程序中进行笔录，3）主席全权负责以及4）具有法律资格的成员负责法律问题及记录。

根据欧洲专利公约第100条的规定，异议的理由主要包括：

1、??申请的主题不能授予专利(欧洲专利公约第?52?－?57条)；

2、??发明公开不充分（欧洲专利公约第83条）；

3、??申请主题的范围超过原始提出时的范围（欧洲专利公约第123条）；

4、??申请主缺乏新颖性或创造性（欧洲专利公约54，56条）；

但缺乏单一性或撰写不清楚、不支持或缺必特不构成欧洲异议的法定理由，但可以转化为第83条公开不充分进行攻击。

【德国专利无效诉讼】

而专利无效之诉，是向【慕尼黑德国专利法院】提出，德国专利诉讼体系的一个关键特点是侵权审理程序与无效决定分开。侵权审理程序由地区法院进行。在侵权审理程序中，侵权人不能对涉诉专利提出无效理由，而只能向位于慕尼黑的KD德国专利法院提出无效诉讼。在慕尼黑德国专利法院，无效诉讼是一个独立的法院程序。如果专利的有效性未在无效程序中受到攻击，侵权法院须认可授权的专利。

二、?无效之诉程序 1、原告和诉因

原告通常为公司，因争议而提起诉讼，包括预期会卷入争议的公司之受托人。如前所述，无效之诉可以以第三方名义提起。受托人或第三方不得被强迫披露其代理方身份，但被告有权调查真正提出诉讼人的身份。在这种情况下，被告可以对有利害关系的真实诉讼人提出任何可能的抗辩，包括让与人禁止反言规则、签订停止质疑有效性的协议等。除对同一权人的大批提起主动无效之诉等滥用诉权情形外，被指称侵权的一方当事人可以提起主动无效之诉。

2、起诉状

首先，起诉状应当包含双方当事人姓名，涉案信息，涉案发明的简要介绍及其所依赖的基础技术、与之相关的任何现有技术，并附要求书的分析材料；以及可以证明涉案不具有新颖性、创造性的论据，以支持其无效之诉。

3、诉讼过程

无效之诉需向设在【慕尼黑的德国联邦法院】提出。之后，双方当事人将提交两份或多份书面诉状，并在口头审理程序开始之前完成诉状交换。当事人有试验结果或专家意见的，可以在诉状中一并提出。口头审理程序开始之前，法院对当事人提交的全部诉状进行审查，并就有效性问题向当事人提出书面意见。通常情况下，无效之诉的审限为18-24个月，且不受未决侵权之诉的影响。

4、无效之诉的口头审理程序

口头审理程序开始时，庭长会向当事人简要介绍案情，并发表法院意见。首先，双方当事人将就涉案的新颖性和创造性进行辩论；法院将就此向当事人发表意见；一方当事人提出附加诉讼请求的，双方当事人将就此继续进行辩论。其次，法院将决定是听取证人证言或专家意见，查明某一争议（这一情形并不多见）还是直接作出判决。在无效之诉中，如果被诉为一项欧洲且其为德国指定的独占权的，其有效性可能得到确认；在其他情形下，涉案可能被判决部分无效，或者其效力被限定在主要诉讼请求或附加诉讼请求的范围之内。在无效之诉中，代理平行侵权之诉的律师或律师之所以参加口头审理程序，是因为法院可能作出涉案部分无效的判决，律师就可以在侵权之诉中援引该项判决；对于依赖涉案之有效性而受到指控的一方当事人来说，可以就侵权之诉做好抗辩准备。在第一次口头审理中，通常不会传唤证人或专家作证。

5、德国联邦法院审理时限

德国联邦法院在口头审理程序结束时作出判决。不过，该判决是法院以非书面形式就判决理由向当事人做一个综述。不附带判决理由的书面判决书通常会在口头审理结束之后几周内作出；附带判决理由的书面判决书通常在口头审理结束之后3-5个月内作出。

6、对无效之诉判决的上诉

与侵权之诉相反，对无效之诉判决不服的，应当在收到附带理由的判决书之日起且最迟不晚于法院作出判决之日起六个月内上诉至德国联邦法院。德国联邦法院审理上诉案件时，可以不由律师而由代理人出庭。 7、上诉至德国联邦最高法院

向德国联邦最高法院上诉的，应当在收到德国联邦法院判决之日起18-24个月内以书面形式提出。德国联邦最高法院在口头审理之前，可以听取专家意见或者进行科学测试，但会因此而要求当事人补充4-6个诉状并进行诉状互换。与侵权之诉的三审上诉程序只进行法律审查不同，德国联邦最高法院既审查事实问题，又审查法律问题。

德国联邦最高法院位于卡尔斯鲁厄，其口头审理通常当天审结、当天判决；判决对涉案权利要求书有修改或宣布其为无效的，会将判决抄送至登记机关。该判决为终审判决，立即生效。判决分为确认该为有效、确认该为有效但需对权利要求书进行修改或限制其范围、宣告无效三种情形；但宣告无效只适用于德国指定的欧洲。当庭判决之日起2-3个月内，会将附带理由的书面判决送达当事人。

在慕尼黑德国专利法院，无效诉讼是一个独立的法院程序。如果专利的有效性未在无效程序中受到攻击，侵权法院须认可授权的专利。

向联邦专利法院提出无效程序的被告通常会要求中止侵权程序。只有在专利被无效的可能性很大时，侵权法院才会中止侵权审理程序。法院希望避免被告因策略原因而使用无效手段，即导致延期。

如果专利被法院宣告无效，该决定普遍适用而不仅是在当事人之间适用。

三、侵权之诉与无效之诉的相互作用

从理论上讲，侵权之诉和无效之诉大约均需要52个月的审理时间。德国联邦法院作为侵权诉讼和无效诉讼的终审法院，最理想的情形是无效案件和侵权案件均于同一日进行审理。在这种情况下，联邦法院可以作出一个整体的判决，同时就有效性和侵权问题作出裁决，或者先就有效性问题作出裁决，再审理侵权案件，但需要基于前一无效诉讼案件的判决进行审判。

事实上，两种诉讼之间的真实关系并非如上述假定情形那样简单。在实践中，两种诉讼的审理时间并非一致，无效之诉的提出及审理通常在侵权案件审结之日起、无效一审审结之日起几个月内进行，但德国联邦法院的无效之诉的审理比侵权案件一审程序用时更长。因此，现实情况往往是侵权案件一审程序的最长审限为14个月，同时并行审理的无效之诉的最长审理时限为24个月。对于侵权之诉案件，一审判决通常会在德国联邦法院就有效性作出判决之日起几个月内作出。侵权案件为一审的，法院可能推迟判决（这一情形一般不太可能发生）、中止侵权案件的审理，或者假定有效而作出判决。但在侵权一审程序中，法院通常不倾向于中止审理，但现有技术清楚明白、未经审查员评估且可以由其推出现有发明的除外。否则，法院将认为有效而进行判决。

法院判决持有人胜诉后，即使该可能在无效之诉中被宣布为无效，持有人原则上也可以申请对侵权人强制执行。现实中，原告很少申请强制执行，以免一审判决被推翻后被被告人索赔其由于强制执行而遭受的经济损失。此外，原告对未决无效之诉申请强制执行侵权之诉判决的，法院应当根据诉讼标的额要求其提供充足的保证金或银行担保。 因此，原告认为其在之诉中并无胜诉把握的，通常会等待无效之诉审结后，再行申请强制执行。但在任何情况下，只要原告提供了充足的担保，又认为其利益将会因强制执行而增加的，他可以在任何时候申请强制执行。被告可以对侵权之诉判决提起上诉，但有未决无效之诉的，法院通常会中止侵权之诉。

这方面的典型案件通常如下。权人提起侵权之诉后，被告人提起无效之诉。通常情况下，侵权之诉会在无效之诉前开始审理，这样就不需要中止侵权之诉。如果法院确认存在侵权行为，被告通常会提起上诉，但在无效之诉案件审结以前，此一上诉案件会被中止审理。法院判决无效后，被告对其不服的，可以上诉至侵权案件的终审法院--德国联邦法院。侵权之诉案件因未决无效之诉案件而中止的，德国联邦法院就先将有效性问题作出判决。

德国联邦法院判决后，经一方当事人申请，之前中止的侵权之诉继续进行。德国联邦法院判决为无效的，原告可以撤销他的侵权之诉，法院也可以驳回其起诉。侵权之诉一审判决已被强制执行的，原告需要赔偿被告由此而遭受的损失。不过，德国联邦法院确认有效或者仅对权利要求书进行部分修改，且双方当事人对侵权行为并无争议的，被告通常会撤回上诉，一审判决即为终审判决。在其他情形下，侵权之诉的上诉审程序将继续进行，原告可能提出新的诉讼请求。最后，当事人对侵权之诉判决不服的，可能上诉至德国联邦法院。

四、德国诉讼体系的主要特点

由于德国专利法院做出的判决颇为严谨和公正，很多专利权人通常选择在德国进行诉讼。随着越来越多的中国当事人被卷入发生在德国的专利诉讼，为了让中国公司了解和熟悉在德国进行专利诉讼的基本策略和技巧，使得不论是原告还是被告均能保护好自己的合法权益，本报特刊登两位具有德国专利诉讼实务经验的律师撰写的文章，通过对德国专利诉讼程序的介绍，让更多中国企业掌握相关诉讼技巧，提高应对涉外专利诉讼的能力。

德国是国际专利纠纷管辖地选择的热门地。对于中国公司而言，无论是作为原告还是被告，做好在德国进行专利诉讼的应对准备是十分重要的。

一、【充分准备应对诉讼】

(一)收集证据

1.?专利侵权诉讼中的举证责任

在同为大陆法系的德国，与在中国一样，原告负有侵权举证责任，须就涉嫌的侵权行为提供证据。通常，至少要提供被告的涉嫌侵权产品或方法特征的证据，用以证明被控侵权产品或方法与所主张的专利权利要求的每一个特征相同或等同。涉及被控侵权产品或方法的证据一般要包括样品、图样或其他实物证据。

2.无诉前证据开示程序-discovery

德国法律中没有美国式的证据开示程序。然而，如果专利权人能够证明侵权的充分可能性，专利权人可以请求检查被控产品或方法，或者要求被告提供某些文件(德国专利法第140c条，德国民法典第809条)。检查请求可以在侵权诉讼程序中提出，或者在主侵权诉讼前作为独立的程序提起，为诉讼做准备。根据德国法律，检查请求可以在诉前禁令程序中予以执行。

还需要注意的是，在特殊情况下，德国法院体系接受域外获得的证据。因此，可以利用获取证据的其它有效机制来取得证据，这些证据可以用于支持在德国的侵权诉讼请求。在中国取得的照片或其他产品介绍以及现有技术文件可以在德国法院审理程序中使用。所述文件必须连同其德文译文一并提交，因为德国法院法第184条要求所有提交的文件必须为德文。