专利侵权诉讼常见应对策略

企业专利侵权之应对策略

—从SigmaTel与珠海矩力专利纠纷案分析美国337条款

任何一个企业，如果需要长期立足于社会，就必然涉及到知识产权问题，一个企业要想在更大程度上参与国际间的竞争，就必须更多地依靠和运用知识产权来保护自己。作为中国最重要贸易伙伴的美国，对我国企业惯用的手法是利用反倾销诉讼等措施。近年来，随着我国出口产品开始向技术密集型产品转型，美国337条款已经成为一种更严厉的打击手段开始出现。SigmaTel与珠海炬力专利纠纷案就是一典型案例。

一、案件的基本事实

2005年1月4日，SigmaTel向美国德州奥斯汀市联邦法院提起诉讼，状告中国企业珠海炬力（Actions

Semiconductor）侵犯了有关便携式MP3播放器用系统级芯片（SOC）控制器的数项专利（分别是6137279号专利、6366522号专利、6633187号专利），请求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美国。

3月14日，SigmaTel又向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，对珠海炬力进行投诉，并停止了在德州法院的诉讼。SigmaTel的诉讼请求：一是请求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的产品出口到美国；二是请求法庭裁决珠海炬力赔偿经济损失；三是请求法庭禁止珠海炬力在美国设计、制造和销售侵权芯片；四是请求ITC利用337条款对珠海炬力进行其他制裁。诉讼状中，SigmaTel的事实与理由是：SigmaTel之前已进行详细调查并与炬力的技术进行对比发现炬力侵犯SigmaTel的多项专利，侵犯其有关便携式MP3播放器用系统级芯片SOC控制器源保护，以及系统芯片启动序列。虽然，炬力已向第三者支付了版权费，但并不包括半导体芯片的功能，因此，请求裁决颁布排除令，并要求炬力赔偿损失。4月13日，ITC发表了接受SigmaTel的337调查声明，并要求炬力在20天内回应。

• 92 •第16卷　第5期2019年 5月中国发明与专利China Invention & PatentVol.16 No.5May 2019浅谈汽车领域专利诉讼应对策略金 琦 刘玲云 李玉坤（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160）摘　要：在愈演愈烈的汽车市场竞争中，汽车企业应该重视知识产权战略对于企业的可持续性发展方面所具有的重要性。企业一旦牵涉到专利侵权诉讼，要沉着应对，准确掌握对方的诉讼意图以及诉讼策略。本文从三个汽车企业司法诉讼案例分析汽车企业面对侵权诉讼，采取的不同措施和对策。上述分析为企业在面对专利侵权诉讼时的采用策略提供了参考。关键词：汽车 专利 诉讼 策略中图分类号：G306 文献标识码：A0 引言作为新一代工业革命的先导和引领性产业，我国汽车工业发展迅猛[1]。对于汽车专利侵权诉讼而言，由于现有汽车推广销售模式的公开性，搜集侵权证据并不太难。当前汽车行业属于中国的重点发展行业，且无论是权利人还是涉嫌侵权方都具有一定的实力和规模[2]。汽车行业一直是知识产权侵权的重灾区[3]。面对广阔的发展空间和新的机遇，在注重技术创新的同时，汽车企业面对专利诉讼时，应沉着冷静，及时收集证据，分析对方的目的和意图，采取合适有效的应对策略，降低专利诉讼对企业可能造成的不利影响和损失。本文从三个汽车企业专利侵权诉讼案例展开分析，从中得出汽车企业面对专利侵权诉讼时通常采用的应对措施和对策。1 扬州中集通华专用车股份有限公司诉北京环达汽车装配有限公司案扬州中集通华专用车股份有限公司（以下简称中集通华公司）获得了专利号为ZL99230034.7、发明名称为“车辆运输车上层踏板举升机构”的实用新型专利权。中集通华公司向北京市第一中级人民法院（以下简称北京市一中院）诉北京环达汽车装配有限公司（以下简称环达公司）销售的车辆侵犯了其上述专利权。中集通华公司提交的国家知识产权局出具的上述专利的检索报告未发现导致本专利丧失新颖性或创造性的技术文献。环达公司在一审答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会（现为国家知识产权局专利局复审和无效审理部）提出了宣告本专利无效的申请并被受理，并向北京市一中院提出中止诉讼的申请。北京市一中院未予准许并作出民事判决：环达公司立即停止侵犯中集通华公司本专利权的行为并赔偿经济损失。环达公司不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下简称北京市高院）提起上诉，理由是：环达公司在本案答辩期届满前，已经向专利复审委员会申请宣告本专利权无效，北京市一中院法院应中止本案的审理。北京市高院于2007年4月6日裁定中止本案诉讼。2007年7月18日，专利复审委员会作出第10275号无效宣告请求审查决定，维持上述专利权有效。环达公司不服专利复审委员会作出的该无效决定，向北京市一中院提起诉讼。北京市一中院作出行政判决，撤销了第10275号无效宣告请求审查决定。该案上诉至北京市高级人民法院后，北京市高院作出行政判决，维持了北京市一中院的行政判决。作者简介：金琦(1988—)，女，江西莲花人，硕士，助理研究员，主要从事车辆领域专利审查；刘玲云(1985—)，女，湖南邵阳人，硕士，助理研究员，主要从事车辆领域专利审查；李玉坤(1981—)，女，河南安阳人，硕士，助理研究员，主

如何应对专利侵权诉讼？

作为一个发展中的制造业大国，我国的大量企业尤其是中小企业在生产经营中，对于自身行为是否构成专利侵权缺乏认识，自主知识产权积累不足，遇到被控侵权的警告者诉讼的情形时有发生。以下就专利侵权诉讼发生后的对策进行介绍，企业可结合自身实际情况灵活运用。

（一）总体决策

专利侵权纠纷中的被控侵权方当事人在收到警告函或者法院应诉通知书后，应当泠静、及时应对。总体决策思路如下。

1．决策摸底准备

首先，由专业人士对以下事实进行评估：

◇ 被控侵权产品与生成被侵权的专利进行对比分析，评估是否侵权；

◇ 涉案专利的有效性；

◇ 侵权诉讼胜诉的可能性；

◇ 直接诉讼成本，如法律服务费用；

◇ 间接诉讼成本，如企业可能进行的诉讼可能损失的订单、市场等。

其次，可以视情况与权利人接触，了解对方的意图、底线。

最后，评估、统计己方的资源，例如能够给对方造成压力的手段（如专利、市场行为）、己方商誉的承受力、能够联合的盟友等。

2．决策考虑因素

专利诉讼决策首要考虑因素不是胜败的几率，而是可能产生的诉讼成本和收益。如果赢得专利诉讼将付出高昂的代价，或者与可能赢得的市场极度不对称，则无论诉讼成败都将是得不偿失的。

若经过评估，当前企业存在特殊情况：如特定时期不能影响重要客户的信心或者企业正在从事其他重要法律活动，必须避免侵权诉讼的发生，则应有理有节地回应权利人，同时展开谈判，尽量在能够承受的成本范围内达成和解。

若经过评估，不侵权抗辩胜诉几率较高，但可能付出较大代价，例如可能因专利侵权风险而损失大量订单和和造成损失，或者引发专利战，或者法律服务成本费用远远高于和解代价，则同样不宜贸然选择进行诉讼，而应积极探寻解决问题的非诉途径。

若经过评估，认为确实极有可能被认定为专利侵权，且涉案专利权相对稳定，则一般情况下应立即停止侵权行为，撤出相关市场。但是，如果由此造成的损失极大甚至对企业的生存造成实质影响，则被控侵权企业一方面应当做好尽可能充分的应诉准备，另一方面以最大努力及诚意促进和谈，争取代价最低的的和解条件的达成。

专利侵权判定及侵权之诉的应对策略　张垒　（河南质量工程职业学院经济与管理系，河南平顶山４６７０００）　摘要：２０１０年我国共受理专利申请１２２７７余件，首次突破百万大关。越来越多的专利受到专利法的　规范和严格保护。但随之产生的问题是专利侵权案件数量急剧增长。专利纠纷不断，企业随时有遭到各　种专利侵权指控的可能。由于国内大多数企业缺乏应对专利侵权纠纷的经验．难免会在被控侵权时造成　不必要的经济损失。为此，以专利侵权构成要件入手，分析和探讨应对专利侵权之诉尤为重要。　关键词：专利；侵权构成；侵权诉讼；侵权抗辩　中图分类号：Ｄ５２３．２　文献标识码：Ａ　文章编号：１６７２—５６４６（２０１１）０６—００７１—０２　一、专利侵权的构成要件　（一）存在被侵犯的有效专利权　被侵犯的专利必须是在我国申请的、已经在国家知　识产权局获得批准的。并且是在有效期限内的专利，而不　是正在申请中的、被撤销的、被专利复审委员会做出无效　宣告的、被人民法院做出无效判决的专利。　（二）有无侵犯专利权的违法行为存在　我国《专利法》第６９条规定：除专利权用尽、先用权、　临时过境、科研与实验性使用、行政审批需要等不认为是　侵权行为的例外规定外，凡是未经专利权人许可、且以营　利为目的而实施专利的行为，均构成专利侵权：凡是经过　专利权人许可的实施行为，例如书面许可，口头许可或者　默示许可等，则不构成侵权。　（三）以营利为目的　我国《专利法》第１１条规定：发明创造被授予专利权　后，除本法另有规定外，任何人不得实施其专利。专利侵　权行为要求生产经营必须以营利为目的。如顾客购买自　用的专利侵权产品的行为就是非专利侵权行为。因此，　是否以营利为目的是判断专利侵权的构成要件之一。　（四）主观上存在过错　实施专利的行为人在主观上必须有过错，包括故意　和过失。在专利侵权纠纷处理中，确定行为人的侵权责任　时，对停止侵权责任适用无过错责任，而赔偿损失责任则　适用过错责任。如《专利法》第７Ｏ条规定，在经营者无过错　的情况下，即便能证明侵权产品的合法来源．也可不承担　赔偿责任；但仅能免除其赔偿责任，其行为依然构成了对　专利权的侵害，行为人应继续承担停止侵权、销毁侵权产　品等侵权的民事责任。　二、专利侵权纠纷的应对措施　如果企业比对侵权构成要件，已落入专利保护范围。　被动进入诉讼阶段，那么，此时证据的收集、资源的配备　在时间和准备上都相对处于弱势。但这并不表示被诉企　辽辽　丁丁　经经　济济　职管　业理　技干　术部　学学　院院　二　ｏ　——　——　生　第　，、　期　业就一定会败诉。在实践中，被诉企业的应对措施往往更　加灵活有效。　（一）确认被诉侵权专利的法律状态　１明确原告是否具有专利侵权诉讼的主体资格　在专利侵权诉讼中首先应对原告的专利技术实施权　限进行审查。根据《专利法》第６０条规定：有权提起专利侵　权诉讼的是专利权人和利害关系人，包括自己实施专利　！　技术的专利权人、独占许可中的被许可人、排他许可中的　●　被许可人和专利权人、普通许可中的专利权人、专利财产　…’　权的合法继承人。同时在发明专利申请公布后的临时保　护期内，专利申请人也不具有提起诉讼的权利。因此，被　诉企业通过对原告的诉讼主体资格提出异议．一方面既　可消灭对方的起诉权，另一方面也可以通过证据证明自　己不是合适的被告，以达到摆脱诉讼的目的。　２．明确被诉侵权专利的保护期限　专利权不是没有时间限制的永恒权利。其仅在法律　规定的期限内受到保护，一旦超过法律规定的有效期限。　权利就自行消灭。我国《专利法》规定：发明专利的保护期　为２０年，实用新型和外观设计专利的保护期为１０年，均从　申请日起计算。同时，如果原告未在规定期限内缴纳年费　也会使专利的保护期限终止。这样，超过保护期限的专利　变成为社会公用的技术即成为无效专利，实施这样的专　利自然不会构成专利侵权，无须承担侵权责任。　３明确被诉侵权专利的诉讼时效　我国《专利法》规定：侵犯专利权的诉讼时效为二年，　自专利权人或利害关系人知道或应当知道权利被侵权之　日起开始计算。如果自侵权人实施专利侵权行为终了之　日起超过二年，原告将失去胜诉的权利。　４朋确被诉侵权专利的保护范围　专利法保护的专利权范围主要通过专利权利要求书　反映出来。对应权利要求书中的保护要求．将双方技术进　行对比，发现双方相同或最近似的技术特征，同时了解专　作者简介：张垒（１９７９一），男，河南平顶山人，经济师，主要从事市场营销、专利侵权研究。