涉外贴牌加工行为是否构

涉外贴牌加工行为是否构成商标权侵害目次•一、涉外贴牌加工的含义和特征•二、涉外贴牌加工是否构成商标权侵害的几种观点•三、个人观点及其理由一、涉外贴牌加工的含义和特征•涉外贴牌加工，是指国内加工方接受境外委托人委托为其加工产品，并按照境外委托人要求贴附商标，产品全部出口到境外销售的行为。

涉外定牌加工具有如下特点：•国内加工方接受境外委托方委托加工产品；•国内加工方按照境外委托方要求在加工的产品上贴附商标，境外委托方对该商标在境外是否拥有商标权在所不问；•贴牌产品全部出口到境外，是否出口到境外委托方所在地或者其商标注册地在所不问。

二、涉外贴牌加工是否构成商标权侵害的几种观点•由于境外委托人要求国内加工方贴附的商标往往与国内注册商标权人在相同或者类似商品上的注册商标相同或者近似，因而涉外贴牌加工是否侵害国内注册商标权人商标权的话题常常被提起。

在商标法规定了注册商标权人享有出口权的日本等国家，涉外贴牌加工行为原则上落入商标权人排他权控制范围内，因而并无讨论涉外贴牌加工行为是否侵害国内注册商标权人商标权的必要性。

我国商标法并未赋予注册商标权人出口权，涉外定牌加工是否侵害我国注册商标权人商标权，司法实践和理论上都存在激烈争论。

• 总体上来看，涉外定牌加工是否构成对国内注册商标权的侵害，大体可分为以下三种观点。

•第一种观点是侵害论。

深圳市中级人民法院在2001年的“”NIKE“商标案中，持这种观点。

该案中的原告在我国拥有第25类“运动衣“等商品上的“NIKE”注册商标权，被告西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂生产贴有“NIKE”商标的男滑雪夹克，另一被告浙江省畜产进出口公司负责报关出口到西班牙。

深圳市中级人民法院认为，原告在我国的注册商标权应当受到法律保护，三被告分工合作，在类似商品上使用相同商标的行为，构成共同侵害原告注册商标权的行为。

•深圳市中级人民法院民事判决书（2001）深中法知产初字第55号。

•第二种观点是折衷论。

折衷论又称为有条件的侵权论，或者个案分析论。

江苏省高院在“东风”商标案中，持此种观点。

该案中的原告上海柴油机股份有限公司在我国拥有第7类“柴油机”等商品上的“东风”注册商标权，且案发前至今为国内驰名商标。

被告江苏常佳金峰动力机械有限公司接受印度尼西亚PT ADI PERKASA BUANA公司委托，在国内生产“东风”柴油机，并全部出口至印度尼西亚。

被告曾因侵犯原告商标权与原告签订过一份协议，保证不再实施侵害原告商标权的行为。

此外，印度尼西亚PT ADI PERKASA BUANA公司与原告曾在印尼就“东风”商标有过长达数十年的商标确权纠纷。

•对于被告的行为，江苏省高级人民法院以“合理注意注意+实质性侵害”为标准认定被告构成对原告中国商标权的侵害。

具体包括三点理由。

一是认定涉外贴牌加工行为是否构成对国内商标权的侵害，需要考虑国内商标权人、境外商标权人及其使用人、国内承揽人的利益平衡，尤其需要考虑推动经济贸易发展的需求。

二是认定涉外贴牌加工行为是否构成对国内商标权的侵害，需要考虑被告是否尽到了合理注意义务。

对于正当注册的境外商标，承揽人应当审查委托人是否拥有注册商标权或者和立法许可使用权。

对于不正当注册的境外商标，国内承揽人应当承担更高的注意义务。

如果国内承揽人明知或者应当知道接受贴牌加工的商标是抢注的国内知名或者驰名商标，应当认为没有尽到合理注意义务，应当承担相应的侵权责任。

•三是认定涉外贴牌加工行为是否构成对国内商标权的侵害，需要考虑是否对国内商标权人造成实质性损害。

如境外委托人涉嫌在境外抢注我国知名商标或者驰名商标后又回到我国进行委托贴牌加工，应当认为对我国注册商标权造成了实质性损害，应当承担相应的侵权责任。

同理，如果国内商标权人抢注国外知名或者驰名商标，则不能针对贴牌加工行为主张商标权侵害。

•江苏省高级人民法院民事判决书（2015）苏知民终字第00036号。

•第三种观点是非侵害论。

最高人民法院在上述“东风”商标侵权案以及“PRETUL”商标侵权案、上海第一中级人民法院和江苏常州市中级人民法院在上述“东风”商标案中，都持此种观点。

在这几个案件中，法院所持的被告贴牌加工行为不构成对原告注册商标权侵害的核心理由是，被告贴牌行为并非我国《商标法》第48条所规定“用于识别商品来源”的“商标性使用”，不会侵害原告注册商标的来源识别作用。

•值得注意的是，最高人民法院在江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司“东风”商标权侵权纠纷再审案中，也认定贴牌加工不构成侵害国内商标权，但所持如下理由与在“PRETUL”商标案中所持理由稍有不同，“商标的本质属性是其识别性或者指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。

一般来讲，不用于识别或者区分来源的商标使用行为，不会对商品或者服务的来源产生误导或者引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或者服务来源的功能，不构成商标法意义山的侵权行为。

”•最高人民法院民事判决书（2014）民提字第38号。

该案中的原告莱斯国际防盗产品有限公司在我国拥有第6类“挂锁”等商品上的“PRETUL及椭圆图形”注册商标权，被告浦江亚环公司接受就相同标志在墨西哥拥有商标权的储伯公司委托，在我国生产带有涉案商标的挂锁，挂锁全部出口到墨西哥。

•上海市第一中级人民法院民事判决书（2014）沪一中民五（知）终字第138号。

江苏省常州市中级人民法院（2014）常知民初字第1号。

•最高人民法院民事判决书（2016）最高法民再339号。

三、个人观点及其理由•本书作者现阶段倾向于第三种观点中的结论，但所持理由有所不同。

•首先，正如理论和实践较为一致认识到的那样，是否将涉外贴牌加工作为侵害国内注册商标权行为处理，既是一个法解释问题，也是一个法政策选择问题。

涉外贴牌加工在我国经济形态中尚占有重要地位，从维护国内大量受托加工中小企业利益、促进国际贸易角度而言，作为法政策选择，现阶段尚难以将涉外贴牌加工行为一概认定为侵害国内注册权行为。

当然，从长远看，即使未来我国经济形态发生变化，在涉外贴牌加工中我国企业由受托加工方变成委托加工方，假如现阶段我国都将涉外贴牌加工行为认定为侵害我国商标权的行为，由于示范效应，不排除未来受托加工方所在国商标法也将涉外贴牌加工行为都认定为侵害其所在国商标权的行为的可能性。

•果真如此的话，必将导致贴牌加工产品无法出口到我国，从而导致我国企业无法利用贴牌加工的成本优势，导致我国企业劳动力等成本急剧上升，影响我国经济发展。

•其次，从法解释角度而言，按照侵权责任法一般理论，某种行为构成侵权行为，以该行为给他人权利或者利益造成损害为前提。

由于涉外贴牌加工产品全部出口，在我国没有销售，不可能挤占我国商标权人的国内市场，难谓涉外贴牌加工行为对我国商标权人的国内市场造成了损害。

•其三，从法解释角度而言，按照本书《商标法基本原理》前面有关章节对“商标使用”的解读，本书作者并不赞成第三种观点所持的涉外贴牌加工之所以不侵害国内注册商标权，是因为该行为“不是商标使用行为”（最高法在“PRETUL”商标案中所持观点）或者“不是用于识别或者区分来源的商标使用行为”（最高法在“东风”商标案中所持观点）。

按照本书作者理解，涉外贴牌加工行为当然属于“用于识别商品来源的商标使用行为”，该行为之所以不宜作为侵害我国注册商标权行为处理，根本原因在于贴牌产品全部出口境外，因而尽管贴牌加工行为属商标使用行为，但客观上不可能导致相关公众混淆。

本书所持此种观点，可以称为贴牌加工行为不构成对国内注册商标权侵害的“非混淆论”。

•至于像上述“东风”商标案中我国知名或者驰名商标在境外被抢注的问题，需要按照被抢注国商标法以及《巴黎公约》、《TRIPS协定》等相关国际条约关于知名商标、驰名商标保护的规定由商标被抢注国处理，而不能因为我国知名或者驰名商标在境外被抢注就推导出我国知名或者知名商标权人在我国受到了实质性损害，进而认定贴牌加工行为构成对我国注册商标权的侵害。

• 必须指出的是，就立法论而言，修改商标法，赋予注册商标权人出口权，直接灭杀涉外贴牌加工行为，强化注册商标权人权利的保护，亦未尝不可。

与此立法论相适应，解释论上则可通过通过即发侵权行为，或者将受托从事涉外贴牌加工者、负责贴牌加工品出口报关者、负责运输者等解释为可能被混淆或者误导的相关公众，进而认定涉外贴牌加工行为构成商标权侵权行为，从而为将涉外贴牌加工行为认定为侵权商标权行为提供理论依据。

在先姓名权阻却他人商标注册申请的要件李扬，中山大学法学院教授目录•一、保护的法益•二、阻却要件•三、法律效果一、保护法益•商标法第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

”•人格权说、混淆防止说、折中说•包含他人姓名的标志不能作为商标申请注册，保护的法益在日本虽存在人格权说、混淆防止说、折中说，但因其商标法第四条第一款第八项规定，经过本人同意的除外，同时第四十七条规定，对于已经获得注册的包含他人姓名的商标适用除斥期间规定，所以现在日本无论是判例上还是学说上，通说都认为保护的是人格权。

日本最高裁判所分别在2004年的“レナードカムホート”和2005年的“国際自由学園”案中，明确判决认为，日本商标法第四条第一款第八项保护的是他人肖像、姓名、名称的人格利益。

•2017年3月1日实施的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十条规定，当事人主张诉争商标损害其姓名权，如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人，容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的，人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。

当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权，该特定名称具有一定的知名度，与该自然人建立了稳定的对应关系，相关公众以其指代该自然人的，人民法院予以支持。

从该条要求的结果要件“容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的”来看，该司法解释似乎采取保护法益来源混淆说。

•然而，与其说在先姓名权阻却商标注册的保护法益在于防止相关公众对商品来源发生混淆，还不如说在于保护自然人的人格。

理由如下。

一是按照商标法第四十五条第一款规定，存在商标法第三十二条规定不得注册事由的，适用五年除斥期间的规定。

如果在先姓名权阻却商标注册保护的法益是防止相关公众对商品来源发生混淆这个公共利益，则不管该商标注册和使用多长时间，为了保护公共利益也不能放任这种混淆状态一直持续因而应当宣告该注册商标无效。

二是从商标法第三十二条规定看，姓名权阻却他人商标注册并不存在商品或者服务种类的限制。

而防止相关公众对商品来源发生混淆限于以下情形：商品或者服务种类相同或者类似，标记相同或者近似。