浅谈化学领域申请文件撰写对无效程序的影响
作者姓名：李莎莎
作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心
摘要：越来越多的企业采用专利无效来避免支付专利使用费，或是作为侵权诉讼的反制手段。本文从专利无效的角度出发，结合相关规定以及部分化学领域的无效案例对专利申请文件的撰写进行分析，旨在提高申请人撰写专利申请文件的质量，提高授权后专利稳定性。其中本文所述专利仅包括发明专利。
关键词：专利无效撰写修改
一、无效过程中专利文件的修改
在《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南（2010）》中对于无效过程中专利文件的修改都做出了相应的规定，下面我们来看看规定的具体内容。
《专利法》第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
《专利法实施细则》第六十九条规定：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。
《专利审查指南（2010）》第四部分第三章4.6 规定了无效宣告程序中专利文件的修改原则、方式以及限制，原则包括：（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，其中权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但是授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。对于合并方式，仅限于下列三种情形的答复期内：（1）针对无效
宣告请求书；（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据；（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。
通过上述内容可以看出，在无效阶段，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，也就是说虽然《专利法》规定对于专利文件的修改是不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，但是由于上述规定，导致在实际操作中即使是记载在说明书中的内容，一般也不允许在无效过程中将其补入权利要求书中。对于修改的方式，也仅限于删除权利要求、合并和技术方案的删除，对于合并的具体修改方式以及修改时间也做了进一步要求。也就是说，为了在无效过程中申请人能够有更多的修改选择和余地，应该更加关注授予专利权的专利文件的权利要求。
由于《审查指南（2010）》中对于无效宣告程序中专利文件的修改原则的第四条以及修改方式的规定中都采用“一般”的表述，也就是说并不是绝对排除将未包含在授权权利要求书中的技术特征补入修改后的权利要求以及除删除和合并外的其它修改方式。现在的无效审查过程中，一般都是沿袭一贯的做法，也就是仅限于《审查指南（2010）》中规定的修改原则和修改方式，所以申请人不要抱有侥幸的心理，这样可能会在无效审查过程中由于不能接受申请人其它的修改方式而导致无法克服无效宣告请求人提出的无效理由而被宣告无效的情况。
二、申请文件撰写分析
根据上面介绍的内容可以看到，在进行专利申请时，申请人不但需要关注权利要求的保护范围，也应当关注申请文件撰写对于后续审查过程的支撑作用，下面结合具体的审查案例从专利权稳定性的角度申请文件的撰写进行分析。
案例1：本案为湖南化工研究院于1998年6月2号申请的名称为“氨基甲酸酯类化合物的精制方法”的专利申请。授权的权利要求1如下：
1、氨基甲酸酯类化合物的精制方法，其特征在于：
将式（I）
R1与R2可以相同也可以不同，分别为烷基或-H，R3，R4分别为-H、C1～C4的烷基或烷氧基的化合物溶解到有机溶剂与水的混合溶剂中，有机溶剂与水的配比（重量比）为1.0：1.2～3.0，氨基甲酸酯类化合物粗品与混合溶剂重量比为1：1.14～3.5，溶解温度为30～100℃，冷却温度为0～20℃，所用有机溶剂是水溶性好的甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇、烯丙醇、叔丁醇、丙酮、乙腈、四氢呋喃、二恶烷、二甲基甲酰胺任选一种有机溶剂与水混合，在加热下搅拌使之溶解，再冷却析出结晶，经过滤、干燥后获得纯品。
无效决定中关于专利法第二十六条第四款给出的理由：合议组认为，如本专利说明书所述，本专利的发明目的是提供如本专利权利要求1所示的式（I）的氨基甲酸酯类化合物的精制方法，包括的步骤主要有：将式（I）的氨基甲酸酯化合物高温溶解在混合溶剂中，然后低温冷却析出结晶，并进行过滤、干燥得到纯品。该氨基甲酸酯类化合物的精制方法事实上是对式（I）的氨基甲酸酯类化合物进行重结晶。而对于重结晶溶剂的选择，如证据2所述，必须考虑被溶物质的成分与结构，因为溶质往往易溶于结构与其相似的溶剂中，而且对于重结晶溶剂的选择，也只能用实验方法决定（参见证据2第88－89页）。反观本专利，其对于权利要求1的式（I）的氨基甲酸酯类化合物，说明书中仅仅给出了化合物2-(1-甲基乙氧基)苯基氨基甲酸酯和1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯的精制方法，即对于式（I）化合物中
的取代基R而言，本专利说明书中仅仅实施了其中的两种类型：R
3
R
4，
而未给出R为另外三种基团的实施例；此外，对于重结晶所用的混合溶剂，本专利说明书中也仅仅给出了采用乙醇和水的混合溶剂的实施例，而未给出权利要求1中所述采用譬如乙腈、四氢呋喃、二恶烷或二甲基甲酰胺等与水混合的实施例。由于式（I）的氨基甲酸酯化
合物在R被另外三个取代基如取代时的结构与R为R
3 R
4
时的结构差异很大，而且在有机溶剂为乙腈、四氢呋喃、二恶烷等时，这些有机溶剂与说明书实施例中所采用的乙醇的物化性质差别也比较大，因此本领域技术人员难于预测本专利权利要求1所概括的所有的式（I）化合物均可在本专利权利要求1所述的任意混合溶剂中进行重结晶从而实现本专利的发明目的。专利权人所述的科学实验并没有记载在本专利的说明书中，不能作为判断本专利权利要求书能否得到说明书支持的依据，而且专利权人所述的权利要求1中11种有机溶剂物化性质相近的观点也不成立。综上所述，本专利权利要求1的技术方案包含了申请人推测并且效果难于预先确定和评价的内容，故权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。在权利要求1得不到说明书支持的情况下，由于从属权利要求2未对权利要求1所述的式（I）化合物和有机溶剂的种类作进一步限定，从而导致权利要求2也得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
由于本申请所有的权利要求均得不到说明书的支持，基于以上事实和理由，宣告98112498.4号发明专利权无效。
撰写分析：在上述案例中，由于申请人未记载足够的实施例而导致权利要求得不到说明书的支持，最终被宣告无效。专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。由于上述规定，导致申请人过多的关注权利要求书的撰写而忽视了说明书的撰写，但是对于专利法第二十六条第三款、第四款等规定来说，说明书中所记载的内容是非常重要的。对于上述案例，权利要求书中R取代基涉及多种不同的结构，尤其是涉及理化性质相差较大的取代基类型，一般针对各种类型的化合物均应当提供相应的实施例，从而对于申请人要求保护的范围能够提供足够的支持。不仅仅是对于化合物的权利要求来说，对于其它权利要求同样应该提供数量合适的实施例来支持权利要求的保护范围。《审查指南（2010）》第二部分第二章第 2.2.6中对于具体实施方式也做出了相应的规定：当权利要求（尤其是独立权利要求）覆盖的保护范围较宽，其概括不能从一个实施例中找到依据时，应当给出至少两个不同实施例，以支持要求保护的范围。当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应当给出两端值附近（最好是两端值）的实施例，当数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例。也就是说，权利要求必须能够在说明书实施例中找到依据，因此，申请人应当通过分析权利要求要求保护的范围中涉及的取代基的种类、数值范围的大小等等，将其进行归纳分类，对于每一类都应当给出相应的实施例，这样即能够有足够的证据证明权利要求得到说明书的支持，也避免因技术方案中涉及变量较多时实施例繁复导致的说明书篇幅过长。
