分案申请享有原申请日及不得超出原始公开范围(专利知识讲座137)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

137、分案申请享有原申请日及不得超出原始公开范围

专利法实施细则第43条规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围”。

一、分案申请享有原申请日和优先权日

分案申请享有原申请日和优先权日，即分案申请授权后，计算其专利权的期限时，不是从分案申请提交日开始计算20年或者10年，而是从原申请的申请日开始计算。同时，也意味着，在审查员判断分案申请的专利性时，不是以分案申请的提交日为现有技术的时间界限，而是以原申请的申请日或者优先权日为现有技术的时间界限。这是因为分案申请虽然是一件独立的申请，但是和原申请还存在“同根”的联系。就象一根甘蔗从上头劈成两半，但“根”还连着一样。分案申请的目的，是为申请人提供一种方便，使其不符合单一性的技术方案有一个机会作为一件新的申请提出，并获得保护。或者，说明书中尚有未写入权利要求，而又具有创造性的技术方案，可以通过分案获得另一项专利，以最大限度的保护发明人的利益。因此，分出的新的申请，仍然应享有原申请的申请日和优先权日（如果有优先权日）。这样设计是合理的，即申请人提出的原申请中有若干个技术方案，均是其自己发明。如果分出来，自然在判断专利性的时间点上，应当享有原申请日或者优先权日。如果反过来，我们不是这样设计分案申请，假如以分案提交日为判断分案申请专利性的时间点。那么，大多会基于原申请已经公开，或者原申请可能的公开，会构成分案申请的现有技术或者抵触申请，分案申请就活不成了，分案制度的宗旨就不能实现了。分案申请享有原申请的申请日和优先权日，是分案申请的一个特点和逻辑的必然。那么，有人会说问，如果申请人不要求享有原申请日或者优先权日是否允许呢？细则第43条说的是“可以保留原申请日”和“可以保留优先权日”，既然是“可以”，就给了申请人以选择的权利，是否可以选择不保留原申请日呢？回答是当然允许，但如果不保留原申请日，那就是一件完全新的申请，而不是分案申请了，且大多会造成该分案申请活不成。有人可能还会问，如果申请人仅要求享有原申请日，不要求享有原优先权日，怎么办？其实这不是要求不要求的问题，分案申请享有原申请的优先权日不是“要求”产生的。在后的分案申请和原申请的关系，不能等同于两件普通申请之间的关系。如果是两件普通的先后申请，存在是否要求在先申请优先权的问题，且要遵守12个月或6个月的期限。分案申请是“当然”享有原申请日及优先权日，并且不受优先权期限的限制。看我们的审查指南，对分案申请的审查并不存在是否超过优先权期限的审查问题，即超过优先权期限的分案申请，也当然享有原申请的

优先权日。只是申请人在填写表格时，如果没有填写优先权项，可以进行恢复。可以说，分案申请如果丧失了优先权日，通常是活不成了。因为，原申请公开或授权后，自然会构成分案申请的抵触申请。因此，如果在先优先权申请和在后原申请之间是主题真相同，而不是假相同的情况下，分案申请不可能不享有原申请的优先权。因此，对细则第43条规定的“可以保留原申请日”和“可以保留优先权日”，我们应当理解为只要是分案申请，必然要保留原申请日（有优先权日的保留优先权日），除非申请人将分案申请当作一个与原申请无关的新申请，当然可以不保留申请日和优先权日，但这样的“新”申请，通常活不成。而不能理解为，在不保留申请日的情况下，也可以作为分案申请来对待，或者说也存在不享有原申请日的分案申请。

二、分案申请不得超出原申请记载的范围

细则第43条规定分案申请不得超出“原申请记载的范围”，所谓记载的范围应当理解为人们通常说的原始公开范围。就是专利法第33条所述的范围，即对发明和实用新型专利申请而言，指原说明书和权利要求书记载或公开的范围，对外观设计专利申请而言，指原图片或者照片表示的范围。也意味着，分案申请可以从权利要求中分出技术方案，也可以在权利要求中虽然没有记载，但如果说明书中有记载，也可以从说明书中分出技术方案。同时，该规则也是分案申请享有原申请日和优先权日的必然逻辑结果。既然分案申请享有原申请日或优先权日，当然，分案申请不能超出原申请的记载或公开的范围。如原申请中记载了A、B、C三个技术方案，分案申请如果将C方案分出，自然没有超出原申请记载或公开的范围。在审查分案申请C方案时，该C方案享有原申请的申请日或优先权日是当然的。但如果分案申请提交的权利要求中记载的技术方案不是C，而是C′，我们假定申请人在技术方案C的基础上又增加了新的特征后，构成了新的技术方案C′。这时，分案申请应当说超出了原申请公开的范围。因为，原申请并没有记载C′方案。如果分案申请在判断专利性时，也享有原申请的申请日或者优先权日，不就占便宜了吗？这和普通的申请修改不得超出原始公开的范围逻辑是一样的。如果发生了这样的事情，审查员会要求申请人克服该缺陷，而克服该缺陷的方法有两个选择，一是经过修改回复到原来的C方案。这时，该分案申请可以作为分案申请继续存在，并享有原申请日或优先权日。另一个选择是申请人不进行修改，那么好，该分案申请就不能享有分案申请的待遇了。审查员要重新确定申请日，即以分案申请的提交日为申请日，而重新确定申请日后的“分案申请”已经不是分案申请了，而是一个普通的新申请。当然，这一新的C′方案是否能活，就要具体分析了。

概括来讲，分案申请享有原申请日和优先权日，是作为分案申请存在的必要特征，如果分案申请不享有原申请日，就不是分案申请了。而且，该未享有原申请日的“分案申请”，通常会因为原申请的公开而丧失专利性。而分案申请不得超出原申请公开的范围，亦是分案申请享有原申请日和优先权日的逻辑上的必然，亦是申请人不仅可以从原申请的权利要求中分出技术方案的法律根

据，也是申请人从原申请说明书中分出技术方案的法律根据。需要提及的是，这里所说的分案申请，既包括第一次从母案中分出的申请，也包括分出后的再分案。如母申请是A，从A申请中分出B申请后，再从B申请分出C申请，甚至再从C申请分出D申请。其中的B、C、D分案申请均享有A申请的申请日及优先权日，而且，B、C、D分案申请均不得超出A申请记载或公开的范围。

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