分案申请享有原申请日及不得超出原始公开范围(专利知识讲座137)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春134、发明和实用新型专利申请的分案和原因专利法第31条仅规定了专利申请的单一性问题，并没有对专利申请的分案进行规定，而单一性仅仅是分案的一个原因，并不是全部原因。

而对专利申请的分案是在细则第42条中规定的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。

而细则第42条中所述的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”，应当认为包括专利申请不符合单一性的情况，也包括符合单一性情况下的分案。

对此，审查指南作了更为明确和详细的规定，审查指南第1部分第1章第5.1.1节规定“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请”。

根据上述规定，应当如何理解分案呢？所谓分案，顾名思义，就是从一件专利申请中再分出一件，或者从已经分出的分案申请中再分出一件，即分案还可以再分案。

而原来那件和分出的来的那件都可能被授予专利权。

但分出的来客体是什么？应当认为，无论是从权利要求中分出技术方案，还是从说明书中分出技术方案，分出的技术方案均要写入分案申请的权利要求，即分出的是保护范围，而不是公开范围。

那么，是什么原因促使申请人进行分案呢，可以说，原因是多方面的。

概括起来，发明和实用新型分案的原因亦体现在其主动和被动分案两种形式中：1、单一性问题申请人被动的分案被动分案又分为三种情况：（1）专利申请未经检索发现不具有单一性。

即检索前审查员发现不符合单一性要求，如一件专利申请中权利1要求保护一种自行车，而权利要求2要求保护一种电动自行车，而两者之间并没有共同的发明构思。

这时，审查员将会发出审查意见通知书，要求申请人删除其中一项权利要求。

通常情况下，审查员亦会提示申请人可以将删除的技术方案以分案的形式，再提出一件独立的专利申请。

专利知识系列讲座韩晓春147、专利行政复议制度的建立我国的专利行政复议制度并不是《专利法》、《专利法实施细则》或《审查指南》中规定的制度，亦不是我国1985年专利制度实施时就创设的制度。

而是在1990年后追加的一个审查流程以外的“专利审查制度”。

专利行政复议的受案范围是国家知识产权局（专利局）作出的除驳回决定以外的具体行政行为。

或者说是专利复审委员会管辖以外的国家知识产权局（专利局）所作的“处分”，当事人如果认为该处分损害了自己的合法权益，可以通过行政复议程序来获得救济。

但是在我国专利制度一开始建立的时候，尚未认识到这一点，自然也没有建立该制度。

但是经过专利制度的几年实践，发现了问题。

如果当事人对专利局的驳回决定不服的话，根据专利法的规定，可以向专利复审委员会提出复审，而无论是初审中的驳回还是实审中的驳回。

如果第三人认为专利局授予的某一项专利权不符合专利法的规定，第三人也可以向专利复审委员会提出无效请求，要求将该专利权无效掉。

即被控侵权的第三人，可以通过无效程序使自己可能受到的损害获得救济。

但是，专利局在专利审查或授权程序中，所作的处分或决定远远不限于驳回决定或授权行为，还有著如不予受理专利申请的行为、重新确定申请日的行为、按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理的决定、专利申请视为撤回等许多决定或者说处分。

对这些决定或处分不服的，在当时，当事人找不到适当的程序进行救济。

起诉到法院，法院当时也不受理。

因为我国的行政诉讼法在1989年才生效，国家的复议制度也是在1990年才建立。

在此之前当事人对专利局上述处分不服，或者说有意见时，是没有一个程序来解决的。

而专利局研究解决这一问题时，正值国家准备建立行政诉讼制度和行政复议制度，这对专利局解决这一问题提供了难得的机遇。

国家行政诉讼法于1989年发布后，虽然从逻辑上讲，当事人可以依据国家的行政诉讼法，对专利局驳回决定以外的处分提起行政诉讼。

但基于当时国家的行政诉讼制度亦刚刚设立，而专利制度亦是专业性很强制度，对专利局其他处分通过行政诉讼获得救济尚未形成共识。

2019年专利法律知识考试试题解析（答案为标准答案，解析为个人表述，仅供参考）韩晓春一、单项选择题（每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分。

本部分含1-30题，每题1.5分，共45分。

）1.D2.B3.C4.B5.D6.C7.C8.C9.B 10.D 11.C 12.B 13.D 14.C 15.B 16.A 17.B 18.C 19.A 20.D 21.C 22.B 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.A 29.C 30.D1．甲公司委托乙公司研发某产品，乙公司指定员工李某承担此项研发任务。

后来，为了加快研发进度，甲公司又派员工周某参与研发。

李某和周某共同在研发过程中完成了一项发明创造。

在没有任何约定的情形下，该发明创造申请专利的权利属于下列哪个公司或个人？A．李某和周某B．甲公司C．乙公司D．甲公司和乙公司【答案】D解析：专利法第8条规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人”。

本题甲公司和乙公司是委托法律关系，没有就发明约定归属。

而李某和周某又都是受本单位的指派参加该项目，且均作出创造性贡献。

因此，申请专利的权利应当属于甲公司和乙公司共有。

A．李某和周某由于均是受单位指派，该发明不属于非职务发明。

A项错误。

B．基于乙公司的李某也作出了创造性贡献，故归甲公司独有是错误的。

B项错误。

C．基于甲公司的周某也作出了创造性贡献，故归乙公司独有是错误的。

C项错误。

D．基于李某和周某又都是受本单位的指派参加该项目，且均作出创造性贡献。

因此，申请专利的权利应当属于甲公司和乙公司共有。

D项正确。

2. 根据《专利代理条例》，下列哪个人或机构可以接受委托人的委托，以委托人的名义在代理权限范围内，办理专利申请或者其他专利事务？A．某产权交易所B．某获得专利代理机构执业许可证的律师事务所C．刚刚取得专利代理师资格的甲D．具有专利代理师资格且执业多年的乙【答案】B解析：专利代理条例第2条规定：“本条例所称专利代理，是指专利代理机构接受委托，以委托人的名义在代理权限范围内办理专利申请、宣告专利权无效等专利事务的行为”。

专利知识系列讲座韩晓春142、发明专利申请实质审查的主要内容我国对发明专利申请实行的是早期公开、迟延审查制度。

因此，专利局对专利申请的实质审查，是依据申请人的请求而启动的，但最迟亦要在申请日（含优先权日）起三年内决定是否对发明专利申请进行实质审查。

根据专利法第53条的规定，经实质审查驳回的情形、也就是实质审查的内容是：1、发明专利申请是否违反法律和公德即发明专利申请是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益，以及依赖遗传资源完成的发明创造其遗传资源的获得是否违法。

概括讲，是依据专利法第5条的审查。

2、发明专利申请虽然不违法、但不属于保护的范围即是否属于科学发现、是否属于智力活动的规则和方法、是否属于疾病的诊断和治疗方法、是否属于动物和植物品种、是否属于用原子核变换方法获得的物质、以及是否属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计的审查。

概括讲，是依据专利法第25条所进行的审查。

3、发明专利申请是否属于重复授权专利法第9条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权”，虽然禁止重复授权原则最初的立法本意在于弥补先申请原则只调整不同申请人、而不调整相同申请人的情况。

即同一申请人同一日，或不同日提出的相同主题的发明创造，是最早禁止重复授权原则调整的范围。

但基于禁止重复授权原则从字面上涵盖了所有重复授权的情况，故后来其调整的范围涵盖到所有重复授权的现象。

第三次修改专利法更明确了这一点，即禁止重复授权原则调整的范围不限于同一申请人，而且包括所有申请人，即不允许有两个以上相同主题的专利申请存在，也不允许两个以上相同主题的专利权存在。

故在发明专利实审程序中，对重复授权的审查是一项重要内容。

概括讲，是根据专利法第9条第1款（第1句）的审查。

4、在相同主题情况下，谁先提出的专利申请专利法第9条第2款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。

该条就是先申请原则，尽管重复授权现象在审查实践中，根据审查指南的规定均引述禁止重复授权原则来处理，而不再使用先申请原则来处理。

专利知识系列讲座韩晓春135、外观设计专利申请的分案和原因根据细则第42条的规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”，申请人可以提出分案申请。

而第三次修改专利法又增加相似外观设计的合案申请。

故概括起来，外观设计可能出现分案的情况有如下三种：一是普通的外观设计申请中，包括两件以上不符合单一性产品的情况；二是属于套件合案申请时；三是属于相似外观设计的合案申请时。

1、普通外观设计申请包括两件以上不符合单一性产品的分案如申请人将一件带有U盘功能的钢笔，和一件带有MP3功能的钢笔放到了一件申请中，且该两支钢笔的外观设计并不相似。

这时，审查员可以通知申请人删除其中一件产品视图，而提示其可将删除的产品单独提出分案申请，即被动的进行修改原申请。

另外，申请人也可以主动发现了该问题，在主动修改的时机删除其中的一件产品，并将该删除的产品另外提出一件分案申请。

即在存在单一性问题的情况下，无论主动还是被动进行分案，均要对原申请进行删除性的修改，否则，分出的产品将和原申请中的某些或某个产品发生重复授权的现象。

2、外观设计作为套件合案申请时的分案当外观设计符合合案申请的条件时，作为套件产品可以合案申请。

而以套件提出的合案申请中，又包括两种情况，一种是不符合单一性条件，不应当合案申请。

一种是符合单一性条件，可以合案申请。

如果是第一种情况，可能发生审查员发现该问题后，申请人被动的进行分案。

也可能发生在审查员发现问题前，申请人主动的进行分案。

在套件产品符合合案申请的条件下，则不可能发生应审查员的修改意见而被动的分案。

但也可能出现分案的情况，即申请人不愿意放在一件申请中进行保护，而愿意分开保护。

如果是这种情况，则只存在申请人主动进行分案的情况。

但无论是主动还是被动，均要对原申请分出的产品视图进行删除，否则，分案申请将会与原申请构成重复授权现象。

3、相似外观设计的合案申请时的分案基于相似外观设计的合案申请是第三次修改专利法增加的新内容，即对其进行分案的情况在实践中发生的尚不多，且在理论上的研究也不多，甚至于专利审查指南亦没有作出相应的规定。

专利知识系列讲座韩晓春111、不具有实用性的几种情况根据审查指南规定，不具有实用性的情况主要有：１、无再现性。

再现性，是指本领域普通技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中的技术方案。

这种重复不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同的。

但是，产品的成品率低不等于不具有再现性。

无再现性主要体现在以下三种情况：（1）因缺乏技术手段而不具有再现性。

如有人曾申请一项专利，意图使日本免遭台风的袭击，方案是在日本岛周围建起一道金属墙。

显然该申请没有具体的技术手段，所提的方案仅仅是一种设想，而且是行不通的设想。

因此，不具有再现性。

（2）因技术手段本身故有缺陷不具有再现性。

假如申请人提交了一项涉及密封杯的专利申请，但按说明书怎么实施总是漏水。

假定原因在杯盖上没有设计密封垫，基于没有密封垫，自然按其说明书怎样实施均会漏水，不能实现发明目的，这种情况就属于技术手段本身存在故有的缺陷。

（3）因技术手段未完成而不具有再现性。

有时申请人为了抢占申请日，在没有完成发明的情况下就提出了申请。

审查员实审时，发现其技术方案不具有再现性，但申请人在答复审查意见通知书时已经完成了该技术，具有了再现性。

但基于在申请日后修改不得超出原始公开的范围，这种缺陷是不可弥补的。

当然，可以将（2）和（3）合并表述为技术手段本身的缺陷，但也可以细分为已完成和未完成而存在不具有再现性的两种情况。

要区别无再现性和公开不充分。

从广义上讲，申请文件（主要指说明书）公开不充分也是一种无再现性、不符合专利法第22条规定的实用性的情况。

但基于专利法第26条从下位的角度具体规定了何为说明书公开不充分，因此，在法律适用发生竞合的情况下，要优先适用规定更为下位和具体的法律条文。

即出现申请文件公开不充分的时候，优先适用专利法第26条的规定来驳回或者进行无效，而不再适用专利法第22条。

何为公开不充分呢？是指申请人已经完成了该技术方案，也是可以实施的。

但申请人出于撰写申请文件技巧上的问题，或者有意想更多的保留一些细节作为技术秘密来保护，客观上造成了其申请文件的公开不能使一个普通的技术人员实施、并达到发明目的。

专利知识系列讲座韩晓春156、专利审查中的具体行政行为专利审查中的具体行政行为可以分为：初审期间程序上的行为、初审期间实体上的行为、实审期间程序上的行为、实审期间实体上的行为、专利权维持期间的行为、复审和无效期间程序上的行为、复审和无效期间实体上的行为、行政复议期间的行为。

1、初审期间程序上的行为（1）专利申请不予受理。

该行为表现有两种方式，一种是申请人通过邮寄向专利局提交的专利申请，专利局初审后认为手续上存在问题。

如说明书及权利要求书是手工书写的，不符合受理的条件，专利局要发出不予受理通知书。

再一种情况是申请人从窗口提交，如果不符合要求，窗口工作人员当面就会拒绝接收，并会向申请人说明不予受理的理由。

尽管第二种情况专利局并未作出书面决定，但仍然属于专利局作出的具体行政行为。

这种情况，也是专利局书面原则的例外，窗口不予受理，不仅包括专利局的受理处窗口，还包括专利局委托各省代办处的窗口。

（2）专利申请日的确定。

申请日的确定亦包括几种情况，最多的是申请人以邮寄方式提交专利申请时，基于邮戳日不清楚，专利局以收到日为申请日后，申请人提供邮局的证明，证明其实际寄出的日子，专利局要以实际寄出日为申请日。

还有说明书中有附图说明，但申请文件中事实上并没有附图，如果申请人在修改中增加附图，就要以提交附图日为申请日。

（3）专利申请是否保密的确定。

指在初审程序中，如果发现发明或者实用新型专利申请涉及国防利益需要保密的，要移交国防专利局。

如果认为受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，要决定是否按保密专利申请处理。

（4）专利申请视为撤回。

专利申请视为撤回的原因很多，有的是基于申请人没有按时补正，有的是基于申请人没有缴纳申请费，还有基于申请人没有在3年期限内提出实审请求等等，均可能发生专利申请视为撤回的处分。

（5）分案申请视为未提出。

是指分案申请提交日不符合规定，如在先申请已经被驳回且生效后，再提出分案申请，审查员将发出分案申请视为未提出通知书，不承认该分案申请。

专利知识系列讲座韩晓春208、发明专利申请审查的流程基于我国专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利，故专利审查流程也有所区别和不同。

发明专利申请的审查流程。

如图所示：发明专利申请的审查流程大体如上图所示，首先是专利申请的受理，如果符合规定，专利局将发出受理通知书，受理通知书中给出了专利申请日和专利申请号。

申请人收到受理通知书后，应当在规定的期限内缴纳申请费等费用。

如果不缴纳或者未缴足，其专利申请将被视为撤回。

但撤回的专利申请基于已经给了专利申请日和专利申请号，故仍然可以作为在后专利申请的优先权的基础，包括外国优先权和本国优先权的基础。

如果申请人缴纳了申请费，该专利申请将进入分类和保密审查程序。

保密审查是指保密专利申请的审查，并不是对外申请的保密审查。

分类和保密审查基本上是同时进行的，如果经审查认为某申请应当保密，将通知申请人，该专利申请将按保密专利申请对待。

分类是指按国际专利分类表（IPC）进行的分类，将不同技术领域的发明专利申请进行分类，以便分给不同的审查部门，便于审查员进行审查。

分类后首先要进行初步审查，发明专利申请的初审由初审及流程管理部负责。

初审当中，也可能出现经审查，专利申请不符合专利法的规定，且不能通过修改程序纠正的缺陷，遇到这种情况，专利局要将该专利申请驳回，驳回之前专利局要将驳回的理由告知申请人，并且给申请人以陈述意见的机会。

发明专利申请经初审部门作出驳回决定后，申请人如果不服的，可以根据专利法的规定，在收到驳回决定之日起三个月内向专利复审委员会提出复审请求，专利复审委员会如果作出决定，撤销了该驳回决定，则专利局要继续该发明专利申请的审查程序。

如果复审委员会作出复审决定，维持了专利局作出的驳回决定，则根据专利法的规定，申请人可以在收到复审决定之日起3个月内，向北京知识产权法院（知识产权法院成立前，是向北京市第一中级法院）提起诉讼，该诉讼是行政诉讼，复审委员会当被告，由法院审查专利局的驳回决定是否正确。

专利知识系列讲座韩晓春131、发明和实用新型专利的合案申请专利法第31条规定了专利申请的单一性要求，但是，这仅仅是通常情况下的要求。

发明创造是复杂的，有时会出现这样情况，两项发明创造如果不放在一件申请中提出，反倒给审查工作带来困难。

比如发报机和接收机，是两项对应的发明创造，如果分开来申请，反而会带来麻烦。

还有具有对应关系的电插头和插座，显然合在一起申请才能更好判断其专利性。

因此，专利法第31条还对三种专利在一定情况下可以合案申请进行了规定，即在符合一定条件的情况下，两项发明创造可以放在一件申请中提出。

专利申请的合案，也叫作“单一性的例外”，即通常情况下，应当一件发明一件申请。

但在特殊情况下，可以两件以上的发明创造放在一件申请中提出。

专利法第31条第1款对发明和实用新型的合案申请条件作出了规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。

而专利法实施细则第34条又对专利法的规定作了进一步的解释：“依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征”。

可以说，单一性的条件包括如下三个层次：1、两项以上的发明创造必须属于一个总的发明构思。

2、总的发明构思是指：技术上相互关联，共同拥有一个或者多个相同或相应的特定技术特征。

即每一项发明创造中，均包含有一个“连接点”，该“连接点”是将两项以上的发明创造连接在一起合案申请的条件。

而该连接点就是“相同或相应的特定技术特征”。

是否具有这样的“连接点”，是判断是否属于总的发明构思的关键。

3、该技术特征是对专利性作出贡献的技术特征。

根据审查指南的规定，“特定技术特征”这一概念是专门为评定专利申请的单一性而提出的，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。

专利知识系列讲座韩晓春210、专利申请日的确定基于向国家知识产权局提交专利申请的形式有许多种，故在确定专利申请日时，亦要遵循不同的规则。

专利申请日在专利制度中是一个至关重要的日子，它是许多期限的起算日，也是许多权利义务的基准日。

1、专利申请日的确定（1）面交时申请日的确定。

专利申请文件面交，包括两种情况，一是在专利局的受理窗口面交，如果申请人的文件符合受理条件，当场窗口就会发给申请人受理通知书，受理通知书中给出了专利申请日和专利申请号。

如果申请文件不符合规定，受理人员在窗口当时就会说明理由，不予受理，不再发什么书面不受理的通知。

除了向专利局的受理窗口面交以外，专利局还在各地设立有代办处，代办处从事的受理活动，视为专利局的行为。

因此，向各地代办处面交后，如果申请文件符合要求，代办处当面也会发给申请人受理通知书，上面不仅给出了申请日，还给出了申请号。

（2）邮局寄交时申请日的确定。

邮局寄交也分为两种情况，一种是寄交到国家专利局的受理处。

此时，根据细则第4条的规定，如果邮戳日清晰的，以邮戳日为申请日，如果邮戳日不清晰的，除当事人能够提出证明外，以专利局收到日为申请日。

另一种情况是寄交到各地的代办处，这时，适用寄交到专利局受理处一样的规则，即以邮戳日为准来确定申请日。

（3）速递公司递交时申请日的确定。

根据审查指南第5部分第3章第2.3.1节的规定，通过速递公司递交到专利局受理处或者代办处的专利申请，以收到日为申请日。

这里的速递公司，是指我们从网买东西送货的小三轮所属的公司，并不包括邮政局的邮政速递EPS，邮政局的速递是政府开办的邮政业务，有正式的邮戳，故如果是政府开办的邮政速递EPS送交的申请文件，仍应当以邮戳日为准。

（4）邮寄或者递交到专利局非受理部门或者个人时申请日的确定。

根据审查指南第5部分第3章第2.3.1节的规定，应当以该申请文件转交到专利局受理处或者代办处的时间为准。

即以专利局受理处或代办处收到该申请文件之日为专利申请日。