商标法中如何适用侵犯在先著作权的条款

商标法32条后半句的适用条件我国现行《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

”该条款的立法宗旨：保护已经在先使用并有一定影响的未注册商标所有人的利益，制止以不正当手段抢注他人在先商标的行为，维护诚实信用原则，本条规定也是对我国商标注册确权制度的有效补充，有条件地实现注册商标和未注册商标利益的平衡。

该条款后半句：“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，根据立法文本解释，本人认为，该条款具体适用的条件：一、先用商标在系争商标申请日之前已经使用并具有一定影响1.已经使用的理解根据《商标法》第32条文本解释，“已经使用”是对未注册商标提供保护的基本前提条件。

使用的时间原则上应以系争商标申请注册日前为准，使用的地域范围原则上应以中国为准。

商标使用的事实，需要权利人提供相应的证据加以证明。

证据应当具备真实性、合法性、关联性，能够显示所使用的商标标识、商品或服务、使用日期和使用人。

依据法律本意，本条所指的商标“已经使用”，还应包含以下含义：一是实际使用而非形式意义上的使用，即指商标应使用在指定商品或服务中并在市场上流通，具有了识别同类商品或者服务来源的作用，如果仅是在广告和杂志上或者小范围和小规模等的使用不能称作已经实际使用；如果仅仅是形式意义上的使用而阻却他人申请注册商标，会导致对在先使用人权利的滥用，也和我国《商标法》倡导的“申请在先、注册确权”原则相违背。

二是“已经使用”应是在法律允许流通的合法商品上的使用，如果该商品是我国法律所禁止的流通商品，或者是违反社会公共利益的商品，则附着在该商品上的商标所产生的利益不应得到法律保护。

法谚有云，“任何人不得因其非法行为获利”。

2.具有一定影响的理解由于我国实行的是商标注册确权原则，对未注册商标提供的保护是有条件的，即在先使用的商标只有达到了“一定影响”的程度，在相关公众中产生区别商品或服务来源的作用，从而才能对抗未注册商标所带来的影响所及范围内他人的恶意抢注，并以此作为未注册商标获得保护的条件。

商标注册中在先权利的保护作者：徐文雯来源：《法制博览》2012年第11期【摘要】《商标法》第31条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，对于此条的理解尤其是在“先权利”的含义见解不一。

本条中的在先权利宜理解为广义的权利，而非狭隘的知识产权上的权利甚至注册商标或未注册的驰名商标的权利。

【关键词】在先权利；权利正当原则；责任规则一、问题的提出我国《商标法》第三次修订案草案已于去年公布，对《商标法》第11条和第31条都有较大的变动，而在第二次修改《商标法》中第11条取代了旧法第8条的（5）、（6）两项，并对原规定做出了突破——旧商标法下无法取得商标注册的标志可以因为“经过试用取得显著特征，并便于识别”而获得注册。

有学者认为第31条属于不完全条款，未规定违反的法律效果。

[1]该条（包括第9条）对商标注册申请人设定了一项禁止性义务，但商标注册申请人违反该义务应承担什么责任，该条款本身并未阐明。

虽然如此，《商标法》作为一个体系在第41条规定了法律效果。

对已申请注册成功的商标来说，如果违反第31条规定的限制条件，除恶意注册他人驰名商标外，只能由在先权利人或厉害关系人在注册之日起五年内向商标评审委员会提出撤销请求。

而该注册商标如果违反了第11条，即商标注册的绝对条件以及第10条的禁止性规定，商标局可以依职权主动加以撤销，其他任何人可以随时没有时效限制的请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

但对于正在申请或是公告异议期内的商标，如违反第31条，是否应当予以注册？如果是符合第11条第二款但却违反第31条，是否应当予以注册呢？第二问为第一问设计了一个细化却易被忽略的情形，该情形可由一个经典案例具体化，即内蒙古小肥羊与西安和陕西小肥羊的商标争夺战。

该案被选为我国高院的范例案例，判决思路具有典型性和代表性，本文以此案展开。

二、实务解读——以“小肥羊”案件入手2001年内蒙古小肥羊申请注册“小肥羊及图”商标，2003年商标申请经初步审定后予以公告。

北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南北京市高级人民法院知识产权庭2019年4月24日《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中文版目录第一部分相关程序问题11、主体资格的确定11.1 【在先权利人的范围】11.2 【利害关系人的范围】11.3 【利害关系人的认定时间】11.4 【引证商标转让对当事人诉讼地位的影响】21.5 【未通知诉争商标受让人参加评审的法律后果】21.6 【诉争商标转让对当事人诉讼地位的影响】21.7 【追加诉讼当事人的范围】21.8 【异议事由与主体资格的认定】31.9 【涉外当事人主体资格的认定】32、审查范围42.1 【遗漏评审理由的法律后果】42.2 【第十三条与第三十条的选择适用】42.3 【超范围审查的法律后果】42.4 【补充评审证据】52.5 【商标驳回复审的审查范围】52.6 【商标不予注册复审的审查范围】52.7 【商标权无效宣告的审查范围】52.8 【商标行政诉讼中审查范围的确定】62.9 【“绝对理由”和“相对理由”的同时适用】63、送达63.1 【送达地址的确认】63.2 【电子送达】73.3 【送达认定标准】73.4 【送达的举证责任】73.5 【送达程序不当】74、“一事不再理”的认定84.1 【“相同的事实”】84.2 【“相同的理由”】84.3 【以“相同事实和理由”再次提出评审申请】95、重新作出行政行为的处理95.1 【证据的提交】95.2 【重审裁决的审查程序】95.3 【提起诉讼的处理】106、其他程序事项106.1 【商标注册事项的认定依据】106.2 【起诉日期的计算】106.3 【商标评审部门的举证责任】106.4 【逾期作出被诉裁决的处理】106.5 【商标权撤销复审行政案件中证据的提交与采纳】11 6.6 【未按规定预交案件受理费的法律后果】116.7 【诉讼费用的负担】116.8 【未告知合议组成员】116.9 【双方代理】126.10 【诉讼终结的适用】126.11 【当事人拒交“翻译文本”的处理】12第二部分相关实体问题127、基本规则127.1 【商标法第四条的适用】127.2 【诚实信用原则的适用】137.3 【商标标志构成要素】137.4 【商标受让不影响相关条款的认定】137.5 【注册人被吊销或者注销的处理】138、商标法第十条的适用148.1 【商标法第十条第一款的认定标准】148.2 【含有中国国家名称的标志】148.3 【含有外国国家名称的标志】148.4 【“欺骗性”的认定】158.5 【使用企业名称注册商标】158.6 【“其他不良影响”的判断因素】158.7 【“其他不良影响”的判断时间】168.8 【“已故知名人物”的保护】168.9 【“规范使用文字”的认定】168.10 【地名商标的其他含义】178.11 【已经获准注册“地名”商标扩展注册的判断】179、商标法第十一条的适用179.1 【判断主体】179.2 【概括适用条款】189.3 【具体条款的并列适用】189.4 【显著特征的认定范围】189.5 【新类型商标显著特征的认定】189.6 【“其他缺乏显著特征”的认定】189.7 【“第二含义”的认定】199.8 【三维标志显著特征的判断】1910、商标法第十二条的适用1910.1 【三维标志的功能性】1910.2 【商品自身性质产生的形状】1910.3 【实现商品技术效果所需的形状】2010.4 【使商品具有实质性价值的形状】2011、商标法第十三条的适用2011.1 【驰名商标的举证】2011.2 【驰名商标的保护】2011.3 【驰名商标的保护范围】2111.4 【第十三条第三款适用的情形】2111.5 【驰名状态】2111.6 【复制、摹仿和翻译的认定】2211.7 【驰名商标的法条转换】2211.8 【已注册驰名商标在同类商品的保护】2312、商标法第十五条的适用2312.1 【未经授权的认定】2312.2 【“被代理人或者被代表人的商标”】23 12.3 【适用要件】2312.4 【适用主体】2412.5 【“在先使用”的判断】2412.6 【“在先使用”证据的认定】2412.7 【“其他关系”的认定】2412.8 【商标法第十五条认定的例外】2513、商标法第十六条的适用2513.1 【误导公众的认定】2513.2 【“商标中有商品的地理标志”】2513.3 【申请主体】2513.5 【混淆判断】2613.6 【驰名商标保护的适用】2613.7 【将地理标志注册为普通商标】2613.8 【地理范围确定错误】2713.9 【法律条款的适用】2714、商标法第十九条第四款的适用2714.1 【商标代理机构的认定】2714.2 【商标代理业务的认定】2714.3 【诉争商标的转让不影响主体的认定】2814.4 【诉争商标申请注册范围的确定】2815、商标法第三十条、第三十一条的适用2815.1 【商标延续注册的限制】2815.2 【商标近似的判断规则】2915.3 【商标申请驳回复审行政案件中商标近似性的判断】2915.4 【商标不予注册复审和无效宣告请求行政案件中商标近似性的判断】29 15.5 【市场调查报告的认定】3015.6 【商标法第三十条、第三十一条的适用条件】3015.7 【引证商标权利人被注销】3015.8 【中文商标与外文商标的近似性判断】3015.9 【三维标志商标的比对】3115.10 【共存协议的属性】3115.11 【共存协议的形式要件】3115.12 【共存协议的法律效果】3115.13 【类似商品的认定】3215.14 【具有主观恶意的认定】3216、商标法第三十二条的适用3316.1 【在先权利范围】3316.2 【在先权利时间的起算】3316.3 【外国人在先著作权】3316.5 【作品的认定】3416.6 【超过保护期限的作品】3416.7 【在先著作权权属的认定】3416.8 【利害关系人资格的认定】3416.9 【独创性高低对认定“实质性相似”的影响】34 16.10 【不构成损害在先著作权的抗辩】3516.11 【在先著作权的保护范围】3516.12 【姓名权保护的具体利益】3516.13 【姓名的范围】3516.14 【自然人声誉对姓名权的影响】3616.15 【肖像权的保护】3616.16 【在先企业名称权的认定】3616.17 【外国企业名称的保护】3616.18 【“商品化权益”的表述】3716.19 【“商品化权益”认定的限制】3716.20 【“特定条件”的认定】3716.21 【恶意抢注适用仅限“未注册商标”】3816.22 【恶意抢注的适用要件】3816.23 【明知或者应知的认定】3816.24 【“已经使用”的判断】3916.25 【“有一定影响”的判断】3916.26 【单纯出口行为的认定】3917、商标法第四十四第一款的适用4017.1 【“欺骗手段”的认定】4017.2 【“其他不正当手段”的认定】4017.3 【“其他不正当手段”具体情形的认定】4117.4 【“其他不正当手段”具体情形的例外】4117.5 【“其他不正当手段”条款适用的限制】4218、商标法第四十五条的适用4218.1 【商标法第四十五条属性的确定】4218.2 【“五年期间”的认定】4218.3 【超“五年期间”申请主体】4218.4 【“恶意注册”的认定】4219、商标法第四十九条第二款的适用4319.1 【注册商标通用化的判断】4319.2 【注册商标通用化判断的时间点】4419.3 【新旧法的适用】4419.4 【使用的认定】4419.5 【“违法”使用的认定】4419.6 【使用主体的认定】4419.7 【非规范商品的认定】4519.8 【非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定】4519.9 【维持注册范围】4519.10 【区分表的变化对商品类似的判断】4619.11 【在他人商标上贴附诉争商标的认定】4619.12 【一物多标行为的认定】4619.13 【一人多标行为的认定】4619.14 【“替他人推销”商标使用的认定】4719.15 【指定期间后的使用】4719.16 【单纯出口行为的认定】47附则47第一部分相关程序问题1、主体资格的确定1.1 【在先权利人的范围】商标权人及其他应受法律保护的合法在先权利所有人属于商标法第三十三条、第四十五条第一款规定的“在先权利人”。

《商标法》第三十一条中在先商标“已经使用并具有一定影响”
的判定
刘晓军
【期刊名称】《中国专利与商标》
【年(卷),期】2008(000)004
【摘要】《中华人民共和国商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害
他人现有的在先权利。

也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

”该条中作为在先商标的“他人已经使用并有一定影响的商标”应当是未注册商标，当该商标被抢注后，该抢注商标能否被撤销的关键就在于在先商标是否“已经使用并具有一定影响”。

但如何判定在先商标“已经使用并具有一定影响”，在司法实践中仍存在较大分歧。

【总页数】8页(P45-52)
【作者】刘晓军
【作者单位】北京市高级人民法院知识产权庭法官
【正文语种】中文
【中图分类】F760.5
【相关文献】
1.对《商标法》第三十一条“已经使用”的理解与适用 [J], 刘井玉
2.论《商标法》第三十一条在商标“被动使用”问题上的适用 [J], 刘孟斌;宁崇怡
3.商标法之“在先权利”条款的法律适用兼评商标法第三次修改中的商标异议制度
[J], 卢爱媛;李明珍
4.论商标在先使用之保护--兼谈我国《商标法》第三次修订 [J], 叶赟葆
5.未注册商标在先使用的法律保护--兼评《商标法》第59条第三款之适用 [J], 柴永旺
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.11 .一、立法沿革与规范意旨（一）立法沿革现行《商标法》a 第59条第3款中规定的在先商标的继续使用抗辩是2013年修改商标法时新增的。

在此之前，对于在先使用的商标是否可以《商标法》第５９条第３款“在先商标的继续使用抗辩”评注张　鹏内容提要：为确保商标在先使用人因其使用行为业已形成的具体信用，《商标法》第59条第3款规定了在先商标的继续使用抗辩制度。

其构成要件可以归结为三个：在先使用行为应早于在后注册商标的申请日；在先使用人应当出于善意；在先使用的标识经过持续性使用产生一定影响。

援引在先使用抗辩的主体除在先使用人本人外，还包括“继受主体”“被许可人”“流通环节参与主体”等。

在法律效果上，在先使用人有权在“原有范围”内继续使用，而注册商标权人有权要求在先使用人施加适当区别性标识。

本文结合学理与判例对该款规定的解释与适用进行评注，在整理与构成要件及法律效果相关各论点的基础上，分析其与规范意旨的体系关联。

关 键 词：在先使用抗辩　双重在先　有一定影响　原有范围　区别性标识Abstract: In order to protect the credibility established by prior user of trademarks, article 59, paragraph 3 of the Trademark Law provides for a defense mechanism of continuous prior use. There are three constitutive requirements: prior use should be earlier than the filing date of the registered trademark; the prior user should be in good faith; and the prior used mark has produced certain reputation through continuous using of trademarks. Not limited to prior users, “business transferees”, “licensees”, “other downstream operators” can also invoke this defense as well. Regarding legal effect, the prior user can continue to use the trademark concerned within the original scope. The registered trademark owner has the right to request prior user to add certain distinctive mark to avoid confusion. The paper comments on the interpretation and application of the aforesaid provision in terms of both jurisprudence and relevant cases. The paper also analyzes the systematic connection between this provision and its normative intention, based on discussion of its constitutive requirements and legal effects.Key Words: defense of prior use of trademark; double priority; certain reputation; original scope; distinctive mark作者简介：张鹏，中国社会科学院法学研究所助理研究员，中国社会科学院知识产权中心研究员a为节省篇幅，对《商标法》的引用规则如下：《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商标法》的决定（2013）》（中华人民共和国主席令第6号，发布日期：2013.08.30）［以下简称法（13）］。