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专利申请的“修改”说明

关于审查指南第二部分第八章的修改说明

国家知识产权局专利审查协作中心 曾志华



本章的修改主要涉及三方面的内容,一是根据专利法实施细则的修改而作的适应性修改,例如新的实施细则第51条对于申请人修改申请文本的时机和方式等作了新的规定,为此在新的审查指南中应当进一步明确如何确定审查文本;二是对原审查指南中某些表达不确切之处进行了完善和补充,以便实际操作,例如当申请人修改的文件有一部分超出原始公开的范围时,如何确定审查文本;三是明确了在实质审查程序中应当遵循的几个基本原则,以便审查员能够更好地依法审查。下面对于本章主要的修改内容作一简要介绍。

一、增加了实审程序中的几个基本原则(第2.2节)

实质审查程序是发明专利审查赖以合法进行的重要保证,只有建立、健全并且严格遵守规范的审查程序,才能客观、公正、准确和及时地完成专利审查;而为了保证审查程序的贯彻,必须明确并且遵循审查程序中的基本法律原则,从而确保依法行政、依法审查。

本次修改明确了实质审查程序三个公认的基本原则,即:

1、请求原则

除专利法及其实施细则另有规定的外,实质审查程序应当基于申请人的请求启动,且审查员只能根据申请人在请求或答复时依法提交的申请文件(包括提出申请时、依法提出修改时或答复审查意见通知书时提交的申请文件)进行审查。

2、听证原则

在实质审查过程中,审查员在做出驳回的决定之前,应当给申请人提供过至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会,即审查员在做出驳回决定时,决定中所涉及的驳回理由和所依据的证据应当在此前的审查意见通知书中告知过申请人。

3、节约程序原则

在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当设法使审查过程尽可能地缩短。换句话说,审查员应当设法尽早地结案。因此,除非确认申请根本没有授权前景(如发明不具备实用性等),审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复。尽量减少审查员与申请人通信的次数,以节约程序。

节约程序原则应当服从于请求原则和听证原则。

二、关于审查文本的确定(第4.1节)

在一份案卷中,可能包括原始申请文本和多份修改文本。因此,进行实质审查以及在申请人答复审查意见通知书而进行继续审查时,首先都需要

确定以哪个文本作为实质审查的基础。
依据请求原则,无疑应当以申请人依法提交的最后一次文本作为审查基础,然而,在实践中,为了同时兼顾节约审查程序原则,应当对审查文本的确认加以规范。

(一)关于修改的时机与方式

专利法实施细则第51条第1款规定,“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改”。该条第三款规定,“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当按照通知书的要求进行修改”。

可以看出,实施细则第51条对申请人修改申请的时机和方式作了明确的规定,其进行主动修改的时机只有两次,而其它时机进行的修改都必须按照审查意见通知书的要求进行。但在审查实践中,经常能遇到申请人多次修改其申请文件的情况,其中有的修改既不是在实施细则第51条第1款规定的时机下进行的,也不是按照审查意见通知书的要求进行的,对于此类修改文件,从原则上说,均不应当允许。然而,申请人在实施细则第51条规定的时机外进行的修改(包括其答复审查意见通知书时主动进行的某些修改),其本意往往也是为了克服其申请所存在的某些缺陷,完善其申请文件,以便于文本的审查通过。为了从总体上节约审查程序,对于此类修改,不宜也不应当简单处理,而应当具体情况具体分析。

新修改的审查指南中,将上述修改区分为两种情况:

1、第一种是克服了申请文件中原来存在的缺陷的修改

尽管申请人的修改不符合实施细则第51条第1款的规定,但符合专利法第33条的情况,且消除了原申请中的某些缺陷,这些缺陷实际上也是审查员希望克服的,从有利于节约审查程序出发,明确了也可以接受并且允许这种修改。

2、第二种是并非为消除申请文件中所存在的且审查员也希望克服的缺陷的修改

此类修改,由于其本意并非是为了消除申请文件中所存在的且审查员也希望克服的缺陷,而是为了扩大其保护范围。对于这样的修改,无论是作出审查意见之前抑或答复审查意见时进行的,都会导致审查工作量的扩大,从整体上看不利于节约审查程序,因而当修改的时机或方式不符合实施细则第51条的规定时,审查员可以不接受这样的修改,从而简化审查程序。

审查指南中,列出了以下四种不利于节约审查程序的修改情形:

(1)删除原权利要求中的技术特

征,扩大请求专利保护的范围。
(2)改变原权利要求中的技术特征,扩
大请求专利保护的范围。
(3)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4)增加新的独立权利要求,扩大请求专利保护的范围。

(二)关于修改的内容与范围

专利法第33条对申请人修改申请文件的内容和范围作出了规定,即发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。

如果申请人修改的文件存在超出原始公开范围的情况,从原则上说应当不予允许。但从请求原则出发,应当以申请人最后提交的文本作为审查文本。然而,如果只针对超出原始公开范围的修改文本进行审查,仅仅指出修改超范围而不能允许,势必造成审查工作和审查资源的浪费,延误审查程序,因为在答复审查意见通知书时,申请人完全可能放弃该超范围的修改文本,而返回到之前的申请文件。在审查指南的本次修改中,充分考虑了上述两种情况,将请求原则与节约程序原则有机地结合起来,从而兼顾了申请人与审查员双方的利益。审查指南中的具体规定如下:

仅在进行首次审查、且修改的权利要求书全部超出原始公开的范围时,从节约程序原则出发,可以同时审查修改以前的申请文本,供申请人答复时参考。

其他情况下的审查,均应当从请求原则出发,以修改的文本为首次或继续审查的基础,分别指出修改超范围的问题和/或其它缺陷。

(三)确定审查文本的几点注意事项

归纳起来,在确定审查文本时,主要作如下考虑和处理:

1、掌握三个原则

在确定审查文本时,注意掌握三个原则。

第一、合法原则:审查文本必须是合法文本,特别是对于修改文本需要审查其是否在法定的期限内提出且修改符合有关规定。

第二、请求原则:在合法前提下,应当尊重申请人修改文件的权利,以其最后文本作为审查文本。

第三、程序节约原则:如果申请人主动进行的最后修改文本的修改期限不符合专利法实施细则第五十一条第一款规定,或修改内容不符合专利法第三十三条规定,审查员一般应当发审查意见通知书,告知此修改文本不予接受或不能允许。但是,在如下情形下,为节约程序,可作如下处理:

(1)申请人在专利法实施细则第五十一条第一款规定的时间以外提交了主动修改文本的,但修改文本消除了原申请文件存在的问题、符合专利法第三十三条且有利于节约审查程序

,则可以将该文本视为应审查员要求做出的修改,因而可以接受。

(2)修改的申请文件存在着不符合专利法第三
十三条的修改内容,但权利要求至少有一部分或未修改或修改未超出原说明书和原权利要求书记载范围,则在审查意见通知书中,应当在指出申请存在的其他缺陷的同时指出该修改文本存在不符合专利法第三十三条规定的缺陷。

(3)修改超范围文本的处理:

对于从时机和/或方式上可接受的修改文本,无论修改的内容是否超出原始申请文件记载的范围,均应当作为实质审查的文本。

对于全部权利要求的修改均超出原始申请文件记载范围的情况,可以同时对该次修改之前的文本进行实质审查,以便申请人进一步修改时参考,从而节约审查程序。

2、首次审查文本的确认

(1)符合实施细则第51条第1款的修改文本,可以接受。
(2)不符合实施细则第51条第1款,但消除了原申请中的某些缺陷,有利于节约审查程序的修改文本,可以接受。
(3)不符合实施细则第51条第1款,并非是为了消除申请文件中所存在的且审查员也希望克服的缺陷,而是为了扩大其保护范围的修改文本,可以不接受,而是采用之前的文本作为首次审查文本。
(4)对于从时机上可接受的修改文本,无论修改的内容是否超出原始申请文件记载的范围,均应当作为首次审查的文本。

3、继续审查文本的确认

(1)符合实施细则第51条第3款的修改文本,可以接受。
(2)不符合实施细则第51条第3款,但消除了原申请中的某些缺陷,有利于节约审查程序的修改文本,可以接受。
(3)不符合实施细则第51条第3款,并非是为了消除申请文件中所存在的且审查员也希望克服的缺陷,而是为了扩大其保护范围的修改文本,可以不接受。
(4)对于从方式上可接受的修改文本,无论修改的内容是否超出原始申请文件记载的范围,均应当作为继续审查的文本。

4、对于修改方式不符合实施细则第51条第3款情况的处理

对于全部内容的修改方式均符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的,接受此修改文本并在其基础上继续审查。

对于部分内容的修改方式符合、而其他部分内容的修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的,接受此修改文本并在其基础上继续审查,同时要求申请人删除不符合前次审查意见通知书要求的修改内容。申请人不按要求再次修改好的,视为未对审查意见通知书作出答复,从而申请将视为撤回。


对于全部内容的修改方式均不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定,并且不利于节约审查程序的,不接受此修改文本,发出《修改文本不予接受通知书
》。 申请人不按要求再次修改好的,视为未对审查意见通知书作出答复,从而申请将视为撤回。

三、关于不必检索即可发出审查意见通知书的情况(第4.3节)

本节中,取消了“申请人的主动修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围”这一情况,因为此情况与“节约程序”的原则不符。在这种情况下,如果全部权利要求的修改均超出了原始公开的范围,则可以在该次修改前的文件基础上进行检索与审查,同时指出修改文件超范围的问题。如果权利要求书未作修改、或者部分权利要求的修改未超出原始公开的范围,则应当针对该修改文件进行检索和审查。这种调整也适应了第4.1节的规定,使两者相吻合。

本节中,还增加了“申请主题不符合实施细则第2条第1款”、“说明书不符合专利法第26条第3款”的情况,在这两种情况下,也可以不经检索即发出审查意见通知书。新增加的这两种情况与第7章第10节的规定也是吻合的。

四、关于缺乏单一性申请的处理(第4.4节)

单一性是专利审查中经常遇到的问题,也是争议较多的问题之一,主张从严或从松的两派意见都有。考虑到单一性并非专利申请能否授权的实质性问题,并且国际上大多数国家都是通过收费的方式来解决单一性问题,因此,在审查指南的这次修改中,对单一性问题采取了一种较为宽松的处理方式。审查员在审查过程中,对于单一性问题可以根据审查工作量的情况灵活掌握,只要授权的权利要求书中不存在单一性缺陷即可。(注:有无单一性的判断,详见后面的第十二)

尽管对缺乏单一性缺陷的处理方式可以采取较为宽松的做法,但毕竟这一缺陷仍然是专利审理请可以被驳回的理由。因此在审查指南中,有必要对于在审查过程中发现的缺乏单一性的情况如何处理作出明确的指导。

为此,在修改后的审查指南中,首先明确了“缺乏单一性的缺陷既可能存在于相互并列的独立权利要求之间,也可能因所引用的独立权利要求缺乏新颖性或创造性而存在于相互并列的从属权利要求之间”;同时对于单一性缺陷的处理方式,提示了多种灵活处理方式,例如在处理时,审查员可以同时检索和处理缺乏单一性的申请,也可以待申请人克服单一性缺陷后再进行审查,也就是说,对审查员的处理过程未作特别限定,审查员可以灵活掌握。但明确了

审查员后续处理的要求,即只要申请人的修改符合专利法第33条、实施细则第51条的规定,且修改后克服了单一性缺陷,审查员就应当继续进行审查,而不能以单一性理由驳回原申请。(注:对于明显缺
乏单一性的,关于分案申请的处理方式,详见后面的第十三)

五、全面审查和不全面审查(第4.7节)

1、关于审查顺序

关于全面审查中的审查顺序问题,是本次修改中争议较多的问题之一。从稳妥的角度出发,实质审查程序中只区分了两个层级,而复审程序中则分为六个层级(参见审查指南P4-20)。在本节中,主要是补充了与专利法实施细则第53条所列出的属于驳回情形相对应的情况,依照各种情况之间的逻辑法律关系,适当调整和规定了审查顺序。调整和规定审查顺序的原因在于,审查过程中不同的法律规定之间存在某种逻辑或层次上的关系,例如,如果权利要求存在不清楚的缺陷,则此时审查新颖性或创造性是不合适的,因为对于一个尚不清楚的技术方案,是难以评价其新颖性或创造性的。但考虑到审查过程的动态性或阶段性,许多法律条款的审查往往是交叉进行的(例如单一性与创造性),因此,不能也不宜规定一个过于严格的审查顺序。

本次修改中,只将审查顺序区分为两个基本层次,即:

首先审查实施细则第二条第一款(定义)、专利法第五条和第二十五条(不属于专利的主题)、专利法第二十二条第四款(实用性),专利法第二十六条第三、四款(说明书充分公开,权利要求得到说明书支持)。

然后审查专利法第二十二条第二、三款(新颖性、创造性),专利法实施细则第二十条第一款(清楚简要),专利法实施细则第二十一条第二款(必要技术特征)。

应当注意的是,有一部分审查内容,既有可能在上述第一层级中进行,也可能在第二层级中进行,需要根据具体情况来灵活运用。例如,专利法第二十六条第四款(不支持)、第三十三条(超范围)、第三十一条(单一性)、专利法实施细则第四十三条(分案申请)等。

此外,即使是这两个层级,在实际情况中也可能有变化。例如,审查员在对发明内容进行理解和检索后,可能指出申请无创造性而没有授权前景,后来申请人陈述意见,认为发明点不同于现有技术的,现有技术不能否定申请的创造性。由于对申请内容理解的变化,审查员有可能认为申请人陈述的发明构思在原始申请中没有充分公开,此时审查员再次提出涉及专利法第26条第3款的审查意见,应无不妥。

2

、关于全面审查和不全面审查

有授权前景的,一般要全面审查,包括实质方面和形式方面的审查;存在严重的实质性缺陷,根本无授权前景的,一般可不全面审查,只审主导性缺陷即可;对于授权前景尚无把握的,应当全面审查,以便节
约审查程序,尽早结案。判断有无授权前景,主要审查专利申请是否存在专利法实施细则第五十三条所列的实质缺陷,所述缺陷可否被合法克服。

下述三类实质性缺陷可能导致专利申请根本没有授权前景:

(1)不是可专利的主题,即不符合专利法实施细则第二条第一款的规定,或者属于专利法第五条或第二十五条所述的情形。

(2)说明书公开不充分,即不符合专利法第二十六条第三款的规定。

(3)申请文件公开的主题无新颖性、创造性或实用性,即不符合专利法第二十二条的规定。

对于这三种情况,一般不需审查专利法第二十六条第四款、实施细则第二十条第一款、第二十一条第二款和专利法第三十一条,更不用审查专利法实施细则第十八~二十四条中的形式问题。

六、关于会晤(第4.12节)

本节的修改主要有两点:

1、申请人是单位的,可以由该单位指定的人员参加会晤(而不必由该单位的代表人参加),但要出示证明其身份的证件和单位介绍信。根据修改后的规定,可以由单位指定的人员参加,目的主要是为方便单位申请人。

2、会晤后,对于需要申请人重新提交修改文件或者作出书面陈述意见的情况,如果原定答复期限还继续存在(即在答复前进行会晤的),则该答复期限可以不因会晤而改变,或者视情况延长一个月;如果原定答复期限已消失(即在答复后进行会晤的),则应在会晤记录中另行指定提交修改文件或陈述意见的期限,此提交修改文件或陈述意见视作对审查意见通知书的答复。申请人未按期答复的,该申请将被视为撤回。

七、关于答复的签署(第5.1.2节)

在本节中规定,委托了代理机构的,应当由代理机构盖章,同时还应当由委托书中指定的代理人签字或盖章;代理人变更之后,由变更后的代理人签字或盖章。这样规定的目的主要是便于审查员与具体承办代理人联系。以前有这样的情况,往往具体承办代理人不是委托书中指定的代理人,尤其是涉外代理,造成审查员与代理人联系时的麻烦。

本节中还规定,未委托代理机构的,应当由全部申请人或者其代表人签字或盖章。

八、关于说明书的修改(第5.2.2.2节)

在本节中,将说明书

的修改分为两种情况,一种是针对说明书中本身存在的缺陷而做出的修改;另一种是根据修改后的权利要求书做出的适应性修改。一般地,申请人在答复审查意见通知书时,如果对独立权利要求进行了修改,则对说明书的有关部分(例如技术方案)应当作相应的修改;此外,如果审查
员检索到比申请人在说明书中引证的对比文件更相关的文件时,通常应要求申请人对说明书背景技术部分和其它相关部分作适应性修改。

九、关于驳回(第6.1节)

原审查指南第四号公报规定,申请文件经修改后,仍然存在不符合实施细则第18~23条规定之缺陷的,可以依据专利法第38条的规定驳回。上述规定中包括了申请文件中存在形式缺陷而可以驳回的情形,显然不符合专利法有关授权或驳回条件的本意。因此,新的实施细则第53条对原审查指南第四号公报的内容作了区分,其其中属于实体内容的部分纳入新的实施细则中,同时取消了形式缺陷作为驳回理由的规定。据此,在新的审查指南中对于可以驳回的情形作了适应性修改,将新实施细则第53条(二)的内容纳入到审查指南中,即不符合实施细则第20条第1款和第21条第2款属于可驳回的情形,取消了原第4号《审查指南公报》,即形式问题不再列为可以驳回的情形。关于驳回的条件,强调了听证原则,但不得因听证原则而无限延长审查程序,即对于经意见陈述和/或修改后,申请文件中仍然存在足以用审查意见通知书中已指出过的同一理由和所引用过的证据驳回的缺陷的,可以做出驳回决定。

十、关于依职权修改(第6.2.2节)

专利法实施细则51条第4款规定,“国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误”,据此,对于可以授予专利权的申请,审查员可以依职权进行某些修改,为了规范审查员依职权进行的修改,防止随意性,规定了可以依职权进行修改的范围。

1、说明书方面:

修改不适当的发明名称和/或发明所属技术领域;改正错别字、错误的符号、标记等;修改明显不规范的用语;删除附图中不必要的文字说明等。

2、权利要求书方面:

改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号。但凡是可能引起保护范围变化的修改,均不能由审查员进行。

3、摘要方面:

修改摘要中不适当的内容及明显的错误。

并且明确规定,审查员所作的上述修改应当通知申请人。

需要特别注意的是,对于权利要求书的依职权修改,应当非常慎重,因为

权利要求涉及到专利权的保护范围,即使是一字之别都可能导致保护范围的很大改变。因此,在本节中特别明确了“凡是可能引起权利要求书保护范围变化的修改,均不能由审查员进行”的规定。

本节中还明确了所谓明显的错误,是指语法错误、文字错误和打印错误,以便对可以依职权修改的内容有一个明确的界定
。对这些错误的改正必需能从申请文件的整体及上下文,看出是唯一正确的答案,而没有其它的可能。

十一、关于复审后的继续审查(第8节)

本节的修改主要是明确了“不得以同一事实和理由再次作出驳回决定”的规定,并且对于复审委员会已经审查确定的事实和理由无需继续进行审查。

十二、单一性的判断(第二部分第六章)

修改后的专利法及其实施细则没有对单一性的规定作出实质性的改变,只是将细则35条中例举权利要求组合方式的内容删除,使该条款更加简明。但是,在修改后的专利审查指南中有关单一性的审查标准和原则却作了较大改动,其中对于单一性概念的解释、单一性的审查原则和方法等均作了修改。

(一)修改背景和思路

“属于一个总的发明构思”是国际上比较通用的单一性审查标准,但是,总的发明构思是一个较抽象的概念,不同的人有不同的看法,各国对于该标准的解释和做法也有很大差别。

我国早期的指南主要是通过权利要求撰写形式的来判断单一性,即主要依据是否符合当时专利法实施细则规定的权利要求六种组合方式来判断,这样做可以使较复杂的问题简化,但是在实际审查中发现,这种判断方式仅从表面形式上考虑,未抓住其实质,这样作出的判断有时不合理。

1992年修改专利法、细则和审查指南时,在细则第35条中引入“特定技术特征”概念解释“总的发明构思”,在审查指南中对于这一概念作了进一步的解释并举例说明判断方法,同时强调了六种组合方式并非穷举;然而,审查原则中却没有将是否具有“特定技术特征”作为单一性的判断标准,而是注重从技术领域和技术原理及权利要求的组合方式上判断单一性。两种判断思路的差异导致了对同样情况下单一性的审查结果不一致。

针对上述情况,本次修改单一性审查标准的基本思路是要严格根据专利法和细则的规定制定单一性的审查标准,明确地将审查标准统一到对相同或相应的特定技术特征的判断上来,同时,也使我国单一性的审查标准与PCT的标准趋于一致。

在制定具体的审查原则和方法时考虑到计算机检索

已经广泛应用,从有利于审批效率的角度出发,不严格限制专利申请的权利要求书的撰写形式、分类领域和权利要求数量,尽可能在单一程序中处理所有技术上相关联的要求保护的发明内容。另一方面,还要注意体现单一性要求的立法目的,即从经济方面考虑,专利局在审批一件包含多项发明的专利申请上所需付出的成本或工作量不应该比在一件仅包含一项发明
的专利申请上所需付出的过多;从技术上考虑,不应该使审查员在审查一件专利申请时必须针对多个不同的技术主题进行检索和审查,特别是所属技术领域跨度较大的技术主题,以保证技术人员能够进行有效的审查。

(二)修改的主要内容

1、关于单一性的判断标准

此次修改在单一性的审查原则部分增加了以下内容: 根据专利法第三十一条第一款及实施细则第三十五条所规定的内容,判断一件专利申请中要求保护的一组发明是否满足发明单一性的要求,就是要看权利要求中记载的技术方案的实质性内容是否属于一个总的发明构思,即判断这些权利要求中是否包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。这一判断是根据权利要求的内容来进行的,必要时可以参照说明书和附图的内容。

2、对“特定技术特征”这一概念进一步明确说明

明确解释了“对现有技术作出贡献的”含义:“特定技术特征”是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念,应当把它理解为是体现发明对现有技术作出贡献的那些技术特征,也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的那些技术特征,并且应当从每一项要求保护的发明的整体上考虑后加以确定。

专利法实施细则第35条和原指南中没有明确解释“对现有技术作出贡献” 的含义。如同对“属于一个总的发明构思”没有定义会导致不同的单一性审查标准一样,对“贡献”没有解释也会带来不同的理解和不一致的审查结果。如果把特定技术特征对现有技术作出的贡献仅限于满足新颖性的要求,则会使单一性的标准过宽。因此,对特定技术特征的定义不能仅限于其对现有技术作出新颖性的贡献,还应当要求其对现有技术的贡献有创造性。这样,审查员在审查一件包含多项发明的专利申请时,当根据检索和审查确定第一项发明具有新颖性和创造性之后,也就已经确定了其中的特定技术特征,如果第二项发明包含这一相同的特定技术特征,即包含使第二项发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征,则有单一性,同时,审查员不

需要针对第二项发明的其它实质性的技术内容再进行检索和审查,可得出第二项发明也必然具有新颖性和创造性的结论。

3、对权利要求的六种组合方式的解释内容作了修改

修改后的专利法实施细则第35条删除了第二、三款的内容,即删除了其中所例举的两项以上权利要求组合方式的内容,由于这些例子并非穷举,且不宜在细则中详细解释,易产生误解,删除这部分内容后,使细则第35条更
加简明。然而,由于这些组合方式是常见的权利要求撰写形式,在专利申请文件中已被广泛采用,这部分内容在新指南中依然保留,但是改写了解释内容,使其与统一的单一性判断标准相适应。

例如,对于产品与专用于生产该产品的方法独立权利要求的组合中的“专用”方法作了进一步的规定,要求“该‘专用’方法使用的结果就是获得该产品,两者之间在技术上相关联”,并删除了“也不意味该方法不能用来生产其它产品”的内容。对于方法与为实施该方法而专门设计的设备独立权利要求的组合,规定该“专门设计”的设备“对现有技术作出的贡献还必须与该方法对现有技术作出的贡献相对应”。

4、补充了运用特定技术特征判断单一性的一般方法

分析一组发明单一性的方法通常包括下述步骤:第一步:将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较,以确定从发明的整体上看对现有技术作出贡献的“特定技术特征”。第二步:判断第二项发明中是否存在一个或者多个与第一项发明相同或者相应的特定技术特征,从而确定这两项发明是否在技术上相关联。第三步:如果在发明之间存在一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,即存在技术上的关联,则可以得出它们属于一个总的发明构思的结论。相反,如果各项发明之间不存在技术上的关联,则可以作出它们不属于一个总的发明构思的结论,进而确定它们不具有单一性。

此外,在现有举例中补入了运用特定技术特征分析判断单一性的过程和步骤,增加了与现有技术比较的内容,并对其中一些举例作了适当修改。

5、删除了关于“双重组合”不具备单一性的规定

原指南有关双重组合权利要求不具有单一性,不能允许在同一件申请中提出的特殊规定,与用特定技术特征判断单一性的标准不协调,也与举例说明单一性的部分内容(原例13,现例12)相矛盾。双重组合权利要求是否具有单一性不应当依据权利要求的撰写形式来判断,而是应该运用上述统一的单一性判断标准具体问题具体分析。

6、补充

在检索前和在检索后判断单一性的内容

修改后的单一性审查原则中包括了以下内容:由于特定技术特征是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征,是相对于现有技术而言的,只有在考虑了现有技术之后才能确定,因此,许多单一性问题常常是在检索之后才能作出判断。

另外还增加了当独立权利要求没有新颖性和创造性时,并列的从属权利要求之间可能不具有单一性的内容。

十三、分案申请

(一)关于分案申请提
出的时机

原细则第42条要求申请人只能在专利局发出授权通知前提出分案申请。而由于申请人无法确定授权时间,分案时机不好掌握,容易失去提出分案的权利。为此,指南第2号公报要求审查员对于申请人明确表示要提交分案申请的,自收到答复意见之日起满两个月后再发出授权通知。这样作虽然方便了申请人,却不利于加快审查。修改后专利法实施细则第四十二条规定,申请人可以在收到专利局对该申请案作出授予专利权通知之日起二个月办理登记手续的期限届满之前,向专利局提出分案申请,这样,申请人可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出分案申请,也可以自收到授予专利权的通知之日起二个月内提出分案申请。这样既方便了申请人,审查员也无需因照顾申请人分案而延迟授权时间。本次修改指南对这部分内容作了适应性修改。

此外,该条款中还进一步明确了专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的就不允许再提出分案申请的规定。根据这一规定,申请人应当在审查期间内办理分案事宜。不应当允许申请人对已终结审查工作的申请无限期提出分案要求,因为,这对于审查工作和文档管理会带来诸多不便。在修改后的指南中对此也作了相应说明,指出专利申请已经被驳回且已生效、或者已经被撤回或视为撤回但尚未恢复的专利申请。根据该说明,对于进入复审阶段的被实审驳回的申请,例如因单一性被驳回,或已经恢复的被撤回或视为撤回的申请,不属于该条款规定的情形,允许提出分案申请。

(二)明确了分案申请因超出原申请公开范围而驳回的法律依据

原细则五十三条(四)中予以驳回的情形没有具体对应法律条款,修改后的五十三条中对予以驳回的第四种情形明确了其所对应的法律条款,即将修改超出与分案超出情形分别对应于法33条和细则43条第一款。在本次修改后的指南中对相关内容作了规定:对于申请内容超出原申请公开范围而不予以修改的分案申请,审查员可以根据新细则53条第(四)项

的规定,以不符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定为理由,驳回该分案申请。

十四、运用新标准审查单一性的几点体会

(一)运用特定技术特征判断几项发明的单一性时需要注意的问题

1、不考虑几项发明所包含的其它技术特征和所属的技术领域

判断单一性时,无须考虑属于一个总的发明构思的一组发明中是否还有其他的特定技术特征,只要一组发明包含一个相同或相应的特定技术特征就可以认定其符合单一性的规定。

例如:

权利
要求1:一种灯丝A。
权利要求2:一种用灯丝A制成的灯泡B。
权利要求3:一种探照灯,装有用灯丝A制成的灯泡B和旋转装置C。
与现有技术文献公开的用于灯泡的灯丝相比,灯丝A是新的并具有创造性。

该三项权利要求相同的特定技术特征为灯丝A,因此它们之间有单一性。即使探照灯中包括的技术特征C是对现有技术作出贡献的特定技术特征,权利要求3的探照灯与前两项权利要求的灯丝和灯泡仍具有单一性。需要说明的是,只要满足单一性的要求,申请人可以选择是否在要求保护的发明中同时包括多个特定技术特征(或多个发明构思),正如本例所述的可能情况。至于权利要求的保护范围是否因此受到了限制,一件专利中包含过多的发明是否会对专利技术转让带来不便,这是申请人应当权衡的问题。而专利局在经济和技术上没有增加额外负担的情况下,应该尽可能为申请人提供方便和自由。

再看另一种情况:

权利要求1:一种探照灯,具有特征A和B。
权利要求2:一种探照灯,具有特征B和C。
权利要求3:一种探照灯,具有特征A和C。
其中A、B、C均为特定技术特征。

上述三项权利要求中1与2、2与3、1与3之间均有单一性,因为其中的任意两项权利要求之间都具有一个相同的特定技术特征。但是,这三项权利要求却不具有单一性。虽然,上述任意两项权利要求之间都具有单一性,而且它们均为同一类型的产品——探照灯,所属技术领域相同,但是,由于它们并不具有在这三项权利要求中都存在的相同或相应的特定技术特征,因此,不属于一个总的发明构思。由此可见,缺少了一个相同或相应的特定技术特征这一必要条件,即使一组发明所属技术领域或分类号相同,在技术上彼此之间有联系,也不能满足满足单一性的要求。

2、与其它技术特征的区别

本次修改指南进一步解释了特定技术特征的概念,明确了体现发明对现有技术作出贡献的特定技术

特征也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的那些技术特征。根据这一定义,一组发明中都包含一个相同或相应的必要技术特征或区别技术特征不一定能够满足单一性的要求,因为这些技术特征不一定能够使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性,不一定是特定技术特征,在审查单一性时不应当将概念混淆,用必要技术特征或区别技术特征代替特定技术特征作为判断标准。当然,连一个相同或相应的必要技术特征或区别技术特征都没有的一组发明是不可能具有单一性的。

3、从整体上考虑发明的技术方案
和要点,合理划分技术特征

技术特征的概念是相对的,小的技术方案被包括在大技术方案之中则可以视其为后者的技术特征,如探照灯中的灯泡、汽车中的发动机。观察事物的角度不同,对比物(现有技术)不同,对技术方案中的技术特征的划分就应当有所不同,以便更容易确定技术方案的要点及其对现有技术的贡献。应当避免不分情况、不分主次地将发明的技术方案机械地拆分成过于琐碎的技术特征,这样作不利于从整体上考虑发明的技术方案。与“三性”的审查相同,从整体上把握问题的实质要点是确定特定技术特征的关键。

4、检验判断结果是否符合单一性的立法目的

相对于专利申请的三性及其他实质问题的审查,单一性不是一个重要的审查内容,但是单一性从来也不是一个简单的问题,在标准的掌握上有时会产生分歧,在运用还不很熟悉的新标准处理一些复杂的单一性问题时判断结果可能有时会有偏差, 从单一性立法目的上再考虑、检验一下判断结果会有助于获得正确的结论。例如,在作出申请缺乏单一性的判断时,检查一下是否对一件专利申请包含的技术内容限制太严,导致申请人将技术上密切关联的多项发明分案,而审查员实际上能够在单一的检索和审查程序中完成对这些技术上相互关联的发明的审批。在作出一件包含多项发明的专利申请具有单一性的判断时,考虑一下在该申请上所需付出的成本或工作量是否比在一件仅包含一项发明的专利申请上所需付出的过多,是否必需针对多个不同的技术主题特别是所属技术领域跨度较大的技术主题进行检索和审查,能否在合理的工作时间内作出全面、有效的检索和审查。单一性审查的根本目的不是为了确定特定技术特征,而是为了在能够对申请进行有效检索和审查的前提下,提高审查效率和保证合理的工作量。

(二)关于单一性的审查程序

用特定技术特征判断单一性的立法思想主

要是建立在保证审查程序效率的基础之上。在单一程序中能够处理的技术上相关联的发明实质内容不应当要求申请人分案。修改后的单一性审查标准更加注重实质内容,不受形式约束,因此也更加灵活,这也进一步要求审查员应当始终从客观公正地对待申请人的角度出发来执行这一标准。对于个别情况下难以界定一组发明中所包括的相同或相应的技术特征是否是特定技术特征时,如果它们在技术上已经有密切联系,对审查工作不会带来过多的额外负担,建议做出有利于申请人的判断结果,认可它们的单一性。这样做是符合鼓励发明创造这一立法宗旨的。当然,单
一性的审查标准不能掌握的过于宽松,以致成本负担(包括审查工作负担)过重,不能在合理的工作时间内作出全面有效的检索和审查,而最终影响审查质量。

当检索的结果破坏了第一项发明的新颖性或创造性,同时也明显使其余几项发明不具有新颖性或创造性,则可以先不指出单一性问题(或不要求申请人分案),而是在一次审查意见通知书中尽可能多地处理实质性问题。另外,由于创造性问题有时是一个比较复杂的问题,审查员可能无法马上确定一项发明缺乏创造性,可能还需要听取申请人的论证后才能确定,此时,不应当急于得出一组发明由于创造性问题而缺乏相同或相应的特定技术特征的结论。在实审程序中不应当过于突出单一性问题而影响审查进程。审查员可以在对发明新颖性和创造性的判断过程中附带着确认出体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征,不应把单一性判断当成另外一种“三性”审查对待,毕竟,单一性审查所要解决的是量的问题而不是质的问题。

(三)一些实例分析

1、一组发明涉及同一设备中的不同组件,这些发明是否因属于同一设备而属于一个总的发明构思

组件属于同一个总体(设备)并不等同于属于一个总的发明构思,不应当凭主观感觉解释总的发明构思,而应当根据细则第35条的规定作出判断。这些组件是否属于一个总的发明构思,关键是要看它们对现有技术作出的贡献是否相同或相应,即是否包含一个或多个相同或相应的特定技术特征。

2、一种产品的制造方法与实施该方法的设备(两项发明均有创造性)之间是否有单一性

产品的制造方法与实施该方法的设备之间是否有单一性,关键是判断该设备是否是为该方法专门设计的设备,即要看两者对现有技术的贡献是否相应(包含相应的特定技术特征)。能够实施该方法的设备不一定是为该方法专门设

计的设备,例如:权利要求1:一种聚合反应方法,其特征在于催化剂。 权利要求2:一种用于权利要求1聚合反应的设备,其特征在于该设备的自动控制装置。因此,产品的制造方法与实施该方法的设备之间不一定有单一性。

3、判断下列权利要求之间的单一性

权利要求1:一种传送带X,特征为A。
权利要求2:权利要求1所述传送带的制造方法,包括以下加工步骤……。
权利要求3:一种传送带Y,特征为A和B。
权利要求4:权利要求3所述传送带的制造方法,包括以下加工步骤……。

现有技术中没有公开具有特征A的传送带,从现有技术来看,具有特征A的传送带不是显而易见
的。

权利要求1中的特征A是对现有技术作出的贡献的特定技术特征,权利要求2-4中均包括了该特定技术特征A,因此,这些权利要求具有单一性(虽然这组权利要求为双重组合)。实际上,当权利要求1和3的传送带有创造性,它们的制造方法(权利要求2、4)也必然有创造性。





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