湖北省武汉市中级人民法院
民事判决书
(2010)武知初字第294号
原告武汉维尔仕电子有限公司，住所地湖北省武汉市武昌区徐东路32-38号中力名居5栋13层6号。
法定代表人罗邦，总经理。
委托代理人万汉卿，湖北清风源律师事务所律师。
委托代理人王永春，男，汉族，1958年2月15日出生，住湖北省嘉鱼县牌洲湾镇王家巷村三组8号，系原告公司员工，身份证号码：422322************。
被告王文元，男，汉族，1947年12月5日出生，住湖北省武汉市武昌区电讯村41-5号，身份证号码：420102************。
委托代理人胡志雄，湖北黄鹤律师事务所律师。
被告牛留海，男，汉族，1971年1月10日出生，住湖北省武汉市江汉区姑嫂树路93-3号4楼2号，身份证号码：420103************。
原告武汉维尔仕电子有限公司（以下简称维尔仕公司）诉被告王文元、牛留海专利权转让纠纷一案,于2010年6月8日向本院起诉。本院受理后,依法组成由审判员傅剑清担任审判长，代理审判员魏兰主审、代理审判员魏大海参加评议的合议庭，于2010年8月12日、10月18日两次公开开庭审理。原告维尔仕公司法定代表人罗邦及其委托代理人万汉卿、被告王文元及其委托代理人胡志雄等到庭参加诉讼。被告牛留海经本院传票传唤，无正当理由拒不当庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告维尔仕公司诉称：我司成立于2007年7月27日，主要从事太阳能控制器、逆变器、电子电器产品的研制、开发与销售。公司成立后，决定研制新产品，即聘请两被告为研发人员、租赁研发场地、购买研发设备和元器件。2008年4月17日，我司作为申请人以“一种新型太阳能充放电控制器”向国家知识产权局申请实用新型专利（以下简称涉案专利），申请号为200820066532.5。为此，我司委托武汉开元专利代理有限公司（以下简称开元公司）代办申请，并支付了1,700元的代理费用。在申请过程中，两被告利用保管公司公章的机会，在未经原告知晓和同意的情况下，于2008年10月8日向开元公司提供虚假的变更文件，私自将申请人变更为两被告。现两被告已取得国家知识产权局于2009年2月11日颁发的名称为“一种新型太阳能充放电控制器”实用新型专利权证书，专利号为ZL200820066532.5。我司认为，两被告未经许可，以虚假的转让证明擅自变更专利申请人，严重侵犯了我司的财产权利，遂向法院提起诉讼。请求判令：1、两被告变更“一种新型太阳能充放电控制器”实用新型专利（申请号：ZL200820066532.5）申请权无效；2、“一种新型太阳能充放电控制器”实用新型专利归原告所有（专利号：
ZL200820066532.5）；3、两被告承担本案诉讼费用。
被告王文元庭审口头答辩称：1、涉案专利技术由两被告研发成功，原告维尔仕公司未实际参与相关技术的研发；2、涉案专利在原告维尔仕公司成立前已经研发出来，本应作为两被告的出资投入原告维尔仕公司，后因出资方式变更而未实际投入；3、原告维尔仕公司没有证据证明涉案专利系职务发明；4、
原告维尔仕公司主张两被告非法变更专利申请人没有任何依据；5、原告维尔仕公司将涉案技术申请专利及缴纳专利代理费不能作为认定专利权归属的依据。请求驳回原告维尔仕公司的全部诉讼请求。
被告牛留海庭审未提交书面答辩意见。
原告维尔仕公司为支持其诉讼请求，向本院提交如下13份证据：
证据1、工资表，拟证明两被告系原告公司员工，并负责技术研发；
证据2、支出证明单，拟证明原告为研发涉案专利技术购买的各种材料凭证，支付了研发费用；
证据3、支出证明单及费用报销单，拟证明原告为研发涉案专利技术租赁房屋的费用；
证据4、支出证明单、发票、合同，拟证明原告为研发涉案专利技术购买模具的费用；
证据5、发票和建设银行取款凭证，拟证明原告委托开元公司代办涉案专利申请支付的代理费；
证据6、专利申请人变更文件，拟证明两被告非法变更专利申请人；
证据7、实用新型专利证书，拟证明两被告非法取得涉案专利；
证据8、电子邮件、股东会纪要、股东大会记录、公函、《合资设立公司协议书》、《武汉维尔仕电子有限公司章程》、证明、工资单，拟证明原告的法人章和合同章均由被告王文元保管，且原告于2008年9月5日已经停止经营；
证据9、印章管理信息卡、发票、通知、通报，拟证明两被告利用保管旧公章的机会，未经原告知晓和同意，私自违法变更涉案专利技术申请人，窃取原告的专利技术；
证据10、记账凭证两份，拟证明原告向开元公司支付了专利代理费5,300元；
证据11、增值税发票和支付凭证，拟证明原告获得武汉市知识产权局专利资助资金2,300元，该专利由原告享有；
证据12、支出证明单，拟证明原告申报涉案专利，被告王文元是知情的；
证据13、企业登记核准通知书、企业刻制印章证明、《武汉晚报》（2009年2月7日第29版）公告声明，拟证明原告启用新公章经过了工商部门的核准，并已登报声明原公章作废。
被告王文元对原告维尔仕公司提交的证据发表质证意见：对证据1、2、3、4、5、11的真实性、合法性无异议，对关联性有异议；对证据6、7、12的真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的有异议；对证据8、9中的股东大会记录、《合资设立公司协议书》及通报的真实性、合法性、关联性无异议，对其他证据的真实性有异议；对证据10的真实性有异议，认为不是其经手的，对该事实不清楚；对证据13的真实性无异议，认为企业登记核准通知书、企业刻制印章证明是原告公司成立时所使用的，与本案无关联，上述证据不能证明公章因遗失而作废，事实上公章在被告王文元手中。
被告王文元为支持其辩称理由，向本院提交了如下9份证据：
证据1、专利申请受理文件及专利证书，拟证明涉案专利技术由两被告发明；
证据2、收款收据，证据3、示波器等设备照片及说明书。上述证据2-3拟证明涉案专利是两被告以自有物资技术条件研发的；
证据4、科学技术成果鉴定证书及国家科技成果数据库文件，证据5、武汉万鹏科技有限公司生产的CMP12型太阳能控制器及电路图。上述证据4-5拟证明涉案专利技术早在2006年4月25日已经研制成功并通过了武汉市科技局组织的鉴定；
证据6、合资设立公司协议书，拟证明协议约定两被告以技术向原告公司出资，涉案专利技术在原告公司成立前就已经存在；
证据7、民事诉状及（2009）武区民二初字第362号、（2010）武民二终字第150号民事判决书，拟证明两被告系原告公司股东，实际未以技术入股；
证据8、出库通知单一组，拟证明2007年9月28日原告就生产出合格的涉案专利产品并出售给湖北蓝光科技发展有限公司，涉案专利技术不是利用原告公司的物资技术条件研发的；
证据9、《专利申请权转让协议》，拟证明专利申请权转让给两被告。
原告维尔仕公司对被告王文元提交的证据发表质证意见：对证据1、6的真实性无异议，对证明目的有异议；对证据2、3、4的真实性、关联性均有异议；对证据5的关联性有异议；对证据7、8的真实性无异议，对关联性有异议；对证据9的真实性有异议。
被告牛留海没有证据向本院提交。
根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十二条的规定，对双方当事人经质证无异议的证据，本院依法确认其证明力；对经质证有异议的证据，经合议庭评议认为：对原告维尔仕公司提交的证据1、2、3、4、5，系证明涉案专利为职务发明，与本案待证事实有关，本院对其关联性予以确认；证据8、9系原告单方制作，对其证明力需结合其他证据进行综合评判；证据10提交了原件，且与证据5能够相互印证，对其真实性本院予以确认；证据11没有指明是哪项专利，对其关联性本院不予确认；证据13的企业登记核准通知书、企业刻制印章证明均为公司成立时的，对其关联性本院不予确认，对公告声明的关联性本院予以确认。对被告王文元提交的证据2、3，系证明涉案专利非职务发明，对其关联性本院予以确认；证据4、5、8不能确定为涉案专利及产品，对其关联性本院不予确认；证据7、9与本案争议事实有关，对其证明力本院将结合其他证据进行综合评判。
经审理查明：
2008年4月17日，原告维尔仕公司向国家知识产权局申请名称为“一种新型太阳能充放电控制器”的实用新型专利，申请号为200820066532.5，发明人为被告王文元、牛留海。2008年11月21日，国家知识产权局下发《手续合格通知书》，通知如下：根据2008年10月13日申请人提交的著录项目变更申请书，现将申请人原告维尔仕公司变更为被告王文元、牛留海，变更类型为转移。2009年2月11日，国家知识产权局公告授权被告王文元、牛留海取得涉案专利。
被告牛留海书面陈述：原告维尔仕公司成立之前，双方约定被告牛留海拥有10%的技术股，由罗邦负责办理工商登记。公司成立后，罗邦以技术股为名，再三要求被告牛留海将自己的技术以原告维尔仕公司的名义申请专利，以体现技术股的价值。为此，被告牛留海与案外人专利代理人潘杰取得联系，并办理了相关专利申请手续。但在专利授权之前，罗邦出尔反尔，不承认被告牛留海的技术股，因此，被告牛留海要求将专利申请人变更至个人名下。经过罗邦同意后，原告维尔仕公司委托潘杰办理了专利申请人的变更手续。
本院向开元公司专利代理人潘杰所作调查笔录如下：被告牛留海以原告维尔仕公司的名义，委托开元公司专利代理人潘杰向国家知识产权局申报涉案专利。专利申请受理后，被告牛留海向潘杰提交了一
份《转让证明》，要求办理专利申请权转让手续。转让内容为：“本公司是发明名称‘一种新型太阳能充放电控制器’（专利申请号：200820066532.5）实用新型专利申请的申请人，由于本公司注册信息要发生改变，所以本公司决定将上述专利申请的申请权转让给发明人所有（其转让协议另行签订），即将上述专利申请的申请人‘武汉维尔仕电子有限公司’变更为‘牛留海、王文元’。”落款时间是2008年10月8日，落款人为原告维尔仕公司和两被告，但原告维尔仕公司只加盖了公章，没有公司法定代表人罗邦的签字。转让证明中提到的转让协议，被告牛留海没有一并提交给专利代理人。
被告王文元向本院提交的一份《专利申请权转让协议》（以下简称转让协议），落款时间为2008年8月29日，落款人为原告维尔仕公司和两被告。该协议有原告维尔仕公司的印章，但没有公司法定代表人罗邦的签字。
武昌区人民法院（2009）武区民二初字第362号民事判决查明：2007年7月5日、7月19日，罗邦与两被告王文元、牛留海签订《合资设立公司协议书》和《武汉维尔仕电子有限公司章程》，约定罗邦以货币出资25万元，占公司注册资本的50%；王文元以货币出资10万元，另以技术出资10%，占公司注册资本的30%；牛留海以货币出资5万元，另以技术出资10%，占公司注册资本的20%。因技术出资未进行评估，原告维尔仕公司未通过工商部门登记。后罗邦与两被告王文元、牛留海又签订了第二份《武汉维尔仕电子技术有限公司章程》（落款时间仍为2007年7月19日），变更了王文元、牛留海的出资方式，王文元以15万元货币出资，牛留海以10万元货币出资，出资比例不变。2007年7月27日原告维尔仕公司正式成立，公司注册资本为50万元，出资形式为货币出资。2009年2月9日罗邦向武昌区人民法院提起诉讼，武昌区人民法院于2009年10月30日作出一审判决，判令两被告向罗邦归还垫付的出资款各5万元。该判决已经生效。
《合资设立公司协议书》（以下简称合资协议）约定：原告维尔仕公司的经营范围以开发、生产、销售太阳能控制器、逆变器、充电机、开关电源为主，兼营其他电子电器产品的开发、生产和销售；被告王文元任原告维尔仕公司行政副总经理，负责公司日常行政事务及产品生产。被告牛留海任原告维尔仕公司副总经理、总工程师，负责新产品、光伏系列产品开发；甲乙两方（两被告）保证在合资期间，不得对外再以该技术与他人合作或进行技术服务，所出技术能够保证公司生产的光伏产品，即逆变器系列、控制器系列技术产品合格，并且适于社会使用需求，丙方（罗邦）保证不向他人泄露该技术。
另查明：2007年至2008年期间，原告维尔仕公司支付了工资、开模费、安装板和机箱、材料费、开发机、太阳能电池板、电源、烧写机、仿真机、计算机等费用。
再查明：2008年10月23日，罗邦以原告维尔仕公司的名义向两被告邮箱发送电子邮件，通知公司新印章自2008年10月20日起启用，公司原印章全部作废。2009年2月7日原告维尔仕公司在《武汉晚报》上刊登声明，公告公司原印章作废。
本案的争议焦点：1、涉案专利是否为原告维尔仕公司的职务发明；2、原告维尔仕公司与两被告签订的转让证明是否合法有效。
本院认为：
关于涉案专利是否为原告维尔仕公司的职务发明。原告维尔仕公司对两被告是涉案专利的发明人不持异议，但主张涉案专利为原告维尔仕公司的职务发明。根据《专利法》第六条的规定：“执行本单位的
任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”因此，如何确定执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件，是判断是不是职务发明的关键。根据《专利法实施细则》第十二条的解释：所谓执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指在本职工作中作出的发明创造或者履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；所谓本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。依据上述规定，本院认为涉案专利不属于职务发明。首先，根据合资协议的约定，被告王文元负责产品生产，被告牛留海负责新产品、光伏系列产品开发，但该协议对两被告的工作范围约定不明确，不能证明两被告的本职工作即为涉案专利的研发。对此，原告维尔仕公司既没有其他证据予以补充证明，也未能提交证据证明涉案专利系其分配给两被告本职工作以外的研发任务。因此，原告维尔仕公司没有提供充分的证据证明，涉案专利系两被告为执行原告维尔仕公司的任务所研发的。其次，原告维尔士公司提供的记账凭证并不能证明系涉案专利的专项支出。“材料费”、“电子原件”等支出项目不能判断是用于技术研发，还是产品生产，而“代理费”、“银行手续费”等支出项目则明显与技术研发无关。因此，现有证据并不能证明两被告利用了原告维尔士公司的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成了涉案专利技术。
关于原告维尔仕公司与两被告签订的转让证明是否合法有效。根据《专利法》第十条的规定，专利申请权和专利权可以转让。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。本案中，原告维尔仕公司与两被告签订的转让证明，符合专利法要求的书面形式，并向国家知识产权局履行了登记和公告的法定程序。因此，涉案专利申请权的转让符合专利法规定的条件。但是，转让行为本身还应当符合双方真实意思表示。从本院查明的事实看，转让证明上加盖的印章是原告维尔仕公司成立时刻制的，是真实有效的。原告维尔仕公司提供的证据不能证明在转让证明签订时，已履行了印章遗失的申报手续，其事后在报纸上公告印章作废，不符合法定程序，不能证明该印章已失效。因此，该转让证明具有对外效力，国家知识产权局据此变更专利申请人，并无不妥。但是，转让证明对外有效并不当然具有对内效力，其能否在双方当事人之间产生专利申请权移转的法律效力，关键在于原告维尔仕公司转让的意思表示是否真实。根据公司法人的治理结构，股东会是公司的权力机关，公司对外转让重大资产，应当经股东会同意。原告维尔士公司对外转让专利申请权，必须由股东会作出有效决议。从原告维尔仕公司的股权分布情况看，被告王文元、牛留海共持有公司50%的股权，罗邦持有公司其余50%的股权。在公司章程没有对股东会的表决权作出约定的情况下，公司股东应当按照出资比例行使表决权，即必须经持有50%以上（不含50%）表决权的股东通过。按照双方的持股比例，原告维尔仕公司作出有效决议必须经罗邦同意，否则决议无效。但本案证据显示，罗邦在转让证明和转让协议上都没有签字，加盖印章是公司行为，不能由此推断罗邦作为公司股东同意转让。因此，原告维尔士公司未经股东会决议，与两被告签订的转让证明，应当无效。
但是，从涉案专利技术的流转过程看，原告维尔士公司取得涉案专利权并无法律基础。首先，根据前面的论述，原告维尔士公司主张职务发明不能成立，其向国家知识产权局申报涉案专利后，并未向两
审 判 长 傅剑清代理审判员 魏 兰代理审判员 魏大海二〇一〇年十二月十五日书 记 员 赵千喜
被告支付报酬和奖励；其次，根据武昌区人民法院民事判决认定的事实，两被告在原告维尔仕公司成立之前，已经掌握了一定的技术，并约定以该技术出资原告维尔仕公司，后因技术出资未进行评估而变更了出资方式。虽然合资协议对出资的技术内容没有予以明确，但约定了两被告所出技术能够保证公司生产的光伏产品，即逆变器系列、控制器系列技术产品合格。因此，可以推定两被告所出资的技术，应当与逆变器和控制器技术有关。而涉案专利也是一种控制器技术，两者属于同一技术领域，两被告出资的技术有可能是涉案专利技术。按照武昌区人民法院作出的判决，罗邦实际上认可了两被告以现金出资代替技术出资，两被告的出资义务已经变成10万元现金，那么涉案专利技术作为两被告的出资，应当返还给两被告。再次，即使两被告出资的技术不是涉案专利技术，原告维尔士公司从两被告处取得涉案专利申请权，既不属职务发明，也没有主张存在转让协议，其权利取得没有法律基础。鉴于此，本院认为，两被告在发现出资方式发生变化，其利益受损后，利用被告王文元掌管公司印章的便利条件，在未通知另一股东罗邦并获得其同意的情况下，签订专利申请权转让协议的行为，属于采取私力救济方式维权，该行为不符合法律规定。但本院考虑到两被告取得涉案专利权并无不当，如果将涉案专利权返转给原告维尔仕公司无疑将产生新的纠纷，增加双方当事人的诉累。故原告维尔士公司要求确认转让行为无效的请求，本院不予支持。
综上所述，原告维尔士公司请求两被告返还涉案专利权，没有法律依据。根据《中华人民共和国民法通则》第五十五条、《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决如下：
驳回原告武汉维尔仕电子有限公司的全部诉讼请求。
本案案件受理费1,000元，由原告武汉维尔仕电子有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。上诉人上诉时应按照规定缴纳上诉案件受理费1,000元，款汇湖北省高级人民法院，开户行：农行东湖支行，户名：湖北省财政厅预算外资金财政专户，账号：
052101040000369。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预缴的，按自动撤回上诉处理。
公 告
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