第28卷㊀第3期2014年5月湖㊀南㊀大㊀学㊀学㊀报(社会科学版)Journal of Hunan Universit y(Social Sciences)Vol.28,No.3 Ma y.2014机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示∗刘㊀强,马德帅(中南大学法学院,湖南长沙㊀410083)㊀㊀[摘㊀要]机会主义知识产权诉讼是利用信息优势和交易专用性资产等因素不正当地通过诉讼获得利益的行为,属于利用缺乏依据的独占性权利寻租的行为,包括将竞争对手排除出市场以及收取高额许可费用等㊂机会主义诉讼增加了知识产权制度运行的社会成本,扭曲了知识产权保护和交易关系㊂通过借鉴美国法律规定和司法实践,引入减少临时禁令的颁发和由败诉原告承担律师费等约束机制,并积极采用部分判决和改进确认不侵权之诉等激励机制,以期帮助恢复知识产权制度的利益平衡机制㊂[关键词]机会主义;知识产权;诉讼;寻租;交易专用资产[中图分类号]D93㊀㊀㊀㊀[文献标识码]A㊀㊀㊀[文章编号]1008 1763(2014)03 0150 06O pp ortunism Intellectual Pro p ert y Law Suit and its Le g al Re g ulationLIU Qian g,MA De-shuai(School of Law,Central South Universit y,Chan g sha㊀410083,China)㊀㊀Abstract:O pp ortunism intellectual p ro p ert y law suit is unfair behavior of re q uirin g interests b y the ad-vanta g e of information and transaction-s p ecific assets,which is rent seekin g lack of le g al basis.It con-tains excludin g the com p etitors and makin g hi g h ro y alties.O pp ortunism law suit raise the social cost of in-tellectual p ro p ert y re g ime,and retort the p rotection and transaction of intellectual p ro p ert y ri g hts.We can learn from the le g islation and j udicial p ractice of United States,and use restrainin g mechanism includin g reducin g the p reliminar y in j unction and orderin g the lost p laintiff to p a y the law y er fees,as well as incen-tive mechanism such,as makin g p art j ud g ment and p romote the suit on affirmation of no tort,in order to hel p the balancin g of interest of intellectual p ro p ert y.㊀㊀Ke y words:o pp ortunism;intellectual p ro p ert y;law suit;rent seekin g;transaction-s p ecific assets一㊀机会主义知识产权诉讼及其主要表现(一)机会主义知识产权诉讼行为机会主义行为在新制度经济学中主要是指权利人利用信息不对称等因素,追求自身利益最大化而不顾及对方当事人利益和合理预期的行为,这同样存在于知识产权诉讼领域㊂知识产权的有效性仅具有推定效力,保护范围也存在不确定性,均可能诱发机会主义诉讼行为㊂这也被称为权利寻租行为(rent-seekin g)[1],即为了获得和维持垄断地位从而得到垄断利润(或称垄断租金)所从事的一种非生产性寻利活动的行为,其使得个人利益最大化,但同时造成社会财富的消耗㊂本文所指的机会主义知识产权诉讼行为是指,利用信息不对称中的优势地位,以及竞争对手为实施技术投入交易专用性资产,向其提出缺乏法律依据或者不合理的知识产权侵权诉讼[2],以谋求将对方排除出相关竞争市场或者取得高额知识产权许可费收益等商业利益,达到自身利益最大化∗[收稿日期]2013-09-18[基金项目]国家自然科学基金项目(71173191);司法部国家法治与法学理论研究项目(13SBF5026);湖南省哲学社会科学基金项目(11YBA311);湖南省创新平台开放基金项目(13K009)[作者简介]刘㊀强(1978 ),男,湖南长沙人,中南大学法学院副教授,中南大学知识产权研究院研究员,法学博士.研究方向:知识产权法.第3期刘㊀强,马德帅:机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示目的的行为①㊂主要包括:(1)明知其持有的知识产权不具备授权条件,仍然据以提起诉讼并要求得到保护;(2)所持知识产权有效,但是要求就保护范围以外的实施行为获得保护;(3)要求获得超过知识产权实际经济价值的赔偿金㊂上述行为均利用了信息不对称和人的有限理性,权利人要求保护的均不是其对于社会智力成果库所做的贡献,而是其私人划定的所谓独占区域,实施了损人利己的机会主义行为,应当在法律制度中加以规制㊂对于普通民事领域的恶意诉讼,首先重视的是对当事人名誉等精神权益所造成的损失[3],而在经济方面主要限于直接的财产损失[4],其行为性质可以通过证据真伪等较为明确地加以认定[5];对于知识产权领域的机会主义诉讼行为而言,其所带来的损害主要并非是道德性的而是经济性的,特别是包括竞争关系和市场利益等间接损失,对行为定性时由于知识产权表面有效性或者导致当事人被迫和解等情况而更为隐蔽和难以认定㊂因此,对于机会主义诉讼,单纯的事后救济难以奏效,需要在诉讼程序中加以规制㊂产生机会主义知识产权诉讼行为的制度原因主要有两个方面㊂第一,知识产权比较容易获得,并且取得的保护范围可以较为宽泛㊂知识产权保护的客体有逐步扩大的趋势,例如计算机软件㊁遗传序列和商业方法都逐步被纳入保护范围;而保护力度也逐步增强,例如赔偿金额在提高[6]㊁保护期限在延长等㊂并且,随着知识产权数量的快速增长和知识产权价值的不断提升,知识产权诉讼的数量也不断增加,其中具有机会主义行为性质的诉讼也必然会随之增加㊂权利人很容易将机会主义诉讼行为隐藏在普通的诉讼行为之下,并通过和解等表面上合法的途径获得利益㊂而另一方面,知识产权流转市场的发达,也使得相应的机构可以比较容易的获得知识产权并参与到机会主义诉讼中去㊂例如,在美国,机会主义者可能在其他公司破产时用5万美元购买一件专利,然后向全国范围内的多家公司提起专利诉讼㊂而且,知识产权权利人在诉讼过程中得到了帮助和支持越来越多,使得其实施机会主义诉讼的可能性增加㊂对于包揽诉讼或者帮助诉讼分利(cham p ert y)等情况,提供帮助的机构可以从诉讼收益中分取相应的利益㊂尽管这种帮讼分利行为在美国是禁止的,但是帮助诉讼的机构可以通过购买专利成为共同权利人而规避法律上的禁止性规定㊂(二)机会主义诉讼行为的表现机会主义诉讼在司法实务中呈现愈演愈烈的趋势㊂联邦巡回上诉法院法官Richard A.Posner曾经在Gri p Pak案中说过, 即使原告可能有理由提起诉讼,但是诉讼仍然可能会被用于不正当的目的,如果这种不正当目的是为了限制竞争则需要用反垄断法解决 ②㊂对于知识产权诉讼而言也是如此㊂首先,机会主义者通过缺乏实质依据的诉讼获取高额许可费㊂在专利领域,仅在1999年英特尔公司面临的专利侵权诉讼标的总额就达到150亿美元[7],并且很多主张权利的专利权人从未制造过芯片类产品㊂滥发律师信等机会主义行为在互联网技术领域尤其突出㊂以E-DATA公司为例,该公司拥有一项互联网金融交易专利权,据此向75000家公司发出律师信,声称对方侵犯了其专利权,并索要5000至50000美元不等的专利使用费㊂少数几家大公司承诺支付许可费,但是绝大多数表示拒绝,而E-DATA公司起诉了其中的41家公司[8]㊂这些案件和同时期其他几个专利侵权案件普遍被认为缺乏正当性,因为要么专利权明显不具备创造性,要么权利人完成的发明创造并不足以支撑专利权的保护范围③㊂在商标领域,S工业公司在1995年至1997年提起的33件商标侵权诉讼案的例子比较典型④,原告起诉的对象非常广泛,其中包括被告在场外交易市场㊁甚至昂贵的数据管理软件中使用Sentra商标的公司㊂美国第七巡回上诉法院的法官认为 原告提起的诉讼缺乏依据,给予被告过度的法律压力,并且不合理的增加了被告应诉所需要花费的成本 ㊂因此,此类诉讼明显具有机会主义性质㊂而在著作权领域,机会主义行为可能体现在不出名的作者起诉后来成名的作者㊂Litchfield案⑤中,法院认为电影E.T.没有侵犯原告剧本‘Loke y from Maldcmar“的改编权,因为剧本和电影在实质内容上并不相似㊂更有甚者,原告为了获得胜诉可能将自己的作品寄给潜在的被告,从而制造被告曾经接触过作品并进而抄袭的证据㊂其次,机会主义者还有可能利用知识产权诉讼将竞争对手排除在市场化之外㊂Hand g ards Inc.v.Ethicon案中的Ethicon公司作为热封塑料手套市场90%份额的垄断者,在明知其拥有的专利实际上不具备新颖性条件的情况下,仍然针对新的竞争者提起专利诉讼,而Hand g ards,Inc.事后发现了专利权无效的证据并成功请求宣告其无效㊂在Ferraris 案⑥中,原告在患者头部使用的面罩等设备中有商业外观(trade dress)专有权,而被告在放弃从原告购买面罩设备并仿制其未受专利保护的外观设计时,原告仍然通过缺乏依据的原外观设计侵权以及其他的商标侵权和著作权侵权诉讼来打击竞争对手㊂此类诉讼成本较高,并足以给被告造成财务上的严重负担,以至于延迟甚至阻止被告进入相关市场㊂151①②③④⑤⑥机会主义知识产权诉讼行为与专利螳螂(p atent troll)及其实施的专利阻遏行为(p atent holdu p)是有联系又有区别的概念㊂从行为条件来说,专利阻遏行为通常有诱使对方实施专利技术等先行行为,但是机会主义诉讼行为可能没有;从行为内容来说,专利阻遏行为仅限于专利诉讼,而机会主义行为则涉及其他类型的知识产权诉讼;从行为目的来说,专利阻遏行为主要是收取高额的许可费,而机会主义行为的目的包括扰乱对方商业决策或者将对方排除出相关竞争市场等目标㊂In Gri p-Pak.Inc.v.Illinois Tool Works,Inc.,694F.2d466,472(7th Cir.1982).如美国专利第5576951号和第6239319号,分别声称保护了 自动销售和服务系统 和 自动商业和金融交易过程系统 ㊂S Indus.,Inc.v.Centra2000.Inc.,249F.3d625,629(7th Cir.2001).Litchfield v.S p ielber g,736F.2d1352(9th Cir.1984).Ferraris Medical,Inc.v.Azimuth cor p.82002U.S.Dist.LEXIS13589(D.N.H.Jul y24,2002).湖㊀南㊀大㊀学㊀学㊀报(社会科学版)2014年在Yankee案中也发生类似的情况,原告提起商业外观侵权诉讼的目的就是通过迫使被告进行耗资巨大的诉讼来 恐吓㊁阻止和在财务上损害一个新进的竞争者 ①㊂此外,机会主义诉讼行为还可能造成其他损害㊂其中包括因涉嫌侵权给被告造成商业信誉上的损害和客户流失,以及期望被告应对侵权诉讼的行为可能泄露自身商业秘密,甚至通过诉前或者诉中禁令而在案件得到完整审理并判决之前禁止被告继续制造产品[9]㊂上述行为都会给竞争对手造成间接和潜在的成本㊂二㊀产生机会主义知识产权诉讼的原因及其危害(一)产生原因知识产权机会主义诉讼主要是针对薄弱诉讼(weak lawsuit)而言㊂如果权利人根据合理的调查取证,客观上评估认为胜诉机会不大,但是仍然提起诉讼②,则此类诉讼将成为薄弱诉讼[10]㊂权利人明知缺乏诉讼依据仍然提起诉讼主要基于下面的考虑㊂第一,知识产权保护的范围具有较强的弹性㊂以专利侵权为例,对于专利保护范围的解释属于尚未解决的世界性难题㊂而等同原则的适用使得保护范围更加难以事先确定[11]㊂而在商标侵权诉讼中,对于被控侵权产品产生 混淆 可能性等因素的解释也存在不同的理论和方式㊂即使采用专家证词等方式,也难以获得完全一致的意见㊂由于诉讼所涉及证据具有技术性和复杂性,法官在判断是否构成侵权时难免会犯错误㊂而被告即使在法律上能够站得住脚,要实际赢得诉讼也需要花费高昂的代价㊂由于保护范围的弹性较大,使得当事人参与诉讼的预期不明确,而原告可能利用诉讼作为商业竞争的博弈手段,以保护范围较小的知识产权博取较大的保护范围㊂对于互联网领域的专利诉讼而言,权利人可能通过收购一个互联网时代之前技术的专利,然后通过诉讼主张适用于互联网时代的侵权行为,从而延伸专利权的保护范围㊂③第二,被控侵权人难以以较低成本将机会主义诉讼与正常诉讼区别开来,使得薄弱诉讼成为现实的法律威胁㊂特别是在诉讼初期,权利人作为原告和握有主动权的一方,相对于被告享有明显的信息优势,对于权利有效性和保护范围更有可能做出明确的判断㊂Seth Shulman教授指出,缺乏有效性的专利(对于市场竞争而言)是危险的武器[12]68㊂1965年Walker Process E q ui p ment案④就揭示了此问题㊂Food公司在申请该污水处理技术专利过程中采用欺骗手段,隐瞒该技术已经在申请日前公开使用超过1年(将使得申请丧失新颖性)的事实,并获得专利权㊂Food公司提起专利诉讼后, Walker公司发现了上述情况并提出了专利权无效的证据,使得Food公司阻止Walker公司进入该领域市场的机会主义行为没有得逞㊂尽管该案得到较好解决,但是其他专利权人可能也会采取类似措施阻吓竞争者进入市场,或者企图收取高额许可费㊂而在法律上要发现成功实现阻吓的案例则较为困难㊂第三,由于被告需要耗费较高成本应对诉讼,以及为实施技术投入交易专用性资产,也给机会主义者提供了制度诱因㊂在成本中,既包括诉讼费用等经济成本,也包括调整商业决策而延迟开发市场的时间成本,以及迫于法律风险而放弃开拓市场的机会成本[13]㊂由于被告需要支付上述成本,而对于其受到机会主义诉讼行为威胁或者损害后,法律给予的利益保障和费用补偿机制不健全,使得被告可能在不能完全有把握胜诉的情况下,选择与原告和解[14]㊂特别是,当被告需要支付的经济成本超过其承受能力时,其选择和解的可能性更大㊂在美国,专利诉讼的平均律师费用达到200万美元[15],可见会构成严重负担㊂尽管和解对于被告来说可能在经济上或者商业上最为有利,但是客观上却是纵容了机会主义诉讼行为㊂另外,如果将侵权诉讼视为广义的许可协商谈判的组成部分,那么被控侵权人为实施知识产权智力成果而投入的交易专用性资产会使得其谈判地位下降[16]㊂此类资产用于其他用途的价值很低,为避免前期投资受损,实施者经过权衡可能会选择支付本来可以避免的许可费用,从而给权利人实施机会主义诉讼行为提供可乘之机㊂(二)行为危害机会主义知识产权诉讼造成的危害主要在于增加了社会资源消耗和交易成本㊂对于理想的知识产权制度而言或者在交易成本为零的情况下,机会主义诉讼是不可能存在的,因为这种诉讼不会对被告构成威胁㊂但是现实中,由于原告获得了表面上成立的知识产权,使得机会主义行为也有了可能㊂机会主义行为所造成的社会成本消耗既包括诉讼费用等直接成本,也包括竞争对手为避免知识产权诉讼所支付的间接成本㊂对于诉讼费用,可能成为被告面对机会主义诉讼选择和解与妥协的直接因素㊂即使被告知晓原告难以获得胜诉,但是出于节省诉讼费用的考虑,在原告索取的许可费用少于诉讼费的情况下可能与对方和解⑤㊂对于间接社会成本而言,对于机会主义诉讼行为的担心会阻碍竞争对手与权利人进行智力成果的信息交流,不利于节约研发成本㊂为了避免著作权和商业秘密领域的知识产权诉讼,竞争对手可能选择退回权利人未经请求而主动提供的技术文件,而在与其他技术资料绝缘的情况下开发软件以避免接触到251①②③④⑤Yankee Candle Co.v.Brid g ewater Candle Co.,140F.Sti pp.2d111,113-114,116(D.Mass.2001).Robert G.Bone教授就认为,轻率诉讼主要是:(1)原告明知缺乏客观材料作为诉讼依据;(2)原告没有进行合理合理调查就起诉,若经过调查则会使得诉讼缺乏依据㊂Interactive Gift Ex p ress, p uServe,Inc.,231F.3d859,863-64,877(Fed.Cir.2000).Walker Process E q ui p ment,Inc.v.Food Machiner y&Chemical Cor p.382U.S.172,178(1965).In Gri p-Pak.Inc.v.Illinois Tool librks,Inc.,694F.2d466,472(7th Cir.1982).第3期刘㊀强,马德帅:机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示受到著作权保护的计算机代码,也可能花费更多的精力对于独立开发软件的过程进行记录以证明作品来源等㊂而专利权领域的机会主义诉讼会导致企业不愿意进入新的市场开展竞争或者采用具有新技术的产品㊂这些成本均会导致智力成果资源的配置效率下降,也不利于实现通过知识产权的创造与公开避免重复研发等制度价值的实现㊂三㊀权利人机会主义诉讼行为的约束机制为了抑制权利人进行机会主义诉讼行为,有必要在程序性权利和经济利益方面对其进行限制,以降低其能够获得收益的预期㊂减少临时禁令的颁发和要求败诉的原告承担被告的律师费可以发挥作用㊂(一)减少临时禁令的颁发在美国知识产权诉讼实务中,法院对于临时禁令的适用比较广泛,而在其他领域中适用标准是非常严格的㊂Mer g es教授曾经总结到,在美国著作权案件中,如果原告能够证明可能存在侵权行为,则颁发临时禁令是非常普遍的[17]㊂Lan j ouw教授根据统计也表示,19%的专利案件要求颁发临时禁令[18]㊂在美国的知识产权案件中,颁发临时禁令适用的四条标准是:(1)原告有合理的可能性会胜诉;(2)如果不颁发临时禁令会造成不可弥补的损失;(3)不颁发临时禁令给原告造成的损失超过颁发禁令给被告造成的损失;(4)颁发禁令不会损害社会公共利益㊂临时禁令之所以在专利权和著作权案件中比较普遍,因为法官在认定不可弥补的损失时比较宽松,并且不愿意援引社会公共利益来否决禁止令,因此也造成应对机会主义诉讼行为不力的局面㊂如果为机会主义者向被告颁发临时禁令,将给后者造成中断商业开发㊁提高总体诉讼成本以及财务困难等问题[18]㊂对于美国专利诉讼案件的统计表明,禁止令更多的出现在原告是大企业而被告是中小企业的情况,原因也在于此㊂因此,过多的临时禁止令对于在更多依靠中小企业进行研发和创新的高科技领域中维护正常的竞争关系更为不利㊂为了应对机会主义诉讼行为,法院有必要减少临时禁令的颁发㊂尽管机会主义诉讼缺乏事实依据,但是在诉讼开始阶段,法官和被告同样对于涉案知识产权的有效性和保护范围缺乏了解,因此对于识别机会主义行为有难度㊂为此,在诉讼制度改革时,可以考虑减少对于知识产权有效性的推定,并增加原告证明胜诉可能性的举证责任㊂应当赋予法官在颁发临时禁止令(也包括永久禁止令)时的自由裁量权,让法官可以通过平衡当事人之间受损害程度和社会公共利益来限制临时禁令的颁发㊂美国2006年的eba y案①在摒弃传统的自动颁发原则,转而采用通过衡平原则决定是否颁发永久性禁令方面已经迈出了重要步伐,可以将此推广到临时禁令当中㊂法官在决定颁发临时禁令时,应当充分考虑到禁止令对于被告产生的财务上的困难,如果确实会给以中小企业为代表的被告造成严重困难的,应当严格限制颁发禁止令②㊂此外,在法律上可以认为,如果原告不能填补市场空白则不能认定其会遭受不可弥补的损失㊂因此,原告如果不能通过产品制造填补由于被告受到禁止令约束而留下的市场,法官应当拒绝颁发禁止令,以应对机会主义诉讼行为造成的社会成本㊂深受知识产权诉讼所累的Intel公司就曾推动美国国会采纳类似的法案㊂我国在制度设计时可以考虑将此作为颁发临时禁令的条件㊂(二)由败诉原告赔偿律师费我国专利制度对于败诉的被告要求其承担原告为保护权利而支付的合理费用,包括诉讼费用和律师费等,但是对于败诉的原告并无要求其承担被告律师费的规定,这种不平等的规则为机会主义诉讼行为提供了制度诱因㊂在美国知识产权法上,不论是著作权㊁商标权还是专利权法中,都有要求败诉方承担对方律师费用的规定,而不仅限于由败诉的被告承担,这有利于法官惩罚进行机会主义诉讼的原告㊂美国商标法 兰汉姆法案 第1117条第(a)款就授权地区法院在特殊情况下判决败诉方赔偿律师费㊂美国专利法第285条也有类似规定,而由原告赔偿律师费的情况包括轻率提起侵权诉讼㊁在美国专利商标局程序中有欺诈以及侵权诉讼中的不正当行为㊂美国著作权法第505条对于判决律师费的规定更为宽松,允许 法官享有要求任何一方赔偿另一方全部费用的自由裁量权 ,其中包括合理的律师费㊂Matthews案中法官就判决, 在原告提起的诉讼是轻率或者非常薄弱的,并且要求获得不合理的著作权保护,则被告可以获得律师费 ③㊂因此,可以据此对于机会主义诉讼进行限制㊂对于机会主义者来说,如果败诉就需要相对方支付律师费,则会明显增加其诉讼成本和承担的风险㊂若机会主义者是其由于未进行合理调查取证就提起诉讼或者寄希望于法院错误判决而取胜,则赔偿律师费会对其产生限制作用[1]㊂但是如果机会主义者是为了给对方施加财务负担,则赔偿律师费规则所产生的作用有限,因为有可能在判决之前被告就濒临破产了㊂即便尚未破产,如果被告由于诉讼费用成本或者时间成本过高而选择和解,则该规则也作用有限㊂但是,对于被告而言,能够获得律师费的赔偿仍然给予他们积极应对机会主义诉讼行为以经济上的激励,以免在商业决策上受到侵扰㊂四㊀涉嫌侵权人应对机会主义诉讼行为的激励机制㊀㊀除了对机会主义者进行限制以外,法律也有必要对于被告积极应对机会主义诉讼的行为进行激励,并对法官在诉讼351①②③eBa y,Inc.v.MercExchan g e L.L.C.,126S.Ct.1837.(2006).Jae g er v.Am.Int'l Pictures.Inc.,330F.Su pp.274,275(S.D.N.I:1971). Matthews v.Freedman,157F.3d25,29(1st Cir.1998).湖㊀南㊀大㊀学㊀学㊀报(社会科学版)2014年中识别机会主义行为给予支持㊂就诉讼中的法律问题进行部分判决,以及完善确认不侵权之诉有助于实现该目标㊂(一)部分判决就专利诉讼中的法律问题进行部分判决有利于应对机会主义行为㊂鉴于在知识产权侵权诉讼中对于事实问题(例如被告的行为是否构成侵权)进行证明所需要花费的成本较高,因此如果允许被告提请法院就法律问题进行部分判决,并得到对其有利的结果,则可以免除被告所受机会主义行为的威胁㊂英美法系的简易判决(summar y j ud g ment)制度值得借鉴㊂该制度本来是针对当事人对案件中的主要事实不存在真正的争议或者案件仅涉及法律问题时,法院不经开庭审理而及早判决案件的一种方式[19]1309,既可以就全部案件也可就案件中的部分事实做出㊂考虑到知识产权侵权诉讼所涉及的因素比较复杂①,因此对于原告来说要求进行简易判决的难度较低㊂而被告提出简易判决时,则需要经过耗时费力的法庭发现(discover y)程序,使得传统上的简易判决难以有效应对机会主义诉讼㊂这种情况在Wal-Mart Stores 案②中出现了改观㊂该案中,原告请求保护其对儿童服装设计的商标权,而联邦最高法院认为其不具备商标保护应有的显著性特征(包括本质显著性和使用显著性),并指出 不仅胜诉而且胜诉可能性所造成的威胁都会阻碍竞争,由于涉案标识其不具备显著性,双方当事人不值得再围绕着一个缺乏有效性的标识进行诉讼和博弈㊂ 法院遂作出简易判决㊂该案的判决结果已经对此后的Yankee Candle Co.案③等产生了重要影响㊂通过部分判决对于被告立场给予支持,将有利于其应对机会主义知识产权诉讼㊂‘民事诉讼法“第139条的规定仅限于对事实问题进行判决,为了应对机会主义知识产权诉讼,应当允许拓展到法律问题㊂法院进行部分判决的重点领域,可以集中在知识产权有效性问题和知识产权保护范围两个方面的法律问题㊂对于作品等无需经过行政审查而自动获得权利的知识产权应当着重通过强化独创性标准等手段增加原告的举证责任㊂而在知识产权的保护范围方面,对于专利权保护范围的解释问题,如果被告能够说服法官将专利保护范围限制在较小的区域内,那么其有可能赢得部分判决的胜利,从而避免继续为侵权诉讼所拖累㊂值得注意的是,为了防止机会主义者利用等同原则将原本不属于专利保护范围的技术方案纳入保护对象,应当限制该原则的适用㊂Festo Cor p.案中,联邦巡回上诉法院就基于禁止反言原则排除了在申请时已经做出限制性修改的专利权利要求通过等同原则扩大解释的请求㊂产业界普遍认为,限制等同原则的适用可以协助抑制机会主义专利诉讼行为㊂而美国联邦最高法院尽管没有完全否定等同原则,但是对于联邦巡回上诉法院在限制适用该原则并且厘清专利权利要求保护范围的努力是持肯定态度的④㊂最高人民法院2001年‘关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定“中引入了等同原则,但是在2009年‘关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释“中又通过捐献原则和禁止反悔原则两个方面对其进行了限制,说明最高院也存在该原则可能被机会主义者利用的担心㊂(二)确认不侵权之诉确认不侵权之诉是竞争对手在受到知识产权权利人侵权诉讼威胁时,通过主动提起诉讼的方式确认不侵犯其知识产权,从而维护其自身正当竞争权益的诉讼行为㊂根据美国1934年‘联邦确认法“第2201条及第2202条的规定,在存在实际争议的案件中,若双方当事人请求确认各自权利或其他法律关系,法院有权作出相应判决,而不论当事人是否请求给予进一步的救济措施㊂将该规定应用在专利纠纷中,被控侵犯专利权者可以主动提起请求法院确认其行为不构成专利侵权的诉讼㊂英国专利法(1977年)第70条㊁英国商标法(1994年)第21条,均对不合理的侵权诉讼威胁规定了类似的救济途径㊂根据2009年最高人民法院‘关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释“第18条规定,提起确认不侵权之诉的主体是被警告人或者利害关系人,起诉的前提条件是 权利人向他人发出侵犯专利权的警告 ,并且 经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起两个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼 ㊂应当说,确认不侵权之诉在应对机会主义知识产权诉讼行为中具有重要作用㊂首先,根据对美国专利侵权诉讼判决结果的统计,专利权人所提起的诉讼经过陪审团裁决后的胜诉率达到68%,而如果是由涉嫌侵权人主动提起诉讼,则权利人的胜诉率降为38%[20]㊂如果权利人非常热衷于发出侵权警告律师信或者提起诉讼,法官应当将此作为认定机会主义行为的因素加以考虑㊂其次,确认不侵权之诉有助于被告选择有利于自身的管辖法院㊂由于知识产权权利人在侵权诉讼中可以 制造 销售行为而 创造 连结关系,因此在法院管辖上非常有利于原告㊂确认不侵权之诉由涉嫌侵权人主动提起,在管辖法院上可做有利于自己的选择㊂再次,确认不侵权之诉有助于被控侵权人联合起来加以应对,并分摊请求宣告专利权无效的成本费用㊂由于 集体行动问题 和 搭便车 现象的存在,某个被控侵权人花费成本成功宣告专利权无效或者确认不构成侵权的结果,对于其他同行业者来说属于经济学上的公共产品(p ublic g oods),被控侵权人无法阻止他人在不付费用的情况下分享诉讼结果所带来的收益,因此前者会缺乏动力㊂但是,通过确认不侵权之诉可以使得多个同类诉讼得到合并,而成本费用可以进行分摊㊂为了更有效地抑制机会主义诉讼带来的威胁,应当对该制度进行完善㊂首先,在管辖法院上应当更加方便涉嫌侵权451①②③④例如美国法上对于涉嫌商标侵权者行为是否构成混淆就有9项因素需要考虑㊂Wal-Mart Stores,Inc.v.Samara Brothers,Inc,529U.S.205(2000). Yankee Candle Co.v.Brid g ewater Candle Co.,259F.3d25(1st Cir.2001). Festo Cor p.v.Shoketsu Kinzoku Ko gy o Kabushiki Co.,535U.S.722(2002).。
