申请专利主体中的“单位”(专利知识讲座17)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春134、发明和实用新型专利申请的分案和原因专利法第31条仅规定了专利申请的单一性问题，并没有对专利申请的分案进行规定，而单一性仅仅是分案的一个原因，并不是全部原因。

而对专利申请的分案是在细则第42条中规定的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。

而细则第42条中所述的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”，应当认为包括专利申请不符合单一性的情况，也包括符合单一性情况下的分案。

对此，审查指南作了更为明确和详细的规定，审查指南第1部分第1章第5.1.1节规定“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请”。

根据上述规定，应当如何理解分案呢？所谓分案，顾名思义，就是从一件专利申请中再分出一件，或者从已经分出的分案申请中再分出一件，即分案还可以再分案。

而原来那件和分出的来的那件都可能被授予专利权。

但分出的来客体是什么？应当认为，无论是从权利要求中分出技术方案，还是从说明书中分出技术方案，分出的技术方案均要写入分案申请的权利要求，即分出的是保护范围，而不是公开范围。

那么，是什么原因促使申请人进行分案呢，可以说，原因是多方面的。

概括起来，发明和实用新型分案的原因亦体现在其主动和被动分案两种形式中：1、单一性问题申请人被动的分案被动分案又分为三种情况：（1）专利申请未经检索发现不具有单一性。

即检索前审查员发现不符合单一性要求，如一件专利申请中权利1要求保护一种自行车，而权利要求2要求保护一种电动自行车，而两者之间并没有共同的发明构思。

这时，审查员将会发出审查意见通知书，要求申请人删除其中一项权利要求。

通常情况下，审查员亦会提示申请人可以将删除的技术方案以分案的形式，再提出一件独立的专利申请。

专利知识系列讲座韩晓春175、说明书和附图对权利要求的解释根据专利法第59条第1款的规定，“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。

如前讲所述，判断专利权的保护范围，离不开说明书和附图对权利要求的解释。

但这种解释不能走极端，即不能采取“周边限定说“的观点，同时，也不能采取“中心限定说”的观点。

那么，正确的解释应当怎样进行呢？该问题涉及到解释的主体、解释的性质和解释的方式。

1、解释的主体。

即在对权利要求进行解释时，谁是解释的主体？或者说谁的解释是有权解释。

显然，解释的主体应当是处理专利侵权纠纷的机关。

根据我国专利法的规定，处理专利侵权纠纷主要是司法机关，即法院可以作为解释权利要求的主体。

除了法院以外，地方知识产权机关亦有权确认是否构成专利侵权，处理假冒和冒充专利纠纷。

因此，地方知识产权机关应当也是解释权利要求的主体。

当然，这里所说的解释仅限于个案的解释，即在处理侵权纠纷的过程中，对特定的专利权保护范围进行的解释，且该解释对后续法官没有约束力，即不同的侵权案件，法官用说明书、附图对权利要求的解释可能不完全一样。

当然，学者或者其他机关也可以对权利要求进行解释，但这种解释属于学理解释，不属于有权解释。

2、解释的性质。

根据专利法第59条第1款规定进行的解释，是属于对案件事实的认定呢？还是属于法律问题的解释？对此，专利法并没有作出规定。

从国外学术观点来看，有认为属于对事实的认定的，也有认为属于对法律问题的解释。

尤其是在美国，对权利要求的解释到底属于事实问题还是属于法律问题，在学术和司法界曾发生较大的争论（注）。

原因是事实问题和法律问题在美国程序上是不同的，如果属于事实问题，则陪审团说了算。

如果属于法律问题，则法官说了算。

而如果属于法律问题，则上诉后被重新考虑的几率要高。

如果属于事实问题，上诉审往往遵从一审对事实的认定。

而该问题的区分在我国也有一定的意义，原因是如果属于事实认定问题，根据最高法院的司法解释，则前诉判决书认定的事实应当直接作为后诉的事实根据，除非后诉出现相反证据才可以推翻前诉判决对事实的认定。

发明和实用新型专利申请的分案和原因韩晓春发明和实用新型专利申请的分案是指将原始的专利申请拆分成多个独立的子申请，每个子申请独立享有专利保护，而与原始申请保持相同的优先权。

这种分案的做法是为了提高专利申请的灵活性和效率，以便更好地保护发明创造和实用新型。

一、分案的原因1.技术领域不统一：原始专利申请可能涉及多个技术领域，而领域之间可能存在差别性或者不相关性。

为了更好地满足各个领域的专利保护需求，可以将原始申请分案，使每个子申请更加专注于所属领域，提高专利保护的准确性和有效性。

2.提高申请效率：原始申请可能包含过多的技术内容，导致申请文件庞杂，审查周期延长。

通过分案可以将申请内容分散成多个子申请，在各个子申请中精简技术内容，提高审核效率，减少审查时间。

3.完善权利范围：原始申请中可能存在不同的发明或改进方法，通过分案可以将各个发明或改进方法分别申请专利，确保每个发明或改进方法都能得到独立的专利保护。

这样可以更充分地保护申请人的权益，并避免在审查过程中因技术内容过于复杂而导致权利范围受限。

4.防止同族专利集中撤回：同族专利是指同一家公司或个人在多个国家/地区针对同一发明申请的专利。

在国际化申请中，为了适应不同国家/地区的法律规定或审查要求，可以选择不同的子申请分别申请专利。

这样，即使其中一个或几个子申请被驳回或撤回，其他子申请仍然能够继续保持专利保护。

二、分案的操作方式1.形式分案：在申请被授权之前，可以通过申请分案来实现。

申请人将原始申请文件拆分成多个子申请，并分别提交给授权机关。

每个子申请独立享有专利保护，但优先权仍然是基于原始申请。

2.实质分案：在申请被授权之后，也可以申请实质分案。

在实质分案中，授权机关将原始申请划定为主申请，同时将一些具体技术内容独立分案，并分别处理。

每个分案独立享有专利保护，但仍保留与主申请相同的优先权。

三、分案的注意事项1.申请人需要仔细考虑是否需要进行分案，并对分案方式进行合理选择。

专利知识系列讲座韩晓春142、发明专利申请实质审查的主要内容我国对发明专利申请实行的是早期公开、迟延审查制度。

因此，专利局对专利申请的实质审查，是依据申请人的请求而启动的，但最迟亦要在申请日（含优先权日）起三年内决定是否对发明专利申请进行实质审查。

根据专利法第53条的规定，经实质审查驳回的情形、也就是实质审查的内容是：1、发明专利申请是否违反法律和公德即发明专利申请是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益，以及依赖遗传资源完成的发明创造其遗传资源的获得是否违法。

概括讲，是依据专利法第5条的审查。

2、发明专利申请虽然不违法、但不属于保护的范围即是否属于科学发现、是否属于智力活动的规则和方法、是否属于疾病的诊断和治疗方法、是否属于动物和植物品种、是否属于用原子核变换方法获得的物质、以及是否属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计的审查。

概括讲，是依据专利法第25条所进行的审查。

3、发明专利申请是否属于重复授权专利法第9条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权”，虽然禁止重复授权原则最初的立法本意在于弥补先申请原则只调整不同申请人、而不调整相同申请人的情况。

即同一申请人同一日，或不同日提出的相同主题的发明创造，是最早禁止重复授权原则调整的范围。

但基于禁止重复授权原则从字面上涵盖了所有重复授权的情况，故后来其调整的范围涵盖到所有重复授权的现象。

第三次修改专利法更明确了这一点，即禁止重复授权原则调整的范围不限于同一申请人，而且包括所有申请人，即不允许有两个以上相同主题的专利申请存在，也不允许两个以上相同主题的专利权存在。

故在发明专利实审程序中，对重复授权的审查是一项重要内容。

概括讲，是根据专利法第9条第1款（第1句）的审查。

4、在相同主题情况下，谁先提出的专利申请专利法第9条第2款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。

该条就是先申请原则，尽管重复授权现象在审查实践中，根据审查指南的规定均引述禁止重复授权原则来处理，而不再使用先申请原则来处理。

2015年专利法律知识考试试题解析（答案为标准答案，解析为个人表述仅供参考）韩晓春答题须知：1、本试卷共有100题，每题1.5分，总分150分。

2、本试卷要求应试者在机考试卷上选择答案。

3、本试卷所有试题的正确答案均以现行的法律、法规、规章、相关司法解释和国际条约为准。

一、单项选择题（每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分。

本部分含1-30题，每题1.5分，共45分。

）1.B2.D3.A4.D5.D6.C7.B8.B9.A 10.D 11.C 12.B 13.D 14.A 15.C 16.A 17.C 18.A19.A 20.D 21.A 22.B 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C二、多项选择题（每题所设选项中至少有两个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。

本部分含31-100题，每题1.5分，共105分。

）31.AD 32.ABCD 33.ACD 34.ABCD 35.ACD 36.BCD 37.ABC 38.BD 39.BCD 40.AB 41.BCD 42.CD 43.AD 44.AD 45.AB 46.BC 47.ABC 48.BCD 49.BD 50.AD 51.BCD 52.ABC 53.AD 54.BCD 55.AD 56.CD 57.AB 58.ABD 59.ACD 60.ACD 61.ABC 62.AB 63.AD 64.ABCD 65.AD 66.BCD 67.BD 68.AB 69.ABCD 70.AC 71.BCD 72.CD73.ACD 74.ABC 75.ABC 76.AB 77.ABCD 78.ABC 79.BCD 80.ABC 81.ABCD 82.ACD 83.BD 84.AD 85.BD 86.AC 87.BCD 88.BD 89.AC 90.CD 91.ACD 92.AC 93.ABC 94.ABCD 95.ABCD 96.BD 97.CD 98.AD 99.AB 100.AD1、乙公司委托甲公司研发某产品，甲公司指定员工吕某承担此项研发任务，吕某在研发过程中完成了一项发明创造。

专利知识系列讲座韩晓春218、台湾的专利制度台湾地区目前实施的专利法，是修订后于2003年生效的专利法。

共5章138条，第1章为总则，第2章为发明专利，第3章为新型专利，第4章为新式样专利，第5章为附则。

即台湾在立法模式上和大陆一样，三法合一。

只是称谓上有不同。

大陆叫实用新型专利，台湾叫新型专利。

大陆叫外观设计专利，台湾叫新式样专利。

台湾专利制度的特点：1、关于发明专利的保护范围。

根据台湾专利法的规定，发明不保护的客体有：动植物新品种、人体或动物疾病之诊断、治疗或手术方法、科学原理或数学方法、游戏及运动规则或方法不保护、其他必须借助于人类推理力、记忆力始能执行之方法或计划、妨害公共秩序或者善良风俗或卫生者不保护。

从发明专利保护的范围来看，两岸应当说相差不多。

只是大陆明确原子能核变获得的物质不予保护，而台湾没有明确。

但根据“台湾原子能法”的规定，对涉及原子能的专利技术合作和转让，也是控制的。

另外，台湾发明专利除保护产品和方法以外，方法专利和大陆一样，同样延及到用该专利方法直接获得的产品。

2、关于发明专利的标准。

即授予专利权的实质要件。

根据台湾专利法的规定，发明专利的要件有三：一是新颖性、二是进步性、三是产业上的利用性。

对应于大陆的新颖性、创造性和实用性。

就新颖性来讲，台湾也是绝对新颖性标准。

且台湾亦采先申请原则，因此，台湾的抵触申请制度和大陆也基本相同。

只是台湾不承认本人在先申请可以构成抵触申请。

而大陆第三次修改专利法，改为本人的在先申请也构成抵触申请。

但台湾的先申请原则包括本人的在先申请，这样，台湾就没有必要设立禁止重复授权原则了，先申请原则同时也是禁止重复授权原则。

就不丧失新颖性的例外来说，两岸也是大体差不多，三种情况：一是研究、实验的发表，二是陈列于展览会的公开，三是因他人未经同意而泄露者。

时间也是6个月内提出专利申请，不丧失新颖性。

关于创造性，台湾的表述是：“所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成时”不具有进步性（台湾专利法22条），和大陆也仅是表述上的区别，在实际操作上应当没有区别。

专利知识系列讲座韩晓春135、外观设计专利申请的分案和原因根据细则第42条的规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”，申请人可以提出分案申请。

而第三次修改专利法又增加相似外观设计的合案申请。

故概括起来，外观设计可能出现分案的情况有如下三种：一是普通的外观设计申请中，包括两件以上不符合单一性产品的情况；二是属于套件合案申请时；三是属于相似外观设计的合案申请时。

1、普通外观设计申请包括两件以上不符合单一性产品的分案如申请人将一件带有U盘功能的钢笔，和一件带有MP3功能的钢笔放到了一件申请中，且该两支钢笔的外观设计并不相似。

这时，审查员可以通知申请人删除其中一件产品视图，而提示其可将删除的产品单独提出分案申请，即被动的进行修改原申请。

另外，申请人也可以主动发现了该问题，在主动修改的时机删除其中的一件产品，并将该删除的产品另外提出一件分案申请。

即在存在单一性问题的情况下，无论主动还是被动进行分案，均要对原申请进行删除性的修改，否则，分出的产品将和原申请中的某些或某个产品发生重复授权的现象。

2、外观设计作为套件合案申请时的分案当外观设计符合合案申请的条件时，作为套件产品可以合案申请。

而以套件提出的合案申请中，又包括两种情况，一种是不符合单一性条件，不应当合案申请。

一种是符合单一性条件，可以合案申请。

如果是第一种情况，可能发生审查员发现该问题后，申请人被动的进行分案。

也可能发生在审查员发现问题前，申请人主动的进行分案。

在套件产品符合合案申请的条件下，则不可能发生应审查员的修改意见而被动的分案。

但也可能出现分案的情况，即申请人不愿意放在一件申请中进行保护，而愿意分开保护。

如果是这种情况，则只存在申请人主动进行分案的情况。

但无论是主动还是被动，均要对原申请分出的产品视图进行删除，否则，分案申请将会与原申请构成重复授权现象。

3、相似外观设计的合案申请时的分案基于相似外观设计的合案申请是第三次修改专利法增加的新内容，即对其进行分案的情况在实践中发生的尚不多，且在理论上的研究也不多，甚至于专利审查指南亦没有作出相应的规定。

专利知识系列讲座韩晓春139、专利申请分案的手续关于分案申请提出的手续，有下述主要内容：1、分案申请人。

当然是申请人自己，但如果原申请是共有，可能是原申请人中的一部分人。

原因是分出的技术方案有可能是共有人之一完成的，而其他共有人并不是发明人，自然不能作为分案申请的申请人。

当然，应当提交相应的证明。

如果是变更申请人，应当提交变更的证明文件。

2、分案发明人。

基于分案申请是原申请中的一部分技术方案，而该部分技术方案可能并不是原申请所有发明人作出的，故分案申请的发明人可能是原发明人中的一部分。

当然，如果这部分发明人并没有作为原申请人，但作为分案申请人的，应当提交变更申请人的说明或证明。

3、分案申请文件。

分案申请属于一件新的申请，有自己全套的申请文件，包括权利要求书、说明书和附图等。

专利局受理后，亦要给出独立的专利申请号。

因此，分案申请要正确填写请求书，在请求书中要写明原申请的申请日和申请号，分案申请文件后要附有原申请的副本。

如果是分案时原申请已经授权，要提交“被动”分案的证明，即审查分案申请的审查员发出的分案申请不符合单一性的审查意见（“分案通知书”复印件）。

以及原申请中与本分案申请有关的其他文件副本（如优先权文件副本）。

原申请中已提交的各种证明材料，可以使用复印件。

原申请的国际公布使用外文的，除提交原申请的中文副本外，还应当同时提交原申请国际公布文本的副本。

4、分案申请涉及的期限和缴费。

期限和费用显得复杂一些，因为在提出分案时，可能超过了某些期限。

原因是分案申请的提交日和分案本身的申请日是两回事，分案申请的申请日仍然是原案、即母案的申请日。

在计算专利权的期限、计算提出实质审查请求的期限等，均不是从分案提交日计算，而是从母案的申请日计算，有时还要从母案的优先权日起计算。

因此，发明专利申请如果在实审程序中进行分案，分案提交日可能已经超过了优先权日起三年的期限，审查指南的规定：“对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足两个月的各种期限，申请人可以自分案申请递交日起两个月内或者自收到受理通知书之日起十五日内补办各种手续；期满未补办的，审查员应当发出视为撤回通知书”。

专利知识系列讲座韩晓春117、“相似”外观设计的合案申请制度一、“相似”外观设计合案申请制度创设的原因第三次修改专利法的一项重要内容，就是引入了“相似”外观设计的合案申请制度。

体现在专利法第31条第2款的规定“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。

同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”。

即在传统的合案申请制度的基础上，创设了“相似”外观设计的“合案”申请制度。

创设该制度的原因，在于三点：一是根据原制度，权利人在已经申请一件外观设计的情况下，不能再申请与该外观设计相似的外观设计，而权利人往往又有实际的需要。

或者是想借相似外观设计强化基本外观设计的保护，或者是自己本来就打算生产几种外观相似的产品。

但按修改前专利法的规定，如果权利人在同一外观设计申请中提出数个相似的外观设计，专利局会以不符合单一性为理由要求申请人删除。

而如果权利人单独提出一件或数件与基本外观设计相似的外观设计，则专利局会以构成重复授权来处理。

因此，造成权利人取得专利的外观设计保护力度不够，如果他人实施与自己外观设计相似的产品，权利人提出侵权指控，法官判断侵权时仅以授权专利的外观设计为基础，不能还以“相似”外观设计为基础。

如果允许权利人就自己的基本外观设计以外，再提出几个或一组相似的外观设计，则强化了外观设计的保护。

法官在判断侵权时，将还要判断是否与“相似”的外观设计相同或相似，这样保护范围就宽了。

所以，权利人的实际需要是设立“相似”外观设计合案申请制度的最主要的原因。

二是参照了商标法中“联合商标”制度，我国商标法规定，商标申请人可以通过申请“联合商标”来强化对基本商标的保护。

如某食品公司申请了名为“乐口福”的商标，为了强化该商标的保护，该公司又申请了“口乐福”和“福口乐”两个相似的商标，即“联合商标”。

尽管该公司自己并不使用后两个商标，但基于后两个商标的存在，强化了基本商标即“乐口福”商标的保护（商标法虽然规定三年不使用的应当撤销，但规定了“联合商标”的例外）。

2017年专利法律知识考试试题解析（答案为标准答案，解析为个人表述仅供参考）韩晓春答题须知：1、本试卷共有100题，每题1.5分，总分150分。

2、本试卷要求应试者在机考试卷上选择答案。

3、本试卷所有试题的正确答案均以现行的法律、法规、规章、相关司法解释和国际条约为准。

一、单项选择题（每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分。

本部分含1-30题，每题1.5分，共45分。

）1.A2.C3.C4.C5. C6.C7.D8.B9. D 10.B 11.B 12.D 13.C 14.A 15.D 16.D 17.B18.C 19.D 20.B 21.B 22.D 23.D 24.A 25.C 26.B 27.C 28.D 29.B 30.D二、多项选择题（每题所设选项中至少有两个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。

本部分含31-100题，每题1.5分，共105分。

）31.ABCD 32.ABD 33.ABCD 34.ABCD 35.BC 36.BD 37.AB 38.ABCD 39.CD 40.BD 41.AC 42.ABD 43.ABC 44.ACD 45.ACD 46.BD 47.ABD 48.BC 49.ABCD 50.ABCD 51.BCD 52.ACD 53.ABD 54.AB 55.CD 56.ABC 57.ACD 58.AD 59.BCD 60.ABCD 61.BC 62.AB 63.BCD 64.ABCD 65.ABD 66.ABCD 67.ABCD 68.ACD 69.AB 70.ACD 71.CD 72.BC 73.ABD 74.AC 75.AD 76.AB 77.BCD 78.CD 79.BCD 80.BD 81.BD 82.AC 83.ABC 84.BC 85.ABD 86.BCD 87.ABCD 88.ABD 89.ABC 90.ABCD 91.ABD 92.ABCD 93.CD 94.ABC 95.AD 96.AB 97.ABD 98.ABCD99.ABCD 100.BCD一、单选题1、下列哪个机关依法具有处理侵犯专利权纠纷的职能？A. 省、自治区、直辖市人民政府设立的管理专利工作的部门B. 县人民政府设立的管理专利工作的部门C. 设区的市人民政府D. 国家知识产权局【答案】A解析：专利法第3条规定“省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作”，细则第79条规定“专利法和本细则所称管理专利工作的部门，是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门”。