包括方法特征的产品权利要求的创造性判断

关于方法特征表征的产品权利要求的新创性判断作者：王侠来源：《中国知识产权》2018年第06期关键词方法特征权利要求新颖性创造性对于专利的权利要求类型，按照性质划分，通常划分为产品权利要求和方法权利要求。

产品权利要求通常是利用结构特征、参数特征等进行限定，而方法权利要求通常用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等“方法特征”来描述。

“方法特征”可否用来限定产品权利要求？如果可以，“方法特征”限定的产品权利要求的新颖性和创造性如何判定？首先，根据《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.1节中的相关规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。

方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

此外，根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节中的第（3）点中的相关规定，对于包含“制备方法特征”的权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。

如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。

例如，专利申请的权利要求为用X方法制得的玻璃杯，对比文件公开的是用Y方法制得的玻璃杯，如果两个方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同，则申请的权利要求不具备新颖性。

与上述玻璃杯的案例相反，本文所要分析的案例，是通过“方法特征”的限定从而使得产品结构发生变化，进而为产品权利要求带来新颖性和创造性的典型案例。

最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2024.02.23•【分类】其他正文最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）为集中展示最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法，法庭从2023年审结的4562件案件中筛选96件案件，提炼104条要旨，形成《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）》，现予发布，供社会各界研究和参考。

一、专利授权确权案件1.专利保护客体的认定【案号】（2022）最高法知行终375号【裁判要旨】判断权利要求限定的方案是否构成专利法保护客体时，一般应当根据本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后的理解，审查该方案是否采用具体技术手段，旨在解决特定技术问题，并获得相应技术效果；至于该方案实际能否解决说明书声称的技术问题并实现相应技术效果，通常属于说明书公开充分的审查内容，而非保护客体审查内容。

2.专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查【案号】（2021）最高法知行终556、581、738号【裁判要旨】专利确权程序中，关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。

3.专利确权程序中权利要求修改的回应性要求【案号】（2021）最高法知行终556、581、738号【裁判要旨】专利确权程序中，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。

4.专利确权程序中仅修改从属权利要求应否接受【案号】（2021）最高法知行终548号【裁判要旨】专利确权程序中，当事人主张专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式不应予以接受的，人民法院不予支持。

日本专利申请与撰写策略之PBP权利要求在日本，包含制造方法特征的产品权利要求，即用制造方法限定产品的权利要求称之为PBP权利要求，下面详细来看看关于日本专利申请与撰写策略的PBP权利要求。

PBP权利要求包含制造方法特征的产品权利要求，即用制造方法限定产品的权利要求，在日本被称作PBP(product-by-process)权利要求，在中国专利实务中属于较常见的权利要求，一般认为其清楚限定了权利要求的范围。

针对此类权利要求，审查员通常不会发出权利要求不清楚的审查意见。

在中国，针对此类权利要求，在判断其新颖性和创造性时，审查员会考虑该制造方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成，而在授权后的侵权判断过程中，该制造方法特征对权利要求的保护范围具有限定作用，如果被诉侵权产品的制造方法与权利要求中限定的制造方法不相同也不等同，则认为被诉侵权产品未落入专利权的保护范围。

但是，对于这种类型的权利要求，日本目前的专利实务与中国有很大的区别，这种用制造方法限定产品的权利要求常常会被认为其保护范围不清楚，其主要的标志是日本最高法院2015年6月5日针对一起专利侵权纠纷(普伐他汀钠案件)做出的判决(最高裁平24(受)1204号判决)，该判决对日本的专利实务带来了巨大的影响。

案情回顾针对该专利侵权纠纷，此前日本知识产权高等法院大合议庭曾做出判决，阐述了解释此类PBP权利要求的保护范围的原则，其中认为PBP权利要求应该区分为“真正方法限定产品式权利要求”和“非真正方法限定产品式权利要求”这两种类型，“真正方法限定产品式权利要求”是指在递交申请时无法直接用结构或性质来确定物品，或者用结构或性质来确定物品是非常困难的，因此采用制造方法来限定，而“非真正方法限定产品式权利要求”是指在递交申请时并不存在无法直接用结构或性质来确定物品，或者用结构或性质来确定物品是非常困难的情况，而在权利要求中记载了该物品的制造方法。

在此基础上，认为对于“真正方法限定产品式权利要求”，将其保护范围解释为“与通过权利要求中记载的制造方法制造出的物品相同的物品，其制造方法可以与权利要求中记载的制造方法不一致”，而对于“非真正方法限定产品式权利要求”，将其保护范围解释为“通过权利要求中记载的制造方法制造出的物品”。

北京法院发布2021年度知识产权司法保护十大案例文章属性•【公布机关】北京市高级人民法院•【公布日期】2022.04.20•【分类】其他正文北京法院发布2021年度知识产权司法保护十大案例在“4.26”世界知识产权日来临前夕发布北京法院“十大案例”是北京高院长期坚持的一项重要工作。

自2002年开始，今年已经整二十年。

此次案例评选，北京高院知识产权庭专门组织人员对全市三级法院选送的案例逐一进行了讨论和研究，不仅考虑了北京法院有代表性的不同类型知识产权案件，而且综合考虑了加大保护力度、提升保护水平、服务创新发展、规范新业态发展，以及创新审判机制、裁判规则等多个方面，最终选取了充分体现北京法院审判特色的十件典型案例，现予以发布。

No.1“具有确认数据签名功能的装置中实现防范跟随攻击的方法”发明专利权无效行政纠纷案【基本信息】案号：（2019）京行终1214号原告：恒宝股份有限公司被告：国家知识产权局第三人：北京握奇数据股份有限公司【案情】恒宝股份有限公司（简称恒宝公司）系名称为“具有确认数据签名功能的装置中实现防范跟随攻击的方法”的发明专利（简称本专利）的专利权人。

北京握奇数据股份有限公司（简称握奇公司）就本专利提出无效宣告请求，理由是：本专利权利要求1不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十六条第四款、权利要求1-5不符合专利法第二十二条第三款的规定，请求宣告本专利权利要求1-5全部无效。

原国家知识产权局专利复审委员会经审查，作出无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），决定宣告本专利全部无效。

恒宝公司不服被诉决定提起诉讼。

一审判决撤销被诉决定，并判令重新作出决定，主要理由为被诉决定关于本专利权利要求1与对比文件6存在两个区别特征，而对比文件3中并未公开相关技术特征，其技术手段不同、取得的技术效果也不同，因此，权利要求1具备创造性。

在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求2-5也具备创造性。

专利代理师资格考试大纲(2023)第一部分专利法律知识第一章专利制度概论基本要求了解专利制度的产生与发展历史；熟悉各种专利体系及特点；熟悉中国专利制度的发展历史及其特点；熟悉党中央、国务院关于知识产权工作的战略规划和相关重大政策；掌握专利代理的概念和相关的规定；掌握与申请专利的权利和专利权的归属相关的概念和规定。

第一节专利基础知识一、专利制度概要专利权的概念专利权的性质先申请制先发明制登记制初步审查制实质审查制二、中国专利制度中国《专利法》的制定中国《专利法》及其实施细则的第一次修改中国《专利法》及其实施细则的第二次修改中国《专利法》及其实施细则的第三次修改中国《专利法》第四次修改及其过渡适用相关法律法规的制定与完善先申请原则三种专利类型三种专利的审查制度行政保护与司法保护双轨制中国专利制度行政部门的设置国务院专利行政部门及其主要职能国防专利机构及其主要职能地方管理专利工作的部门及其主要职能负责专利执法的部门及其主要职能审理专利案件的人民法院及其管辖权《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》第二节申请专利的权利和专利权的归属一、相关概念发明人或设计人的定义发明人或设计人的判断规则发明人或设计人的署名权中国内地申请人中国港澳台申请人外国申请人共同申请人申请专利的权利不同种类申请人的法律适用及其区别二、权利的归属职务发明创造的概念职务发明创造的判断职务发明创造申请专利的权利及所取得的专利权的归属职务发明创造的发明人或设计人获得奖酬的权利及相关规定产权激励措施非职务发明创造的概念非职务发明创造的判断非职务发明创造申请专利的权利及所取得的专利权的归属合作完成的发明创造的概念合作完成的发明创造申请专利权利及所取得的专利权的归属相关规定的适用范围委托完成的发明创造的概念委托完成的发明创造申请专利权利及所取得的专利权的归属相关规定的适用范围三、申请专利行为的规范第三节专利代理制度一、专利代理专利代理的概念专利代理的作用二、专利代理机构和专利代理师专利代理机构的组织形式申请办理专利代理机构执业许可证的条件和程序专利代理机构合伙人或者股东应当满足的条件专利代理机构执业许可审批专利代理机构的事项变更专利代理机构的解散、注销专利代理机构设立分支机构的条件分支机构的备案、变更和注销专利代理师资格考试申请专利代理师资格的条件专利代理师执业条件专利代理师执业备案的条件和程序专利代理师执业备案变更专利代理师的执业规范、执业纪律和职业道德三、专利代理执业和监管专利代理机构的业务范围专利代理机构接受委托的方式避免利益冲突的要求保密义务专利代理机构年度报告专利代理机构经营异常名录和严重违法失信名单专利代理机构和专利代理师的信息公示对专利代理机构和专利代理师执业活动的检查和监督四、专利代理违法行为的处理和法律责任举报投诉的情形和层级专利代理违法行为的处理专利代理行政处罚的种类专利代理行政处罚的实施机关专利代理违法行为的调查取证专利代理机构违法行为及法律责任专利代理师违法行为及法律责任专利代理师签名责任擅自开展专利代理业务的情形擅自开展专利代理业务的法律责任联合惩戒对象知识产权(专利)领域严重失信行为类型五、外国专利代理机构在中国境内设立常驻代表机构申请办理外国专利代理机构在中国境内设立常驻代表机构的条件和程序代表机构的审批和备案代表机构的业务范围六、专利代理行业组织专利代理行业组织专利代理行业组织的职责专利代理行业自律规范对于专利代理行业组织的监管第二章授予专利权的实质条件基本要求掌握三种专利的保护对象和可以授予专利权的主题；掌握发明、实用新型和外观设计专利授予专利权的各项实质条件。

2020年专利代理师资格考试专利代理实务必考法条汇总➢专利法第22条第2款（新颖性）A22.2新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

审查原则：（一）同样的发明或者实用新型：如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型；（二）单独对比：各项权利要求分别与每一项现有技术或者相关技术内容单独地进行比较。

审查基准：（一）相同内容的发明或者实用新型；（二）具体（下位）概念与一般（上位）概念；（三）惯用手段的直接置换；（四）数值和数值范围；（五）包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求。

判断方法(列特征对比表非常实用)：将申请文件的每个权利要求与现有技术的技术特征一一对比，判断申请文件全是要求的技术方案是否被对比文件公开，若公开这说明权利要求不具备新颖性，若未公开，则说明权利要求具备新颖性。

➢专利法第22条第3款（创造性）A22.3创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

审查原则：（一）将发明作为一个整体看待；（二）可以组合对比。

审查基准：（一）突出的实质性特点的判断：要求保护发明相对于现有技术是否显而易见。

判断方法(三步法，非常好用)：（1）确定最接近的现有技术：是指现有技术中与发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础，例如可以是与发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开了发明的技术特征最多的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题：分析发明与最接近的现有技术有哪些区别特征，根据该区别特征所能达到技术效果，确定发明实际解决的技术问题；（3）判断发明对本领域的技术人员来说是否显而易见：从发明实际解决的技术问题出发，确定现有技术整体上是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，如果有这启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

第24期2020年8月No.24August ，2020专利审查新颖性、创造性判断中效果和用途特征的考量摘要：在审查实践中，常常遇到一些效果、用途特征限定的方法权利要求，《专利审查指南》对这类权利要求中的效果、用途特征应该如何解读没有给出明确的规定。

文章将从两个实际的案例入手，探讨采用效果、用途限定的权利要求的保护范围的界定以及新颖性和创造性的判断方法。

关键词：效果；用途；新颖性；创造性中图分类号：G127文献标志码：A江苏科技信息Jiangsu Science &Technology Information崔艳（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京100160）作者简介：崔艳（1983—），女，山西晋中人，助理研究员，硕士；研究方向：化学发明专利审查。

引言《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节对包含用途特征的产品权利要求的新颖性判断作了如下规定：对于包含用途特征的产品权利要求，应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种结构和/或组成。

如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品权利要求相对对比文件的产品不具备新颖性［1］。

以上规定明确了产品权利要求中的用途特征需要落脚到该用途特征对产品的结构和/或组成的影响上。

在审查实践中，尚存在一些效果、用途特征限定的方法权利要求，审查指南对这类权利要求中的效果、用途特征应该怎样解读没有给出明确的规定，是否包含用途特征的方法权利要求均属于用途发明？均会对权利要求的保护范围产生实质的限定作用？目前，尚没有统一的审查标准。

文章将从两个实际的案例入手，探讨采用效果、用途限定的权利要求的保护范围的界定以及新颖性和创造性的判断。

1“滴眼液”发明专利权无效宣告请求案本案涉及发明名称为“滴眼液”的01815617.7号发明专利。

无效审查阶段专利权人（参天制药株式会社、旭硝子株式会社）修改后的权利要求1如下。

最高人民法院知识产权案件年度报告（2015年）摘要文章属性•【制定机关】最高人民法院•【公布日期】2016.04.25•【文号】•【施行日期】2016.04.25•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】知识产权综合规定正文最高人民法院知识产权案件年度报告（2015年）摘要2015年，最高人民法院坚持服务大局，更好地适应和服务经济发展新常态。

积极实施国家知识产权战略，充分发挥司法保护知识产权的主导作用。

鼓励和支持大众创业、万众创新。

倡导诚实守信，依法保护知识产权，积极维护市场经济秩序。

不断扩大知识产权司法保护的国际影响力，努力服务和保障经济社会发展。

最高人民法院知识产权审判庭2015年全年共新收各类知识产权案件759件。

在新收案件中，按照案件审理程序划分，共有二审案件8件，提审案件29件，申请再审案件696件，请示案件26件。

按照案件所涉客体类型划分，共有专利案件257件，植物新品种案件3件，商标案件325件，著作权案件83件，集成电路布图设计案件3件，垄断案件3件，商业秘密案件9件，其他不正当竞争案件14件，知识产权合同案件34件，其他案件28件（主要涉及知识产权审判管理事务）。

按照案件性质划分，共有行政案件378件，占全部新收案件的49.80%，其中专利行政案件112件，商标行政案件266件，分别比2014年上升100%及198.88%；共有民事案件381件，占全部新收案件的50.20%。

另有2014年旧存案件77件，2015年共有各类在审案件836件。

全年共审结各类知识产权案件754件，其中二审案件7件，提审案件39件，申请再审案件682件，请示案件26件。

在审结的682件申请再审案件中，行政申请再审案件361件，民事申请再审案件321件；裁定驳回再审申请514件，裁定提审81件，裁定指令或者指定再审38件，裁定撤诉（包括和解撤诉）16件，以其他方式处理33件。

最高人民法院2015年审理的知识产权和竞争案件的基本规律和特点是：与专利和商标有关的知识产权案件仍在全部受理案件中占有最大比重，专利及商标授权确权类行政案件增幅明显；专利行政案件更多涉及的仍是技术特征的划分和解释、背景技术公开内容的确定、说明书是否充分公开等基础性法律问题，专利民事案件中涉及等同侵权争议的案件比例较高，现有技术抗辩和先有权抗辩的运用比较普遍；植物新品种案件在借助DNA等技术进行同一性对比方面继续向纵深发展，所涉技术问题更为复杂和专业；商标案件整体增幅较大，商标行政案件数量在2015年再次出现大比例增长，商标近似和商品类似的判断、在先权利的保护等法律问题仍居主导地位，诚实信用原则对商标案件审理的价值引导作用更为突出；著作权案件的数量和所占比例基本平稳，新商业模式下的网络侵权问题仍然突出，影视作品著作权争议频发。