[王梨华]专利现有技术抗辩十大要点

打赢专利侵权官司的六个基本问题作者：王梨华律师摘要：专利侵权案件技术性强、规则性强、专业化程度高、标准化程度高、复杂性高、不确定因素多，如何基本预测专利侵权案件输赢......专利侵权案件技术性强、规则性强、专业化程度高、标准化程度高，案件当事人对专利案件的熟悉程度低、客户对专利案件结果的预判能力弱，就相应地对专业的专利律师的意见依赖程度高，而同时专利案件的复杂性高、不确定因素多，专利案件的结果有时候过山车式的一波多折。

专利案件不像刑事案件或邻里纠纷，每个人都能评头论足。

然而即便是这样，专利侵权案件还是有规律可循，如何在代理专利侵权纠纷中能快速地确定案件的常规方向，如何基本预测专利侵权案件输赢，是否有判断的标准动作，笔者认为需要大致把握如下六大基本问题。

一、如何确定专利权保护范围？专利律师接触到专利案件最先要了解诉请的专利内容，第一时间读懂专利技术或看清外观产品图片，脱离专利内容文本谈专利案件都是空谈，可以说专利证书内容是专利律师需要最熟悉的证据（没有之一），一个好的专利律师会读懂专利证书内容的每一句话每一个字，专利证书的价值就是权利宣言，也类似于剧本，法院是导演，律师是演员，接下来的每一个场景都围绕专利证书内容展开。

发明和实用新型专利权保护范围以权利要求为准，说明书可以用于解释权利要求，权利要求内容保护与其文字相同的内容，也包括与权利要求技术特征等同的技术特征所确定的保护范围。

外观设计保护范围以图片或照片为准，简要说明可以用于解释保护范围，外观保护范围为与图片或照片相同的产品或相似产品。

专利保护范围若经历过无效宣告，则以无效宣告确定的保护范围为准，现阶段大部分专利无效宣告案件决定作出后专利复审委网站可以免费查询到无效决定内容，方便地知悉保护范围。

在无效宣告中对专利保护范围做过解释或限定的，则该解释和限定进一步缩小专利权保护范围。

同时还要考虑功能性技术特征的保护范围为具体实施方式及其等同的方式确定的保护范围。

专利侵权诉讼之「现有技术抗辩篇」日前，最高人民法院颁布实施的专利侵权纠纷司法解释二对现有技术或现有设计如何进行界定给出了明确的规定，就此本文对专利侵权诉讼中现有技术抗辩的理解和适用进行了简单的梳理，以便大家分析讨论。

一、现有技术抗辩作为法定抗辩权的法律依据及配套规定现有技术抗辩是我国第三次修订专利法时新增加的规定（2009年10月1日起实施），现行专利法第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

我国专利法第22条第5款规定：“现有技术”是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定（2010年1月1日起实施，以下简称为专利侵权纠纷司法解释一）：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第22条规定（2016年4月1日起实施，以下简称为专利侵权纠纷司法解释二），对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第125条规定（2013年9月4日下发，指导北京法院知识产权法官审理专利民事案件之用，以下简称专利侵权判定指南），现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

二、现有技术抗辩的比对对象及对比方式专利侵权诉讼中，在使用现有技术抗辩时会存在以下三个对象：“涉案专利的技术特征”、“被控侵权产品的被控技术特征”以及“现有技术的相应特征”。

专利纠纷中现有技术抗辩的对比方式
在专利纠纷中，现有技术抗辩是指被告声称其所被控侵权的专
利并不具备新颖性或者非显著技术进步性，因为该技术已经存在于
公开的先前技术中。

现有技术抗辩的对比方式可以从多个角度进行
全面的分析：
1. 技术文件对比，首先，被告可以通过对比被控专利的技术内
容与先前公开的技术文件，如专利文献、学术论文、技术报告等，
来证明所涉技术并非新颖或者非显著技术进步。

这需要对技术细节
进行深入比对和分析，以确定是否存在重叠或相似之处。

2. 实际应用对比，其次，被告可以通过对比所涉专利与先前技
术在实际应用中的差异性来进行抗辩。

这包括对产品、方法或者技
术的实际运作原理、功能特点、效果等方面进行对比，以证明所涉
专利并非对先前技术的显著改进或者区别。

3. 专家意见对比，此外，被告还可以聘请专业领域的专家对所
涉专利与先前技术进行对比分析，并提供专业意见和技术评估报告，以支持现有技术抗辩的合理性和可信度。

4. 法律依据对比，最后，被告需要从法律角度对所涉专利与先
前技术进行对比，以确定是否存在侵权行为。

这包括对专利法律条文、先前案例判例、法律解释等进行对比分析，以确定现有技术抗
辩的法律依据和合理性。

综上所述，现有技术抗辩的对比方式涉及技术文件、实际应用、专家意见和法律依据等多个方面的全面分析，以确保抗辩的全面性
和合理性。

在专利纠纷中，被告需要充分准备相关证据和论据，以
支持现有技术抗辩的有效性和可信度。

专利侵权纠纷法官庭审思路及原告无法回避的常见问题作者：王梨华专利代理人摘要：在专利侵权纠纷案件中如何与专利法官保持相同的庭审思路，以及如何充分认识原告在庭审中面临的无法回避的问题，本文将简要探讨……专利案件技术性强、规则性强，且专利侵权判定的适用规则相对明确，灵活性比商标侵权规则差，类似刑事案件的犯罪构成要件判断方法，所以专利法官对侵权判定本身规则的理解与把握相对比较准确，但专利法官对技术本身的理解具有天然的不足或弱势，且短时间难以逾越，通常说工科生学点法律比较简单，但很少见过学法律改行做技术的，专利法官之前审理简单技术的专利纠纷时代慢慢过去，现在和未来审理的专利诉讼涉及的技术越来越前沿，越来越难，越来越多学科交叉，同时侵权规则千篇一律，但技术千变万化，且不断发展与更新，涉及到多个技术领域，如果法官对技术理解有误，或受单方律师的强烈“误导”，有时候差之毫厘，谬以千里。

专利案件开庭前，通常负责任的法官对专利技术的相关领域做一些了解，至少要做一些入门级的功课，不然有可能出现法官与律师之间没有技术方面的共同语言，造成技术信息不对称，当然也出现有些法官功课做得很深，技术领悟能力比专利律师强。

所以专利案件开庭的重头戏就是专利侵权比对，就是比较被控产品的技术与原告专利技术是否相同或等同，有时候也同会比较被控产品与现有技术是否相同或等同的现有技术抗辩，法官这个环节不敢怠慢与马虎，由于对技术理解不准确，即使法律规则清晰有时候难免会出现侵权判断上的误差。

由于专利法官内部学习交流培训丰富，垂直获得司法政策难度小，审理大量案件积累了侵权判定规则的理解与适用，但目前还很少针对法官进行理工科课程的培训。

同时由于没有两个完全相同技术的专利，所以技术方面的积累远远没有法律积累来得那么全面与便捷，也很难跟上技术更新的脚步，这个时候特别需要专利律师能替法官完成其不擅长但又不得不完成的任务，需要专利律师深入浅出地讲解专利技术，解读权利要求，让法官能迅速地进入“本领域普通技术人员”角色，同时现阶段与未来在要求专利律师在解读专利技术的基础上，对侵权技术比对上进行说理与分析，更看重分析与说理过程，以专利技术为基础、以权利要求为核心，以是否相同为要点，从技术特征出发，到技术方案为终点，有针对性的重点进行自然科学的推理与说理过程，若法官采纳律师意见，在法官写好的判决书要阐明裁判分析，注重说理过程，要让双方都相对信服。

专利侵权案件法官庭审思路及原告无法回避的常见问题【作者】王梨华浙江杭知桥律师事务所高级合伙人【摘要】审理专利侵权纠纷的合议庭一般具有固有模式和思维，代理人尽量保持与法官的同一频道，以便顺利展开和合拍，避免不必要的程序冲突。

同时作为原告代理人需要向法庭明确的常见问题……因审理专利侵权纠纷的合议庭一般具有其固有模式和思维，在审理专利侵权案件时，代理人尽量保持与法官的同一频道，以便顺利展开和合拍，避免不必要的程序冲突。

同时作为原告代理人需要向法庭明确的常见问题。

第一部分专利侵权纠纷庭审思路一、专利权是否有效主要审查专利权本身是否属于有效状态以及原告是否有权起诉。

法庭通常形式上审查专利证书内容，对专利权的效力问题，原告一般不会犯错误，同时如涉及专利权效力有变化，一般由被告提出反驳证据。

主要集中在审查专利权人与原告是否完全一致，若办理过转让手续，则审查转让前后的主体，若办理过专利权人变更，审查变更后的主体是否为专利权人或专利实施许可许可人。

专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据可以作为证明专利权有效的证据，由于专利证书只能表明授权时的专利权法律状态，即使失效专利，年费收据有时候照样可以缴纳取得，但专利登记薄副本是反映即时状态的专利权效力，因此其证明效力最高。

同时庭审时还可以上网检索专利法律状态，即使未提交专利证书原件或登记薄副本，法庭也可以很方便查询到。

二、确定专利权保护范围对于发明和实用新型专利而言以专利权利要求记载的内容为准，一般要求在起诉状中明确以哪条权利要求进行主张，起诉状中未列明的，法庭辩论终结前还可以明确，可以主张一条独立权利要求，也可以主张多条独立权利要求；可以只主张独立权利要求，也可以独立权利要求和从属权利要求一并主张，或只主张从属权利要求，由原告进行选择。

外观设计以专利图片记载内容为准，同样道理，若涉及相似外观等情况，也需要原告明确主张保护范围的客体内容。

对于涉及专利无效程序的，原告可以主动提交无效宣告决定书，被告也可以提交以便证明专利权的保护范围，特别是涉及禁止反悔内容。

现有技术抗辩，是专利侵权案件中常见的抗辩理由之一，是被控侵权人针对专利权人依据专利权提出的停止侵害、赔偿损失等请求权的一种防御性主张，以求阻却请求权的效力。

现行的《中华人民共和国专利法》(简称专利法)第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

”此即现有技术抗辩制度的法条基础。

137、现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

在诉讼中，现有技术抗辩须以当事人的明确主张为前提，当事人未提出现有技术抗辩的，法院并不依职权而主动审查。

而且，在提出现有技术抗辩时，当事人必须明确被控侵权技术实施的系哪一项具体的现有技术方案，而不能笼统地仅主张实施的是现有技术。

那么，现有技术抗辩在什么条件下能够成立?《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(简称专利侵权解释一)第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

”从该条可见，现有技术抗辩成立的要件有两个：一是使用一项现有技术进行比对;二是被控侵权技术方案与现有技术方案的技术特征应当相同或者无实质性差异。

虽然最高人民法院在上述司法解释中的用词为“一项现有技术方案”，但实践中通常亦允许将一项现有技术方案与所属领域公知常识进行简单组合的情形。

如最高人民法院公报案例苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司诉南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷一案中，二审法院即认为：可以对前述司法解释第十四条的适用作谨慎地扩张，即在一份对比文献中记载的一项现有技术方案结合公知常识简单组合的基础上，认定现有技术抗辩成立。

现有技术抗辩的性质及其适用的逻辑顺序辨析现有技术抗辩是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人通过提出并且证明自己所使用的是同现有技术完全相同或不存在实质性差异的技术，而并不是通过行政手段否定专利本身的有效性，从而证明侵权不成立的一种抗辩形式。

2001年6月最高人民法院在其制定的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中，第一次以司法解释的形式认可了公知技术抗辩作为合法的抗辩理由。

并且在公知技术抗辩成立的情况下，法院不必中止案件的审理，可以直接作出不侵权的判决。

1随之，现行《中华人民共和国专利法》第62条的相关规定为现有技术抗辩的适用提供了直接的法律依据。

该条款规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者设计的，不构成侵犯专利权。

随着科学技术的不断发展以及立法的日趋完善，有关专利侵权的纠纷大幅增加，其中涉及到现有技术抗辩的案件层出不穷。

而各地、各级法院对现有技术抗辩的适用问题见仁见智，存在不同地区对待类似问题意见不统一，甚至相同地区、不同级别的法院在相同问题上判决意见的不统一。

这种不统一首先表现在我国司法实践中法院适用现有技术抗辩所采用的逻辑顺序并不一致。

主要分为两种情况，一是优先适用现有技术抗辩，若抗辩不成立再进一步判断是否构成专利侵权。

二是优先进行专利侵权判断，若侵权成立再进一步审查现有技术抗辩。

这两种情况分别体现了两种原则，笔者概括为“现有技术抗辩优先原则”和“侵权判定优先原则”。

法院采用不同的原则，体现了法院对现有技术抗辩性质的不同认识，采用“现有技术抗辩优先原则”是将现有技术抗辩视为一种事实抗辩，具体来讲是事实抗辩中的权利障碍抗辩，或称为不侵权抗辩。

采用“侵权判定优先原则”则是将现有技术抗辩视为一种权利抗辩即抗辩权，或称为侵权例外抗辩。

笔者将在下文中就现有技术抗辩的性质及适用的逻辑顺序加以辨析。

正如笔者在前文所述，现有技术抗辩的性质决定了其适用的逻辑顺序。

专利侵权诉讼原告不愿告诉律师的10个秘密作者：王梨华专利代理人当专利律师接触专利侵权案件时，往往希望掌握更多更准确的案件情况，以便能清楚分析案件成败，在代理专利权人发起专利侵权诉讼时，更是如此。

在专业性非常强的专利侵权诉讼案件，原告律师意见往往起到至关重要作用，在看过有些明显要败诉的案件仍然提起诉讼，无非有这几种可能性：一、代理律师确实不专业，有些甚至连专利侵权案件以说明书附图还是以权利要求书文字来进行侵权对比都没弄清楚，却给出较高期望值的胜诉可能；二、代理律师确实专业，但假装“糊涂”，却怂恿原告起诉；三、原告本身是懂非懂，却盲目自信，一意孤行执意要起诉；四、案件明显无法胜诉，但基于商业竞争需要，案件起诉过程获得的利益远比原告败诉的损失大（Ps：败诉大不了就是损失点诉讼费和律师费）。

将专利诉讼作为商业竞争的一种手段，打击竞争对手，实质上涉嫌不正当竞争，且隐蔽性比较强。

当然通常情况，原告委托专业律师进行诉讼时，特别是民事纠纷案件中的律师与原告之间的信息交互程度会很高，大部分原告会和律师合盘托出与案件有关的所有细节。

当然有时，原告基于各方面考虑，也会对一些信息进行保留、筛选、甚至故意隐瞒，在我们代理的专利侵权诉讼过程中，常会遇到原告不愿意透露的几个秘密。

秘密一：原告隐瞒知识产权局作出过专利权评价报告由于实用新型和外观设计专利申请不进行实质审查，因此在起诉时，有时候对专利权利的稳定性存疑问时，可以通过申请知识产权局出具专利权评价报告（Ps：以前实用新型叫专利权检索报告），类似知识产权局进行实质审查，评价报告主要对专利新颖性和创造性作出分析和结论，原告可根据比较好的评价报告更有信心地提起专利诉讼（Ps：当然也不是说专利权评价好的专利就一定稳定，还存在评价报告准确度问题，也有不少案子评价报告很好，最后仍然被专利无效的案例）。

有时候专利权评价不好，原告很可能隐瞒律师自作聪明慌称未持有专利权评价报告，或者认为评价不准确而视评价报告不见，坚持认为专利权权利稳定。

最高院对专利非发明点修改超范围的程序宽容可能引发八点思考作者：王梨华律师摘要：最高院判决指出若在专利授权前修改超范围，在无效宣告程序需给予专利权人“恢复原状，回到解放前”的机会，即给予专利权人再修改回到不超范围状态的机会，这样可能导致连锁反应……前言专利法三十三条规定修改不得超范围，针对发明和实用新型，其修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，否则先申请制度将形同虚设。

近期，最高院在（2013）行提字第21号提审案件中对专利无效宣告程序中修改超范围的理解作出的一个耐人寻味的判决，其中复审委：认定权1、权3和权6修改超范围，北京一中院和北京高院：维持复审委决定。

最高院：认为权1和权3修改超范围，权6修改不不范围，因权6不超范围从而撤销两级法院判决，责令复审委重新作出决定，在于虽然实体上认可复审委关于权1和全3修改超范围的结论，但判决的亮点在非判决主文中提了一个建议为：若在专利授权前修改超范围，在无效宣告程序需给予专利权人“恢复原状，回到解放前”的机会，即给予专利权人再修改回到不超范围状态的机会。

该判决正面价值导向至少有三点：一、强化司法主导，逐步确立司法在专利授权确权的绝对话语权。

二、鼓励创新，让确有贡献的发明创造想方设法获得专利权。

三、对于发明和实用新型的发明点和非发明点的价值权重差异化对待。

最高院为专利权人谋了一个大大的福利，对于在无效和驳回复审两个阶段中增加了专利申请人授权的程序机会。

复审委估计要领会最高院精神，在重新作出决定要慎重考虑给予让专利权人再修改回到原专利文本状态的机会，专利将有可能起死回生，这个在以前的无效实务中从未没有遇到过。

该判决引发的思考但本案也引发一些思考，在思考之前，要赞扬最高院对于保护科技创新的良苦用心。

以修改超范围作为无效理由，若允许在无效宣告中再修改回原申请不超范围的状态，对于无效宣告程序是一次重大挑战，可能引发审查“困惑”，虽然本案判决对修改超范围的对象进行一些划分，对发明点和非发明点的修改范围的价值权重差异化对待，该差异化对待我的理解是并不是想表达要求发明点修改超范围审查严格程度要高于非发明点的修改超范围审查严格程度，而是主要解决程序问题，因为修改超范围如果不涉及发明点，基本可确定具有新颖性和创造性，也基本反应具有技术贡献，具有技术贡献是能否一路绿灯的最重要标准和价值取向，也是近期在授权确权程序中“偏向”专利权人的一个基础，在一定程度上让“审查程序”给“实体授权”让路的一个绝佳理由。

专利侵权纠纷庭审与众不同的15个小技巧作者：王梨华浙江杭知桥律师事务所律师摘要：专利侵权纠纷中有一个重要的环节是侵权比对，该程序有其特殊规律，有一些小技巧可以遵循......专利侵权诉讼的重要环节是侵权比对，也是有别于其他民事案件特殊之处，笔者分享代理该类案件与其他案件不同的15个小技巧。

1、专利侵权普通纠纷案件可以仅提供一份诉讼材料给法院（主审法官），如果案件稍微重大一点，建议按合议庭成员和书记员数量提供多份包括起诉状、证据清单和证据在内的诉讼资料（毕竟多复印一份费用不高），但非常方便法官了解案情，代理被告同样适用该条款。

2、按合议庭成员和书记员数量提供专利证书内容，以便每个法官和书记员人手一份专利内容，方便进行侵权比对，如果设计现有技术（设计）抗辩的也多份提供给，当然如果购买到多份侵权产品的，也可以将侵权产品多份提供给合议庭，保证人手一份。

3、如果为外观设计专利，尽量提供专利内容的彩色打印件。

4、如果涉及侵权产品的拆装，请提前准备好拆装工具，且熟练掌握拆装过程，确保庭审顺利及时拆装。

5、若涉及技术演示，原告可以结合自己的产品进行技术演示，如果有产品的工作过程图或视频也可以出示，以帮助法官理解技术。

6、专利侵权比对提前书面文字化，发明和实用新型按权利要求的书写顺序进行比对，外观设计按从上到下、从左到右，或者从整体到局部等方式进行文字描述，考验代理人语言组织的逻辑和能力，选择最佳的方式和效果让法官能读懂代理人想要表达的内容。

涉及现有技术（抵触申请）抗辩的，将抗辩的比对意见书面化。

7、涉及外观侵权比对，提前用规范的技术文字的方式来对外观进行描述，如果你不是大牌律师切忌现场组织语言（事实上越大牌越提前书面准备）。

涉及现有设计（抵触申请）抗辩的，将抗辩的比对意见书面化。

8、事先将代理词，特别是侵权比对意见，现有技术（现有设计）抗辩比对情况Copy给书记员。

9、可以对证据进行指引性标注，提示法官需要重点看的内容，对有些图纸进行放大处理，或者拼接在一张图上。