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专利代理人考前培训--无效宣告请求书与意见陈述书代理实务

2007年专利代理人资格考试考前培




无效宣告请求书

意见陈述书代理实




国家知识产权局专利复审委员




内容提




..第一部分:无效宣告请求

..一、无效宣告请求的提

..二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依
..三、有针对性地进行论




..第二部分:针对无效宣告请求的意见陈述
..一、正确分析无效宣告请求书和所提交的证
..二、确定适当的应对策略,有针对性地反
..三、对专利文件的修改



..第三部分:涉及无效宣告请求书和相应意见陈述书的案



无效宣告
请求提出
复审委员会
形式审查
发出受理通知书
并转送文件
请求人
专利权人
答复意见
或期满未答复
进入合议组
审查
通知人民法院或
地方专利管理局
书面审查
决定口审并
发出通知
口头审理
北京市高级人民法院
北京市第一中级人民法院
作出审查决定
决定生效
送达当事人
维持决定撤销决定
当事人不起诉
无效宣告请求审查流程图
无效宣告
请求提出
复审委员会
形式审查
发出受理通知书
并转送文件
请求人
专利权人
答复意见
或期满未答复
进入合议组
审查
通知人民法院或
地方专利管理局
书面审查
决定口审并
发出通知
口头审理
北京市高级人民法院
北京市第一中级人民法院
作出审查决定
决定生效
送达当事人
维持决定撤销决定
当事人不起诉
无效宣告请求审查流程图

第一部分:无效宣告请求


一、无效宣告请求的提出
二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据
三、有针对性地进行论述



一、无效宣告请求的提出
1、法律依据
一、无效宣告请求的提出
1、法律依据
2、无效宣告请求客体
3、无效宣告请求人资格
4、无效宣告理由
5、无效宣告程序以及举证责任
6、无效宣告理由的增加与举证期限
7、对于外观设计专利权,以权利冲突作为无效宣告理由的
8、一事不再理
9、无效宣告请求不符合规定的法律后果
10、对请求书以及所提交证据的要求



一、无效宣告请求的提



1、法律依

u专利法第45条



自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任
何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有
关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权
无效。


一、无效宣告请求的提



1、法律依

u专利法第46条

..专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时
审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告
专利无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公


..对专利复审委员会宣告专利权无效或

者维持有效的
决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人
民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序
的对方当事人作为第三人参加诉讼。


一、无效宣告请求的提出

1、法律依



u实施细则第64条

..依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分
无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和
必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证
据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的
证据

..前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不
符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第
四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二
十条第一款、第二十一条第二款、或者属于专利法第五条、第
二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得的权利。


一、无效宣告请求的提出

1、法律依



u实施细则第65条:(法律后果规定的依据
)
..专利权无效宣告请求书不符合本细则第六十四条规定的,专利
复审委员会不予受理

..在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后,又以同样的
理由和证据请求无效宣告的,专利复审委员会不予受理
..以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为
理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证
明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理
..专利权无效宣告请求书不符合规定格式的,无效宣告请求人应
当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该无
效宣告请求视为未提出。


一、无效宣告请求的提



1、法律依

u实施细则第66条

..在专利复审委员会受理无效宣告请求后,请求人可
以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或
者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专利
复审委员会可以不予考虑。


一、无效宣告请求的提



1、法律依



应当向专利复审委员会提出无效宣告请求。
(A45)


专利复审委员会对无效宣告请求进行审查并作出
决定。(A46.1)


宣告专利无效的,由国务院行政部门登记和公告


(A46.1)


对无效宣告请求决定不服的,在收到通知三个月
内向人民法院起诉;对方当事人作为第三人参加
诉讼。(A46.2)




一、无效宣告请求的提出

2、无效宣告请求客



..无效宣告请求的客体应当是国务院专利行政部门已
经公告授权的专利



注意:
..可以针对权利要求书中的部分权利要求提出

效宣告请



..对于已经被生效决定部分无效的专利权,只
能针对被维持有效的权利要求提出无效宣告




..对已经终止或放弃的专利权是否仍可以提出
无效宣告请求?


一、无效宣告请求的提出

2、无效宣告请求客

..对已经终止或放弃的专利权是否仍可以提出无效宣告
请求



仍能够提出无效宣告请求的



.专利权人已声明放弃的专利权(声明之日起放弃
.因未缴费等原因被终止的专利



不能提出无效宣告请求的



.专利权人自申请日起放弃的专利权



.已经被生效的无效宣告请求审查决定宣告全部无
效的专利权(注意宣告部分权利要求无效的情况)


一、无效宣告请求的提



3、无效宣告请求人资



..专利无效宣告请求程序是依当事人的请求而启动
的,任何单位或个人可以提出无效宣告请求(A45)


该程序应当是应请求人的请求而启动的,请求人

负有举证责任



任何单位和个人包括专利权人本人都可以提出无
效宣告请求。但对于专利权人作为无效宣告请求
人的,有限制。


一、无效宣告请求的提出

3、无效宣告请求人资



请求人属于下列情形之一的,其无效宣告请求不
予受理



请求人不具备民事诉讼主体资格的



专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求
宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出
版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人
的。



一、无效宣告请求的提



4、无效宣告理



法定无效理



..专利的主题不符合发明、实用新型或外观设
计的定义——专利法实施细则第2


..专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨
害公共利益——专利法第5

..专利的主题不属于能够授予专利权的范围
—专利法第25条


一、无效宣告请求的提出

4、无效宣告理

..发明、实用新型专利的主题不具备新颖性、
创造性和实用性,外观设计专利主题不具备
新颖性或者与他人在先取得的合法权利相冲
突-专利法第22条、第23

..说明书没有充分公开发明或者实用新型——
专利法第26条第3

..授权专利的权利要求书没有以说明书为依
据——专利法第26条第4款


一、无效宣告请求的提出

4、无效宣告理

..授权专利的权利要求书不清楚,不简明或者
缺少解决其技术问题的必要技术特征——专
利法实施细则第20条第1款、第21条第2
..修改超出原申请记载的范围——专利法第33

..属于重复授权——专利法第9条、专利法实施
细则第13条第1款



一、无效宣告请

求的提



5、无效宣告程序以及举证责



..无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的、
通常为双方当事人参加的程序



复审委员会在无效宣告请求审理中处于中间裁判
准司法地位,就当事人请求的范围居间进行审查


当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或
者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供
证据加以证明。(行为责任



没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张
的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。(结
果责任)


一、无效宣告请求的提



6、无效宣告理由的增加与举证期

u法律依据-细则R66
u无效宣告理由的增

u举证期

Q请求人举

Q专利权人举证


一、无效宣告请求的提



6、无效宣告理由的增加与举证期



u法律依据-细则R66


..复审委受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无
效宣告请求之日起1个月内增加理由或补充证据,
逾期增加理由或者补充证据的,复审委可以不予考
虑。


一、无效宣告请求的提出

6、无效宣告理由的增加与举证期



u无效宣告理由的增



..请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理
由的,应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明;
否则,专利复审委员会不予考虑



..请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理
由的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外


..(i)针对专利权人以合并方式修改的权利要求,在专利复审
委员会指定期限内增加无效宣告理由,并在该期限内对所增
加的无效宣告理由具体说明的;


..(ii)对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变
更的。


一、无效宣告请求的提



6、无效宣告理由的增加与举证期



u举证期限-请求人举



..请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在
该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,专利
复审委员会不予考虑



..请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复
审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:


一、无效宣告请求的提



6、无效宣告理由的增加与举证期



u举证期限-请求人举证

但下列情形除外:

(i)针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,
请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内
结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;
(ii)在口头审理辩论终结前提交技术词典、技

术手册和教科书
等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式
的公证书、原件等证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关
无效宣告理由的。

一、无效宣告请求的提



6、无效宣告理由的增加与举证期



u举证期限-专利权人举

..专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交
证据,但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术
领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的
公证书、原件等证据,可以在口头审理辩论终结前补充
..专利权人提交或者补充证据的,应当在上述期限内对提
交或者补充的证据具体说明

..专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未
在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的,专
利复审委员会不予考虑。


一、无效宣告请求的提出

7、对于外观设计专利权,以权利冲突作为无效宣告理由



..以权利冲突作为无效宣告理由,请求宣告外观设计
专利权无效的,需提交生效的证明存在权利冲突的
处理决定或判决,否则不予受理。(R65.3)


..以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权
利项冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但
未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判
决的,不予受理。(指南4-18)



一、无效宣告请求的提



8、一事不再



..在专利复审委员会就无效宣告请求已经作出决定之
后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,不予
受理(R65.2)



对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以
同样的理由和证据请求宣告无效的,不予受理和审理


如果再次提出的无效宣告理由或者证据因时限等原因
未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑,则该请求
不属于上述不予受理和审理的情形。(指南4-16)


一、无效宣告请求的提出

8、一事不再

..如,两次请求的无效理由同样为权利要求1不
具备新颖性,并且所提交的证据均为同一篇专
利文件,涉及的内容(使用部分)相同,复审
委已经对第一次的请求作出了无效审查决定,
并且决定已经生效,则适用一事不再理原则,
复审委对后一请求不予受理

..但,若在第一次审查中由于举证期限等问题,
决定并没有对所述的理由和证据进行审查、认
定的,复审委受理第二个请求。


一、无效宣告请求的提



9、无效宣告请求不符合规定的法律后


..无效宣告请求视为未提出的情形

(1)无效宣告请求书应当符合规定的格式,不
符合规定格式的,专利复审委员会应当通知请


人在指定的期限内补正;期满未补正或者在指定
的期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷
的,该无效宣告请求视为未提出。(指南4-18-文件形式)

一、无效宣告请求的提



9、无效宣告请求不符合规定的法律后


..无效宣告请求视为未提出的情形

(2)无效宣告请求人未在细则第九十七条规定的
期限(自提出无效宣告请求之日起一个月)内缴
纳或者缴足无效宣告请求费的,该无效宣告请求
视为未提出。(指南4-18-费用)

一、无效宣告请求的提



9、无效宣告请求不符合规定的法律后


..无效宣告请求不予受理的情形

(1)无效宣告请求不是针对已经公告授权的专利。
(2)请求宣告无效的专利权已经被专利复审委员
会作出的生效的审查决定宣告全部无效或者部分
无效。
(3)无效宣告请求人不具备民事诉讼主体资格。
31



一、无效宣告请求的提



9、无效宣告请求不符合规定的法律后


..无效宣告请求不予受理的情形

(4)专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且
请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公
开出版物或者无效宣告请求人不是共有专利权的
所有专利权人。
(5)无效宣告理由不属于细则第六十四条第二款
规定的理由。
(6)无效宣告请求属于细则第六十五条第二款规
定的情形,即无效宣告请求作出决定后,又以同
样的理由和证据请求宣告无效的。

一、无效宣告请求的提



9、无效宣告请求不符合规定的法律后果

(7)以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合
法权利相冲突作为无效宣告理由,请求宣告外观设
计专利权无效的,但是未提交生效的能够证明外观
设计专利权与商标权、著作权等在先权利相冲突的
处理决定或判决。
(8)无效宣告请求人未具体说明无效宣告理由,或
者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无
效宣告理由,或者未指明没有理由所依据的证据。

一、无效宣告请求的提



9、无效宣告请求不符合规定的法律后果

(9)无效宣告请求人属于专利法第十九条第一款规
定的应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理
机构的情形,在指定的期限内补正不合格。

一、无效宣告请求的提



10、对请求书以及所提交证据的要求

1) 请求书以及所提交证据
提出无效宣告请求的,应当向复审委提交无效
告请求书和必要的证据,一式两份。(R64.1)


提出无效宣告请求的三个要件:
..无效宣告请求书——内容与形式
..必要的证据——需要证据证明的必须提交证

据,证据与事实的关

联性
..请求书、证据一式两份——形式要求


一、无效宣告请求的提



10、对请求书以及所提交证据的要求

2)无效宣告请求书的基本内容

u

无效宣告请求人,主要包括请求人姓名或名称、
国籍或所在地国家、地址及邮编、收件人姓名、
电话



u

专利代理机构,包括名称、代码、地址及邮编、
代理人姓名及电话、代理人工作证号


u

请求宣告无效所针对的专利权,包括专利号、专
利权人、发明创造名称和授权公告日


一、无效宣告请求的提出

10、对请求书以及所提交证据的要



2)无效宣告请求书的基本内容

u无效宣告请求的理由、范围及所依据的证
据,该部分的理由、范围和证据是有对应
性的

u结合证据对无效宣告请求理由的具体陈
u附件清单(证据清单

u无效宣告请求人或专利代理机构签
u专利复审委员会意见


一、无效宣告请求的提



10、对请求书以及所提交证据的要求

2)无效宣告请求书的基本内容

请求人按照专利法实施细则第64条第2款规定的
理由提出无效宣告请求的,应当将专利法及其实
施细则中有关的项、款、条作为独立的理由提出
(指南4-18)



..核心是无效宣告请求的范围、证据以及理由

的具体陈述,其基本要求——应当将专利法
及其实施细则种有关的项、款、条作为独立
的理由提出。


一、无效宣告请求的提出

10、对请求书以及所提交证据的要求

3)必要的证

一般情况下,均应当有证据证明其主张,即使主
张技术方案或技术特征属于本领域的公知技术,
也应当提交证据证明该其主张



对于少数不需要提交证据证明的情况,必须充分
说明提出无效宣告请求所涉及的具体事实、不符
合有关规定的具体理由。


一、无效宣告请求的提



10、对请求书以及所提交证据的要求

3)必要的证

证据与理由的对

..请求人提交的证据应当是无效宣告请求中使
用的证据,其与无效宣告理由应该对应。


一、无效宣告请求的提



10、对请求书以及所提交证据的要求

4)结合证据详细论述无效理

无效宣告请求书应当结合提交的所有证据具体说
明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据
的证据。(R64.1)


在提交有证据的情况下,应当结合提交的所有
据具体说明无效宣告请求的理由。(指南4-18)



一、无效宣告请求的提



10、对请求书以及所提交证据的要求

4)结合证据详细论述无效理

请求人提出专利权不具备创造性的无效宣告理
由,提交有多篇对比文

件的,应当指明与请求宣
告无效的专利最接近的对比文件,并且应当指明
其对比方式,指明是单独对比还是结合对比。如
果是结合对比,存在两种或者两种以上结合方式
的,还应当指明具体结合方式。对于不同的独立
权利要求,可以分别指明最接近的对比文件。
(指南4-18)


一、无效宣告请求的提出

10、对请求书以及所提交证据的要求

5)标准表格

二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


1、对请求宣告专利权无效的法律依据的理解与选



2、应当注意的问





二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

1、对请求宣告专利权无效的法律依据的理解与选


专利法第5条、第25



专利法实施细则第2



专利法第9条、细则第13条第1



专利法第22条第2



专利法第22条第3



专利法第22条第4



专利法第26条第3、4



专利法实施细则第20条第1款、第21条第2


专利法第33



专利法第23条


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..法第5、25条、实施细则第2

..专利法第5条:违反国家法律、社会公德或者妨害公
共利益的发明创造,不授予专利权



其中国家法律指的是全国人民代表大会、全国人
民代表大会常务委员会依照法定程序制定、颁布
的法律,不包括行政法规和规章。由于被滥用而
导致的违法,不属于此列;产品的生产、销售、
使用受到限制,但该产品本身或该产品的制造方
法不属于违法的发明创造,如武器。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法第25条:对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)用原子核变换方法获得的物质。
对前款第(四)项所列产品的生产方法,可
以依照本法规定授予专利权。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..对于智力活动规则的判断原



..原指南“现有技术贡献论”,对现有技术的贡献仅在
于属于智力活动的规则和方法的部分,该发明视为智
力活动的规则和方法;若不在于或不仅仅在于属于智
力活动的规则和方法的部分,则不能依据专利法25条
(二)拒绝授予专利权



..新指南权利要求“整体论”,权利要求全部内容中既
包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特
征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的
规则和方法,不应当依据专利法25条(二)拒绝授予
专利权。应当进一步审查,例如审查其是否符合法2


或者法22条的规定等。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法实施细则第2条

..专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进
所提出的新的技术方案



..专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造
或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案
..专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案

或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出
的富有美感并适于工业应用的新设计。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..法5条、25条、细则2条均是属于对保护客体进行审
查的法律依据

..这些无效理由是首先要审查的内容,如果不属于专
利保护的客体,则谈不上是否具备三性等
..注意三个条款之间的侧重点,不能混用


..是否属于保护客体与判断新颖性、创造性以及实用
性有着本质的区别,上述三个条款不是判断三性的
条款,特别是细则第2条。不能以不具备新颖性、
创造性或实用性而认为不是保护客体。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法第9条、细则第13条第1

..法第9条、细则第13条第1款涉及的是先申请原则和
避免重复授权的问题



法第9条:两个以上的申请人分别就同样的发
创造申请专利的,专利权授予最先申请的人


细则第13条第1款:同样的发明创造只能被授予
一项专利权。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法第22条第2



新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者
实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内
公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有
同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行
政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的
专利申请文件中。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法第9条、细则第13条第1款与法第22条第2款的




目的——前者(法9条、细则13条1款)防止重复授权;后者
(法22条2款)主要为防止将申请日前已经为公众所知的,
或者他人在先申请的在先申请中公开的技术方案授予专利
权,因此两者的目的不完全相同



对比对象——前者为权利要求之间的对比,后者为权利要求
与对比文件全文的对比



作为对比文件的时间性——新颖性的对比文件必须构成现有
技术或者申请在先公开在后的专利申请



细则13条的适用指南修改后有所变化。(专利权人是否相同)


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


u应注意



..如果对比文件能够用于评价法22条2款,也可以用于评

价法9条、细则13条1款,则应优先选用法22条2款,而
不必选择法9条、细则13条1款,因为法22条2款对专利
的要求更为严格。但外观设计没有抵触申请,不同人不
同日的在先申请作为对比文件的情况下,只能以法9条
提出



..当对比文件不能用于评价法22条2款和法9条,如:对比
文件为专利权人本人的申请,或他人同日的专利申请,
则只能提出细则13条1款的无效理由。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法22条第3



创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该
发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用
新型有实质性特点和进步



新颖性与对比文件单独对



创造性可将现有技术(对比文件)结合起来对


对于创造性,关键在于是否存在现有技术(对比
文件)结合的启示。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..法22条第4

..实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使
用,并且能够产生积极效果



关键点

..实用性的审查在新颖性和创造性之前,并且审查不局
限于权利要求书

..能够在产业上制造或使用,解决技术问题,并能产生
积极的效果

..是否具备实用性与其是否实施无关(强调未实施的不
一定没有实用性)。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..法第26条第3



说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,
应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度;必要
的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或实用新型
的技术要点。(技术方案/实施例



对于专利法第26条第3款,其关键为:“清楚、完整,能够
实现”;三者是一个整体,不是并列的要求,能够实现是对
清楚、完整程度的要求。从正面说是:清楚记载技术方
案,详细描述具体实施例,充分公开必要技术特征,达到
所属技术领域的技术人员在阅读说明书后能够实现的程
度,并产生预期的技术效果。(无效程序中的特殊性)


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..实用性要求与充分公开要求的比



实用性强调能够在产业上制造或使用,即产业上被
制造或使用的可能性,满足实用性不能违背自然规
律并应具有再现性。不能够制造或使用(不具有再
现性)是由技术方案本身的缺陷引起的,与说明书
的公开程度无关



充分公开中的“能否实现”取决于说明书的公开程
度,即不能实现是由于说明书没有充分公开所需要
的技术内容导致的本领域技术人员不能实现,对应
专利法第26条第3款




二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法第26条第4

..权利要求书应当以说明书为依据,说明要求保护的
范围。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法实施细则第20条第1

..权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特
征,清楚、简要地表述请求保护的范围


清楚:权利要求类型清楚、技术方案清楚、保护范围清
楚,以及权利要求书作为一个整体应当清楚


简要:每一项权利要求以及权利要求书应当简要,一件申
请不得出现两项或两项以上范围实质相同的同类权利要求。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

细则20条1款中“不清楚”常见的几种的类型


权利要求的类型不清楚:例如“一种…技术”
不清楚其是方法权利要求还是产品权利要求


权利要求的主题和权利要求的内容不一致,如
主题为产品,但权利要求内容所涉及的都是方
法步骤



权利要求所用的词语含义不清楚。如,采用同
一词语表示的构件在权利要求中不同部分出现
时含义改变,使得该词语的含义不确定等。或
者使用技术含义不确定的技术词语,说明书对
此未做解释。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..法26条第3款中的“清楚”指的是说明书(包括附图)
中所述的技术方案(及相应权利要求中的技术方案)
是否清楚、完整,法26条的关键在于,本领域技术
人员根据说明书(包括附图)公开的内容是否能够
实现其所述的技术方案



..细则第20条第1款中的“清楚”,重点在于权利要求
限定的保护范围是否清楚(包括技术方案本身是否
清楚、限定的范围是否清楚)。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..细则第20条第1款与细则第21条第2

..实施细则第20条第1款涉及独立和从属权利要求
..细则第21条第2款,只涉及独立权利要求。必要技术
特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不
可缺少的技术特征,其总和足以构成区别于背景技
术的其他技术方案。必要技术特征的判断:应从所
要解决的技术问题出发,并考虑说明书描述的整体
内容,不应简单地将优选实施例中的技术特征直接
认定为必要技术特征。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..专利法第26条第4款与专利法第33

..法第26条第4款与专利法第33款有着密切的关系,它
们的基础均是申请日提交的说明书(包括附图)、
权利要求书所表达的内容,以及所属领域技术人员
从其表达的内容中能够直接推导的内容;在这个基

础上,从修改的角度

看是否超范围的问题,从权利
要求的角度看就是是否被说明书支持的问题,它们
涉及的很可能是相同的事实。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


..无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性
各有不同,但它们是有关联的,对某一具体事实来
说可能会适用其中不止一个条款,请求人出于其对
法律的理解以及不同的考虑,也会就同样的事实以
不同的条款提出无效宣告请求



..一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无
效理由的,专利代理人应当认真权衡分析,选择其
中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由,
突出予以阐述,避免平均使用笔墨,缺乏重点。



二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


2、应当注意的问

..无效宣告理由不属于专利法实施细则第64条第2款规
定的范围的,不予受理

..无效宣告请求应当将专利法及其实施细则中有关的
条、款、项作为单独的理由提出。


二、正确选择请求宣告专利权无效的法律依


2、应当注意的问题
:
..无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性各
有不同,但它们是有关联的,对某一具体事实来说可
能会适用其中不止一个条款,请求人出于其对法律的
理解以及不同的考虑,也会就同样的事实以不同的条
款提出无效宣告请求

..一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无效
理由的,专利代理人应当认真权衡分析,选择其中最
有说服力、请求无效成功可能性最大的理由,突出予
以阐述,避免平均使用笔墨,缺乏重点。



三、有针对性地进行论述
1、基本要求
三、有针对性地进行论述
1、基本要求
2、进行有针对性评述的具体内容和步骤
3、进行有针对性评述时应特别注意的问题
4、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应包含的


内容
5、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应包含的


内容
6、以不具备实用性为由请求宣告专利权无效
7、以不具备专利法第26条第4款和细则第21条第2款为理由请求


宣告专利权无效
8、以不具备实施细则20条第1款为理由请求宣告专利权无效
9、以不具备专利法第26条第3款为理由请求宣告专利权无效


70



三、有针对性地进行论述

1、基本要

..无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体
的分析,具体指明其存在何种不符合专利法及其实
施细则有关规定的缺陷,详细论述为什么不符合有
关规定的理由

..无效宣告请求书应当避免强词夺理,避免仅仅提出
请求无效的主张而没有针对性,或者罗列

有关证据
而没有具体分析说理。
..无效宣告请求书应当用词规范,有理有据,条理清
晰。



三、有针对性地进行论



2、进行有针对性评述的具体内容和步

..1)首先应当明确无效宣告请求的法律依据(无效理
由)、该理由所涉及的权利要求,以及所依据的证


..2)针对每一项无效理由具体陈述



A、首先明确相关的法律规定及其解释



B、事实认定,包括

..专利中相关事实认定

..证据中相关事实认定




三、有针对性地进行论述

2、进行有针对性评述的具体内容和步



..专利中相关事实认



明确无效宣告请求针对的专利(包括授权的权利要求书、
说明书,或原始申请文件)存在可以作为无效宣告请求理
由提出的缺陷,具体事实



..证据所反映的事



..具体分析所提出证据的真实性、合法性以及与上述待证事实
的关联性,即说明证据如何证明所述事实

..客观陈述证据(对比文件)揭示的内容,必要时指出具体出
处,如书证的页码、行、图、表等

..3)在事实认定的基础上,对相关法律规定的适用进行
具体分析。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定
的结论。


三、有针对性地进行论



3、进行有针对性评述时应特别注意的问

..1)一般应当首先提出不属于专利保护客体的无效
宣告理由

..2)以不符合法第26条第3、4款、第33条以及细则
第20条第1款,第21条第2款等请求宣告专利权无效
的,应具体指明专利不符合上述条款的具体事实,
只笼统提出哪一项权利要求不符合上述条款是不够
的。


三、有针对性地进行论



3、进行有针对性评述时应特别注意的问

..3)通常情况下,必须举证有关证据,对于所称的
公知技术也应当举证证明;在充分举证的基础上,
合理地运用这些证据

..不需要提交证据支持的仅为:众所周知的事实、自
然规律及定律、按照法律规定推定的事实以及根据
日常生活经验法则推定的事实,但这些情况中除了
自然规律及定律,当事人有相反的证据足以推翻的
除外。


三、有针对性地进行论



3、进行有针对性评述时应特别注意的问

..4)对于不能单独使用、需要与其他证据形成证据
链证明某一事实的,还应具体分析不同证据之间如
何彼此关联,形成完整的证据链证明待证事实成立
..5)对于以专利权不具备新颖性和创造性等理由请
求宣告无效的,应当通过技术方案与现有技术的对
比,论述理由。


三、有针对性地进行论



3、进行有针对性评述时应

特别注意的问

..6)举证两份以上现有技术证据,以专利不具备创
造性为理由请求宣告无效的,除了论证现有技术的
结合能够覆盖专利权利要求记载的技术特征之外,
还应当着重分析为什么其结合对于所属技术领域的
技术人员来说是显而易见的理由。



三、有针对性地进行论述

4、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应
包含的内



u

(1)新颖性的法律规定及其解

u

(2)明确该无效宣告理由涉及的权利要
u

(3)用于证明现有技术的证据(对比文件
w申请日之前的公开出版

w申请日之前在国内使用公开的证

w申请日之前以其他方式公开的证

w他人在先申请在后公开的专利申请文件


三、有针对性地进行论



4、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应包
含的内



u

(4)对比文件所公开的内

w直接使用对比文件中的用语,有相应图标的应引用图标
(避免直接使用涉案权利要求中的描述对比文件公开的
内容



w说明所引用内容的具体出处(包括在对比文件文字部分
的记载位置以及所使用的附图标号,有中文译文直接指
出所引用内容在译文中出现的位置)


三、有针对性地进行论



4、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应包
含的内



w

在描述方式上应当区分在对比文件中有直接文字记
载的内容,以及文字部分所没有涉及但认为从图中
能够得出的内



w

对于所引用的对比文件不同部分所公开的内容非明
显属于同一技术方案的情形,应当说明认为各部分
内容属于同一技术方案的理由


三、有针对性地进行论



4、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应包
含的内



u

(4)权利要求和对比文件所公开内容的对
v
a、技术方

w

权利要求和对比文件中用语相差较大时明确二者之
间的对应关



w

当存在区别,但认为区别是惯用手段的直接置换时
说明理



w

权利要求中存在并列技术方案的,一般为等效的技
术方案,对此可以一并评述,(如化学领域中的马
库什权利要求)。但对于一个权利要求中多个必须
分开的并列技术方案,应分别进行评述。


三、有针对性地进行论述三、有针对性地进行论述
4、对不符合新颖性规定的无效理由进行针对性论述时应


含的内

v
b、所属技术领

v
c、解决的技术问

v
d、技术效



结论性意见


w权利要求(或其中的某一技术方案)与某对比文件相比
不具有新颖性,不符合专利

法第22条第2款的规定。



三、有针对性地进行论述

5、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应
包含的内



u

(1)创造性的法律规定及其解

u

(2)明确该无效宣告理由针对的权利要
u

(3)明确所使用的对比文

w申请日之前的公开出版

w申请日之前在国内公开使用或以其他方式为公众所知
的证

w明确评述方



w

有多篇对比文件的,指明最接近的对比文


w

明确单独使用还是结合其他对比文件或结合公知
常识进行评述


三、有针对性地进行论



5、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应
包含的内



u


(4)描述最接近对比文件所公开的内
w直接使用对比文件中的用语,有相应图标的引用图标
(避免直接使用权利要求中的相应用语描述对比文件
公开的内容



w说明所引用内容的具体出处(包括在对比文件文字部
分的记载位置以及所使用的附图标号,有中文译文直
接指出所引用内容在译文中出现的位置


w在描述方式上应当区分哪些是在对比文件中有直接文
字记载的内容,哪些是文字部分所没有涉及但认为从
图中能够得出的内容


三、有针对性地进行论述

5、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应
包含的内



u

(5)权利要求和最接近对比文件的对
w找出权利要求的区别技术特征,确定其实际解决的技
术问题


u

(6)对权利要求的技术方案是否显而易见的分
w现有技术整体上存在某种技术启示,即现有技术给出
了将上述区别特征引用到该最接近对比文件以解决其
存在问题的启示


三、有针对性地进行论



5、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应
包含的内



v

a、区别技术特征是否是公知常



w引入公知常识性证



v

b、区别技术特征为与最接近对比文件相关的
术手段(同一篇对比文件公开的相关技术内容


w具体分析该从相关技术内容想到区别技术特征的理


v

c、另一篇对比文件所公开的内



w另一篇对比文件与最接近对比文件结合的具
体分析


三、有针对性地进行论述三、有针对性地进行论述
5、对不符合创造性规定的无效理由进行针对性论述时应
包含的内



结论性意



w某项权利要求(或其中的某一技术方案),
不符合专利法第22条第3款的规定



三、有针对性地进行论



6、以不具备实用性为由请求宣告专利权无



..实用性,是指发明或者实用新型申请的主题必须能够
在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效


u专利法第二十二条第四款所说的“能够制造或使用”是
指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造
或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违
背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或使用
而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的,
与说明书公开的程度无关。


三、有针对性地进行论



6、以不具备实用性为由请求宣告专利权无



..实用性,是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在
产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果


u无积极效果:具备实用性的技术方案应当能够产生预期
的积极效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用
新型的技术方案不具备实用性。


三、有针对性地进行论



6、以不具备实用性为由请求宣告专利权无



..对实用性的评述应包含的内容



u(1)针对什么方

u(2)所评述的方案是否能够在产业上制造或使
.有无再现

.是否违背自然规

u(3)有无积极效

w明显无益社会?
w脱离社会需要

w严重浪费能源或者资源、损害人身体健康?



三、有针对性地进行论



7、以不具备专利法第26条第4款和细则第21条第2款为理
由请求宣告专利权无



..权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护
的范围。(A26.4)


..权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当
得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求
所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人
员能够从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出
的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。


三、有针对性地进行论



7、以不具备专利法第26条第4款和细则第21条第2款为由
请求宣告专利权无



..独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技
术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。(R21.2)


u

必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题
所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新
型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方




u

判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决
的技术问题出发并结合说明书的整体内容,不应当简单地
将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。


三、有针对性地进行论



7、以不具备专利法第26条第4款和细则第21条第2款为由
请求宣告专利权无

..对专利法第26条第4款的评述应包含的内容
u指出权利要求中的具体技术特

u描述说明书对相关内容的记




u结合说明书对相关内容的记载以及本领域普
通技术人员所应具有的能力具体分析权利要
求中的特征得不到说明书支持的理由


三、有针对性地进行论述

7、以不具备专利法第26条第4款和细则第21条第
2款为由请求宣告专利权无

..对专利法实施细则第21条第2款的评述应包含

的内容

uuu
本专利发明目的(从本专利所要解决的技术问题出发
结合说明书的整体内容(考虑说明书对发明效果的描
述,进而明确本专利为解决技术问题所采取的技术手


具体分析缺少必要技术特征的理

u得出结论



三、有针对性地进行论



8、以不具备实施细则20条第1款为理由请求宣告专利权无



..实施细则第20条第1款规定,权利要求书应当说明发
明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请
求保护的范围。


三、有针对性地进行论



8、以不具备实施细则20条第1款为理由请求宣告专利权无

..对专利法实施细则第20条第1款的评述可包含以下内容


u权利要求的类型不清楚:例如“一种…技术”,不清楚
其是方法权利要求还是产品权利要求;权利要求的主
题和权利要求的内容不一致,如主题为产品,但权利
要求内容所涉及的都是方法步骤

u权利要求所用的词语含义不清楚。如,采用同一词语
表示的构件在权利要求中不同部分出现时含义改变,
使得该词语的含义不确定等。



三、有针对性地进行论



9、以不具备专利法第26条第3款为理由请求宣告专利权无


说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技
术领域的技术人员能够实现为准

..清

..完整:凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、
惟一地得出的有关内容,均应当在说明书中描述


..能够实现:所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术
领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或
者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技
术效果。


三、有针对性地进行论述

9、以不具备专利法第26条第3款为理由请求宣告专利权无

..对有关专利法26条第3款无效理由的分析包含的内容



针对什么技术内



具体分析缺乏解决技术问题的手段而无法实现的理
u只给出任务和/或设想,或者只表明一种愿望和/或结果,而
未给出任何使用所属技术领域的技术人员能够实施的技术方




u只给出了技术手段,但对所属技术领域的技术人员来说,该
手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法具体实施
u只给出了

技术手段,但所属技术领域的技术人员采用该手段

不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题
u申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案,对于其中一
个技术方案,所属领域技术人员按照说明书记载的内容不能
实现

u给出具体的技术方案,但未给出实验数据,而该方案必须依
赖实验结果加以证实才能成立。



第二部

针对无效宣告请求书的意见陈述


一、正确分析无效宣告请求书及请求人所提交
的证据
二、确定适当的应对策略,有针对性地反驳
三、对专利文件的修改



一、正确分析无效宣告请求书及请求人所提交





..根据无效宣告请求审查程序的相关规定,无效宣告请
求的审查的范围一般仅限于请求人提出的无效理由、
范围和证据进行审查。所以,针对无效宣告请求书进
行答辩之前,被请求人首先应认真阅读、理解无效宣
告请求书,分析请求人的无效宣告请求的理由包括哪
些法律依据;每一项理由所涉及的权利要求有哪些;
所依据的证据是什么;以及无效宣告请求理由是否成
立。


一、正确分析无效宣告请求书及请求人所提交




1、无效请求的理由:全面了解请求宣告专利权无效的理
由,准确判断其是否属于专利法实施细则第六十四条
第二款规定的范围



..如,专利权权属纠纷的问题,不属于无效宣告请求
的范围。


一、正确分析无效宣告请求书及请求人所提交




2、核实请求人提供的支持其无效主张的所有证据是
否属实;核实证据与所案件事实之间的关联性,
主张的事实是否成立。

3、若案件事实成立,对其与无效请求理由之间是否
存在因果关系做出正确判断。



二、确定适当的应对策略,有针对性地反


1、意见陈述书的基本要求
2、针对请求人证据的反驳
3、针对每一项无效宣告请求理由进行反驳
4、必要时提出反证



二、确定适当的应对策略,有针对性地反驳


1、意见陈述书的基本要

..(1)填写表

..正确填写“复审、无效请求意见陈述书”表格中

的各项内容,特别是“案件的编号”



..专利复审委员会发出的无效宣告请求受理通知
书中给出了该无效宣告请求案的案件编号
..当针对本专利有多个无效宣告请求时,特别要

注意区分该意见陈述书是针对哪个请求人的。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反驳


1、意见陈述书的基本要



..(2)意见陈述书的表达方

..词语规范,有理有据,条理清楚,逻辑清晰。避免
强词夺理

..意欲维持专利权全部有效的,意见陈

述书应当对所
有无效宣告理由和证据予以回答

..意欲维持专利权部分无效的,意见陈述书应当对相
关的无效宣告理由和证据予以回答,或者修改权利
要求书。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反



..(2)意见陈述书的表达方

..步

..针对无效请求人的具体意见所涉及的法律问题,提
出对相关法律条款的正确理解

..对相关事实的认定(包括证据认定的事实,也包括
对专利相关技术内容的认定),如果请求人对相关
事实的认定错误,应明确指出,并提出专利权人认
为正确的事实认定。
..最后对该案件中所涉及的相关问题结合相关的法律
适用进行分析,从而得出该专利符合相关法律规定
的结论。



二、确定适当的应对策略,有针对性地反


2、针对请求人证据的反驳

(1)从程序上看,请求人提交的证据是否超过
举证期限
(2)针对证据本身的反驳

二、确定适当的应对策略,有针对性地反


(1)从程序上看,请求人提交的证据是否超过举证期限


..请求人于2004年3月5日以邮件方式向专利复审委员会寄交了针对某实用
新型专利(下称本专利)的无效宣告请求书,提出本专利不具备新颖性、
创造性,并提交了一份中国发明专利说明书(下称对比文件1)作为已
有技术证据



..专利复审委员会于2004年3月10日收到上述无效请求并经形式审查合格
后于当日向请求人及专利权人发出无效宣告请求受理通知书


..请求人于2004年4月9日又寄交了另一份中国实用新型专利说明书(下称
对比文件2),提出将对比文件1与对比文件2相结合评价本专利的创造




.
2004年8月15日专利权人收到专利复审委员会发出的口审审理通知书,
以及随口审通知书转送的上述对比文件2。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反


(1)从程序上看,请求人提交的证据是否超过举证期限
分析判

..《专利法实施细则》第66条规定:“在专利复审委员会受理无

效宣告请求后,请求人可以在提出无效请求之日起1个月内增

加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专


复审委员会可以不予考虑。



..上述的1个月期限的起算日期——无效宣告请求日


..该案中的无效宣告请求日:2004年3月5日



..请求人提交对比文件2的日期:2004年4月9日。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反


分析结果


..请求人提交对比文件2的日期,已经超出了自请求之日
起1个月的期限



..该对比文件2的提交不符合《实施细则》第66条的规
定,专利权人可以要求

专利复审委员会对该对比文件2
不予考虑。



二、确定适当的应对策略,有针对性地反



(2)针对证据本身的反

..从证据的
..关联

..合法

..真实



..对请求人提交的证据进行反驳


二、确定适当的应对策略,有针对性地反


(2)针对证据本身的反驳
案例
1
..请求人在无效宣告请求中主张本专利不具备新颖性,
并提供了一份技术合作开发合同。合同的甲方为专利
权人、乙方为请求人。合同规定由甲方负责提出技术
要求并对试制的样品进行性能测试,乙方负责产品的
技术开发。合同中还规定,双方对开发的技术内容负
有保密义务。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反


案例1的分析



..证据的关联性

..是指证据与待证事实之间的逻辑关系,即只有对待
证事实有证明作用的材料才能成为证据,这种证明

作用就是证据的关联性

..新颖性的概

..已有技术的概

..案件的待证事实——某项已有技术的存

..证据1与无效请求待证事实的关联性


二、确定适当的应对策略,有针对性地反


..案例2(关联性

..无效请求人主张,本专利的产品在其申请日前已被公
开销售,因而本专利不具备新颖性。请求人提供了一
张销售发票,以支持其主张



..分析

..针对请求人提出的本专利不具备新颖性的无效理由,
案件的待证事实——某已有技术的存在,并且该已有
技术与本专利所要求保护的技术方案相同
..请求人提供的发票本身并不能反映所销售产品的结
构,即不能证明声称的已有技术的内容是什么,即仅
根据发票不能证明案件的待证事实。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反


..案例3(真实性)

..无效请求程序中,请求人提出专利权人在申请日前已
经公开销售了其专利产品,因而该专利不具备新颖性。
作为支持其主张的证据,请求人提供了一份公证书,
公证书中含有一份证人证言和一张产品照片。其中的
证人证言称:“我于X年X月X日在X市场购买了如照片所
示的产品A。……”公证书的证词称:“公证书粘连的
证人证言是XXX 所说,其中的签名为XXX亲笔所签”。


二、确定适当的应对策略,有针对性地反驳

案例3分



..证据的真实性

..是指保证发现客观真实的需要。真实性有形式上的真实与内
容的真实之分。形式上的真实是指证据的载体是否为真实
的,而内容上的真实是指证据所证明的内容是否为真实的


..请求人提供的公证书只能证明—证人证言形式上的真
实性,即证明该证言确实是XXX所说,但

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